查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
专利法第九条“例外情况”简析
【作者】 王培超【合作机构】 北京市集佳律师事务所
【主题分类】 专利法【发布时间】 2017.06.16
【全文】法宝引证码CLI.A.223826    
  实践中,申请人也经常采用针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法,由此,在发明专利申请的实质审查过程中,审查员会发出“不符合专利法第九条的规定”的审查意见。但是,相对于法二十二条或二十六条,代理人对法九条的理解通常并不那么深刻,从而有时会给申请人提出不恰当的建议。这种情况下,对中国专利法的规定不甚了解的申请人、尤其是国外申请人容易盲从于代理人的建议,从而针对这种审查意见通知书作出不恰当的应对,导致不利的后果。有感于此,笔者对法九条的规定进行了进一步的研究,在此进行简单的说明,以期能够对代理人的工作有所帮助。   专利法第九条规定同样的发明创造只能授予一项专利权。但同时还规定了一种例外情况“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”。   实践中,申请人也经常采用针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法,由此,在发明专利申请的实质审查过程中,审查员会发出“不符合专利法第九条的规定”的审查意见。但是,相对于法二十二条或二十六条,代理人对法九条的理解通常并不那么深刻,从而有时会给申请人提出不恰当的建议。这种情况下,对中国专利法的规定不甚了解的申请人、尤其是国外申请人容易盲从于代理人的建议,从而针对这种审查意见通知书作出不恰当的应对,导致不利的后果,进而也会影响申请人对代理人、代理机构的评价。   有感于此,笔者对法九条的规定进行了进一步的研究,在此进行简单的说明,以期能够对代理人的工作有所帮助。   一、什么是“同样的发明创造”?   根据审查指南的规定,“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在保护范围相同的权利要求。与新颖性的判断标准不同,在判断是否属于“同样的发明创造”时,应当对权利要求书的内容进行比较,而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。如果有至少一项权利要求的保护范围完全相同,则应当认为属于“同样的发明创造”。如果并不存在保护范围相同的权利要求,则即便说明书的内容相同,也应当认为不属于“同样的发明创造”。   二、申请人为什么要“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”?   既然“同样的发明创造”指的是权利要求的保护范围相同,鉴于费用的原因,貌似并无“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的必要。其实不然,正所谓“熙熙攘攘,皆为利往”,与可能获得的利益相比,费用可以说是微不足道的。   众所周知,我国针对实用新型专利申请采取初步审查制度,从提出专利申请到被授予专利权所需时间较短。而针对发明专利申请则采取早期公开、实质审查制度,从提出专利申请到被授予专利权需要较长的时间。但是,另一方面,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年。再者,针对二者的创造性要求也不同,发明要求“具有突出的实质性特点和显著的进步”,而实用新型仅要求“具有实质性特点和进步”。   因此,如果申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,则很快就能够被授予实用新型专利权,从而使其发明创造及时获得专利保护。另一方面,在发明专利申请符合授权条件的情况下,通过声明“放弃实用新型专利权”,就可以被授予发明专利权。这样,申请人既能够享受发明专利权所提供的二十年的保护期限,又不必担心其发明创造不能获得及时的保护。再者,申请人可以根据发明专利申请

  ······

法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
本篇【法宝引证码CLI.A.223826      关注法宝动态: