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创造性答复时是否需要进行技术问题的对比?
【作者】 陈莎莎【合作机构】 北京市集佳律师事务所
【主题分类】 专利法【发布时间】 2017.06.16
【全文】法宝引证码CLI.A.223828    
  一、问题引出   部分代理人在答复审查意见时习惯于套用答复模板,笔者发现,很多创造性的答复模板中都会对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对。此外,笔者最近在答复审通时也有客户提出了需要进行技术问题比对的需求,并且客户认为这是答复审通时的必要步骤。因此,笔者不禁产生一些思考,在创造性答复时是否需要对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对。   二、不同观点   观点一:创造性答复时需要进行技术问题的比对   部分代理人在套用创造性的答复模板时,都会根据答复模板的格式需求进行技术问题的比对,但是可能并没有深入思考是否需要以及为什么需要进行技术问题的比对。   观点二:创造性答复时不需要进行技术问题的比对   持此观点的人大部分都是以创造性评价的“三步法”为依据,下面详细说明。   创造性是发明授权的实质性条件之一,根据《专利法》第22条3款可知,发明的创造性是指与现有技术相比,发明具有突出的实质性特点和显著的进步。而根据审查指南的规定,在判断发明是否具有突出的实质性特点时,要判断对本领域的技术人员来说,要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行:(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员是否显而易见。上述三个步骤也就是俗称的“三步法”。   目前,审查员在评价创造性时,通常都是基于“三步法”原则。而根据“三步法”的以上过程可知,“三步法”中并不存在对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对的过程。也就是说,审查员在进行创造性评价时,并没有进行技术问题的比对,而代理人主要是针对审查员的评价进行答复,显然也就不存在进行技术问题比对的意义。如果代理人在答复过程中进行了技术问题的比对,就会造成审查员在说“东”,而代理人在回复“西”的效果。   三、笔者观点   上述观点二从创造性评价的“三步法”入手,比较符合逻辑,这也是笔者最初所持的观点。但是在答复一些审查意见之后,笔者认为,上述观点二存在一定的片面性,实际上,在部分案件中,进行技术问题的比对也不失作为创造性答复的辅助手段。下面笔者通过一个复审案例进行说明。   四、具体案例   1、本案权利要求1的技术方案:   一种网上支付的方法,其特征在于,包括:   第一服务系统根据用户的支付请求创建支付订单,同时该第一服务系统根据所述支付订单生成一鉴别标识,并将该鉴别标识存储在发起所述支付请求的用户本地终端中;   所述第一服务系统将所述支付订单对应的支付链接返回给用户,所述支付链接中携带所述鉴别标识;   所述第一服务系统接收第二服务系统发送的支付鉴别请求,所述支付鉴别请求中携带有所述第二服务系统从用户向其发起付款请求时所使用的支付链接中获取的鉴别标识;   第一服务系统鉴别发起所述付款请求的用户本地终端中是否有与支付鉴别请求中携带的鉴别标识相同的鉴别标识,并向所述第二服务系统返回支付鉴别结果;   第一服务系统接收第二服务系统根据支付鉴别结果与用户交互完成或者终止支付的通知。   本案权利要求1的技术方案可以通过下图表示:       2、对比文件的技术方案:   预先存储第二生物测定样本,生物测定样本是接受者本人的生物特性,例如指纹等,在交易时接收第一生物测定样本,通过判断第一生物测定样本是否与存储的第二生物测定样本相匹配,判定是否提供资金给接受者。   3、驳回决定的评价过程:   审查员认为对比文件中的1中的生物测定样本相当于鉴别标识,并且认为对比文件公开了权利要求1的大部分特征,区别仅在于将“支付链接”发送给用户以进行鉴别,而该区别为本领域的公知常识。   4、答复方式分析:   本案权利要求1的关键在于,用户发起支付请求时

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