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对同样发明创造专利该怎样处理?
【作者】 王雪【合作机构】 北京市集佳律师事务所
【主题分类】 专利法
【摘要】   中国《专利法》第九条第一款规定,同样的发明创造只能授予一项专利权,从而确立了专利审查中所谓的“禁止重复授权”原则。然而,该原则应理解为“同样的发明创造不能有两项有效的专利权同时存在”,亦或是“对同样的发明创造不能两次授予专利权”,对于审查实践中对该原则的掌握至关重要,但是恰恰似乎难有定论。
【发布时间】 2017.02.17
【全文】法宝引证码CLI.A.221918    
  中国《专利法》九条第一款规定,同样的发明创造只能授予一项专利权,从而确立了专利审查中所谓的“禁止重复授权”原则。然而,该原则应理解为“同样的发明创造不能有两项有效的专利权同时存在”,亦或是“对同样的发明创造不能两次授予专利权”,对于审查实践中对该原则的掌握至关重要,但是恰恰似乎难有定论。
  笔者理解,在中国市场经济持续发展的背景下,根据现实需求进行适合的理解是恰当的选择,这也就是第九条第一款补充规定禁止重复授权例外情况的原因。在该例外情况下,“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”。具体而言,只有同时满足上述如此“苛刻”的条件,才允许“两次授予专利权”。本文讨论的主题正是在于该例外情况在审查实践中的理解和处理。
  以笔者处理的一件外国申请人的中国发明专利申请(以下称“本申请”)案件为例。在第一次审查意见通知书中,审查员指出,本申请的权利要求1-11所请求保护的技术方案与同一申请人的具有同一优先权日、已授权且专利权尚未终止的中国实用新型专利(以下称“对比文件Y”)的权利要求1-11所保护的技术方案属于同样的发明创造,不符合专利法第九条第一款的规定。进而,审查员还指出,申请人可以通过选择(1)撤回本申请、(2)放弃已授予实用新型专利或者(3)修改本申请权利要求,以克服所指出的该缺陷。
  经查阅案卷,笔者注意到,申请人于2012年6月22日向中国专利局提交了本申请,并要求了申请日为2011年9月9日的欧洲专利局专利申请(以下称“欧洲申请”)的优先权;并且申请人还于2011年9月15日向中国专利局提交了对比文件Y的实用新型专利申请,也要求了欧洲专利的优先权。可见,这两件中国专利申请具有相同的优先权日,但是并不具有相同的申请日。
  此外,经过分析,这二者相应权利要求所要求保护的技术方案符合《专利审查指南》中对专利法第九条关于判断同样发明创造的内容,属于同样的发明创造。
  然而,显然这两件专利申请并非同日向中国专利局递交,并不属于专利法第九条第一款的例外情况。也就是说,审查员在审查意见通知书中指出的用以克服缺陷的第(2)项选择并不恰当,具体而言,申请日是无法通过放弃已授予实用新型专利来克服不符合专利第九条第一款的缺陷的。
  对于此情况,根据《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节,“在对一件专利申请进行审查的过程中,对于同一申请人同日(指申请日,有优先权的指优先权日)就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权,并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行修改”,正确的处理方式是对本申请进行修改,或者撤回本申请。
  因此,在向申请人转达该审查意见通知书时,提示申请人审查员指出的第(2)项选择是错误的,应仅考虑第(1)项和第(3)项选择。当然,同时也与审查员进行了沟通,审查员也承认了该错误。申请人最终选择对本申请的权利要求进行修改,从而克服了相应缺陷。夫妻本是同林鸟
  上述的例外情况除了在《

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