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等同原则对功能性特征的适用
【副标题】 ——评法释〔2016〕1号第8条【作者】 李春晖
【合作机构】 北京市集佳律师事务所【主题分类】 专利法
【摘要】   最新司法解释法释〔2016〕1号第8条对功能性特征提出了定义和不同于传统等同原则的等同标准。这种对功能性特征和普通技术特征的区分在技术层面是困难的,在权利层面会导致权利要求保护范围因技术特征会否被认定为功能性特征而产生极大不同,从而推动产生一些不必要的争议,影响权利人行使权利。事实上,美国司法实践以及功能性特征与普通技术特征在权利要求中的目的、在语言学上的关联、在司法实践中的解释方式、等同原则与功能性特征的根源与目的等,均表明功能性特征应与普通技术特征一样适用传统的等同原则。即,对功能性特征等同侵权的标准,应为“以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果”。
【发布时间】 2017.02.17
【全文】法宝引证码CLI.A.221917    
  一、问题的提出:功能性特征不再适用等同原则?
  在我国专利实践中,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(下称《规定》)第17条正式引入了等同原则,确立了等同原则的基本标准,即手段、功能、效果的基本相同。
  审查指南提及了“功能或者效果特征”及“功能性限定的技术特征”,但未直接定义。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下称《解释》)第4条涉及“以功能或者效果表述的技术特征”,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2016〕1号,下称《解释二》)则直接定义了功能性特征。三者所指为同一对象。
  在侵权救济程序中,《解释》第4条规定,“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。”若被控产品与说明书及附图(以下仅称“说明书”)记载的具体实施方式不相同也不等同,即使其落入功能性特征1的语义范围也不侵权。
  该第4条涉及了“等同”。从其措辞来看,这里的“等同”非指传统的等同原则,而是功能性特征的解释所使用的一种手段。它与等同原则的标准有何异同?在这一点上存在分歧。分歧主要在于对功能和效果这两个要素,是“相同”还是“基本相同”。若考虑到该第4条的目的是“确定技术特征的内容”,亦即解释权利要求的技术特征,而非进行侵权判定,认为该“等同”的标准是“基本相同的手段、相同的功能和效果”是有道理的,毕竟功能性特征就是用功能或效果来限定该技术特征本身2.相对于传统的由三个“基本相同”构成的“标配”等同原则而言,我们不妨将只有一个“基本相同”的“等同”称为“低配等同”。
  基于前述可自然推知,对于经说明书和附图解释的功能性特征仍可适用等同原则。即,经过《解释》第4条的解释,功能性特征的内容包括与说明书中的具体实施方式以相同或基本相同的手段实现相同的功能和效果的实施方式。这是判定字面侵权(相同侵权)的基础。进一步,在等同原则之下,与该功能性特征相比,以基本相同的手段,实现基本相同的功能和效果的技术特征,为等同技术特征,构成等同侵权的基础。
  然而,最新颁布的《解释二》第8条规定:“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征3相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且……4在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,……与功能性特征相同或者等同。”其中,“与功能性特征相同或者等同”这样的措辞使得该第8条的逻辑比较凌乱。如果说第8条的目的在于直接规定如何判定功能性特征的相同或等同的标准的话,则相当于废除了《解释》第4条。而如果说《解释二》第8条的目的在于进一步细化《解释》第4条的话,则“与功能性特征相同或者等同”这样的措辞又与该第4条确定功能性特征的内容的目的不符。
  事实上,按权威解释,《解释二》第8条即功能性特征的最终保护范围,不应再对功能或效果进行“二次等同”5,这就是为什么使用了“与功能性特征相同或者等同”这样的措辞。即,虽然最高人民法院声称《解释二》不与《规定》和《解释》相抵触,不存在取代它们的问题6,事实上《解释二》第8条有两个功能:一是对依据《解释》第4条对功能性特征进行解释的方式进行进一步明确,二是对功能性特征的等同原则进行特殊规定。
  进一步,从《解释二》第8条的措辞“以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果”对应于“与功能性特征相同或者等同”两种情况来看,唯一合理的理解为:“与功能性特征相同” 对应于手段、功能、效果均相同的情况,是对技术特征内容的确定,对应于《解释》第4条,但相当于取消了其中的“等同”;“与功能性特征等同”则不属于《解释》第4条中所确定的“技术特征的内容”,而是对《规定》中等同原则的修正,即舍“标配”等同原则而采“低配等同”标准7。
  如此,则两个方面均存在疑问:《解释》第4条所确立的对功能性特征内容的确定方式真的不再包含任何“等同”手段了吗?对功能性特征本身的等同标准有必要不同于普通技术特征吗?即使假设《解释二》第8条中的“等同”肩挑双重角色,既作为确定功能性特征的内容的手段的一部分(以免出现与《解释》第4条的矛盾),又作为对功能性特征本身的等同原则的新规定,则前述第二个问题仍然存在。甚或假设《解释二》第8条不是对等同原则的修改而是对功能性特征断绝了适用传统等同原则的可能性,问题则是:功能性特征不再适用等同原则吗?
  笔者认为:对功能性特征本身,应与普通技术特征一样适用传统的等同原则。
  二、等同原则与功能性特征的美国实践
  等同原则源于美国专利实践,同样采用通行的“三个基本相同”的等同标准。
  我国《解释》第4条类似于美国专利法第112条f款:“组合方案权利要求中的特征可以被表达为执行指定功能的手段或步骤,而不记载支持该功能的结构、材料或动作。这样的权利要求应被解释为覆盖说明书中所描述的相应结构、材料或动作,以及其等同方案”。该条款是

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【注释】 1当涉及“等同”时,指的是技术特征。当涉及侵权判定或新颖性创造性、支持问题等审查基准时,指的是权利要求(技术方案)。为行文简洁,本文不作特意区分。 2国家知识产权局2013年9月26日发布的《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引(征求意见稿)》中,提出了“以基本相同的手段,实现相同的功能,达到基本相同的效果”的标准。但是在国家知识产权局2016年5月通过国知发管字[2016]31号印发给各地知识产权局的《专利侵权行为认定指南(试行)》中,完全未涉及权利要求保护范围的确定。 3法释〔2016〕1号第8条采用了“实现……功能或者效果不可缺少的技术特征”的说法,与法释〔2009〕21号第4条的“功能或者效果的具体实施方式”的说法有所不同。为简洁起见,本文仍采用“具体实施方式及其等同实施方式”的说法。即使在法释〔2016〕1号之前,法释〔2009〕21号第4条采用的“具体实施方式”的说法也并不意味着包含所有不相关的细节。换个角度,即便包含这样的细节,其等同的范围必然是很宽广的,宽广到跟不考虑该细节一样。 4为行文简洁,本文均略去了“本领域普通技术人员”这样的用语,除非有特别强调之需。 5宋晓明、王闯、李剑:《<关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干⒒问题的解释(二)>的理解与适用》,载《人民司法。应用》2016年第10期,页28, 31. 6同前注,页36. 7北京市高级人民法院2013 年 9 月 4 日下发至北京市属中级法院和基层法院的《专利侵权判定指南》中,第39条和第54条即已分别体现了与《解释二》类似的相同侵权和等同侵权判定规则,但从字面上并未排除二次等同。 8170 U.S. 537 (1898)。 9闫文军:《专利权的保护范围》,北京:法律出版社2007年4月第1版,页150-151. 10同前注,页150. 11 4 USPQ 2d 1737. 12 Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)。 13 See Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, Patent Litigation And Strategy, 4th edition, p532. 14《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)及说明(征求意见稿)》(第十三稿),最高人民法院2015年2月发布:第8条第1款及其说明。 15另一部分目的在于排除下面这种情况:不涉及成熟的普通术语,仍然是对功能和效果的描述,但是对于功能和效果的描述足以确定权利要求的保护范围,例如,审查指南第二部分第九章涉及的软件领域的所谓功能性限定,很多情况下实为对软件模块所欲完成的操作的描述,就有可能符合《解释二》该但书的规定。信息来源:最高人民法院知识产权庭审判长、《解释二》执笔人李剑:“最新专利法司法解释全文解读”,在中国知识产权研究会“《侵犯专利权纠纷案件司法解释(二)》与专利诉讼证据运用培训班”上的讲课,北京京燕饭店,2016年4月24日。 16例如《专利审查指南2010》第二部分第二章3.3.3节第8段。 17《专利法》第59条第1款。 18福建省高级人民法院(2008)闽民终字第391号判决书。 19黄从珍编写:“东莞富增泡棉塑胶有限公司诉福建富增鞋材发展有限公司侵犯专利权纠纷案”,载奚晓明主编:《中国知识产权指导案例评注(上下卷)》,中国法制出版社2011年4月第1版,页155,163-164. 20尹新天:《专利权的保护》,知识产权出版社2005年4月第2版,页374. 21同脚注5.该文指出之所以没有二次等同,主要是考虑到功能性特征字面含义较为宽泛。笔者认为该逻辑并不必然成立。 22同脚注5.该文还指出,“加之大量的实用新型专利授权未经实质审查,如果对于功能、效果适用基本相同,则会不适当地扩张了了专利权的保护范围”。 23《专利审查指南2010》第一部分第二章7.4节之(9)。 24例如3.2.1节第2段,“开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围。” 25例如脚注5,页30.
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