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短期专利申请的充分披露及保密问题
【合作机构】 柯伍陈律师事务所【合作刊物】 柯伍陈每月通讯
【刊物年份】 2014年【期号】 7
【页码】 1【发布时间】 2014.07.01
【全文】法宝引证码CLI.A.26853    
  近期一宗短期专利侵权案件显示,在申请专利时充分披露发明详情及在申请前保密是非常重要的。如未能充分披露或保密,获授予的专利可能被宣告无效,令拥有人失去专利注册的保护。
  强制执行短期专利
  我们在2013年11月份的通讯中概述了如何强制执行短期专利,简单来说,由于短期专利申请只须通过形式审查而没有实质审查,拥有人须首先证明发明具新颖性和独创性,以证明该短期专利有效,才可对他人强制执行短期专利所赋予的权利。
  正因如此,短期专利侵权案的被告人往往以质疑短期专利的有效性来抗辩。如果拥有人未能证明其专利有效(例如具新颖性和独创性),其短期专利便会被宣告无效,法院亦会驳回侵权申索。
  近期 SNE Engineering Co Ltd v Hsin Chong Construction Co Ltd [2014]2 HKLRD 822一案正好说明被告人如何以上述理由成功抗辩,及拟申请短期专利的人士在提出申请前应注意的要点。
  背景
  本案中,第一被告人聘用原告人为负责在香港高铁地盘拆除桩柱的分判商,原告人再聘用第二被告人为提供设备及进行拆除桩柱工程的分判商。原告人在工程中采用“转子与楔子”(rotator and wedge)方法把桩柱从地下拆除,这一点双方并无争议。
  在2011年6至7月左右,工程已较原定进度为慢,因此第一被告人考虑终止与原告人的分判合约。鉴于分判合约可能终止,原告人便于2011年8月就其“转子与楔子”方法申请短期专利(“该专利”),其后亦获准注册该专利。
  第一被告人最终在2012年9月终止了与原告人的分判合约,改为直接聘用第二被告人提供机器及操作员,及继续采用(据原告人指)“转子与楔子”方法拆除桩柱。原告人于是控告第一及第二被告人侵犯该专利。
  抗辩理由
  面对原告人的侵权申索,第一被告人就该专利的有效性提出了以下质疑,以作抗辩:
  1.该专利由于没有在专利说明书充分披露而无效;及
  2.该专利由于缺乏新颖性及独创性而无效。显然,该专利一旦被法院裁定为无效,法院便会驳回原告人的侵权申索。
  披露不足
  在判断短期专利的专利说明书是否已充分披露时,应问的问题是:专利说明书是否已清楚完整地披露发明,让所属技术领域的专业人员能在没有过大负担下实施该项专利?
  在本案中,法院认为专利说明书欠缺了重要的详情

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