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专利权入股中的法律风险
【作者】 王亚东;韩羽枫【合作机构】 北京市润明律师事务所
【合作刊物】 商法专栏【刊物年份】 2014年
【期号】 9【页码】 66
【发布时间】 2015.11.19
【全文】法宝引证码CLI.A.217247    
  当前,以专利技术投资入股成为了一种较为常见的商业行为,而由此引发的法律纠纷也随之而来。例如,投资人与公司未就专利权的归属、转让等事宜明确约定的情况下,公司是否有权将专利转让第三人等问题在实践中极易引发争议。本文旨在探讨专利权入股存在的法律风险。
  情况一:投资人将专利技术入股公司,但是并未作著录项目变更。在此情形下,虽然专利登记主管部门记录的权利人为投资人,但真正的专利权人为公司。这一局面对公司极为不利,很有可能会带来对其不利的法律风险。通常,如果公司是由投资人创立,其作为法定代表人或者公司的实际控制人时,公司的利益和投资人的利益是一致的,此时公司风险很小。
  法律瑕疵
  实践中,由于真正的专利权人与实际的专利权持有人相分离,所以有的公司在被吊销、注销等情况下,还能够指示投资人进行专利转让、许可等行为,以实现公司的利益。当然,这种行为因股东出资未履行出资登记义务,实际上是存在法律瑕疵的。
  此外,当投资人并非公司法定代表人或实际控制人时,投资人的利益和公司的利益可能并不完全一致,投资人如果在接受相应对价的基础上将专利权转让给第三人,并做了著录项目变更,并且第三人对真正的专利权人为公司这一情况并不知情,那么第三人很有可能会取得相关专利的所有权。实践中有过这样的案例,公司起诉投资人和第三人,请求返还专利,尽管投资人在专利入股之后对于专利已经是无权处分人,其对于专利应属于受托占有的关系,但其仍然具有在国家知识产权局办理著录项目变更等相关手续的能力。
  第三人在不知道或者不应该知道投资人为非法转让的情况下,以正常价格受让的,则第三人对专利的取得为“善意取得”,其取得专利的行为合法有效,公司则丧失专利权。
  恶意串通
  实务中,公司如果想索回专利,则需要证明第三人知道或应该知道公司为专利权人,但通常情况下很难。不过也有例外,在司法实践中,曾有公司的几位股东未经法定代表人同意擅自将公司的专利转让给自己,然后又转让给他们担任法定代表人和股东的公司。法院认定上述行为属恶意串通,转让无效。
  情况二:投资人将专利技术入股公司,著录项目中专利权人变更为公司。在此情形下,当投资人与公司之间产生争议时,公司的利益较为有保障。相反的,投资人往往居于不利地位。以另一起专利权属纠纷案为例,投资人将专利入股到某公司后,因合作不愉快,投资人离开了该公司。其后,该公司将专利转让给第三人,第三人与投资人形成竞争关系,投资人诉至法院,请求确认该转让无效,返还专利权。
  法院认定,自该专利著录项目变更之日起专利权为公司所有,公司有权对该专利进行处分,第三人取得该专利合法有效。投资人只能通过股权转让或者清算程序才能够维护自己权益。
  其他主体
  情况三:投资人将专利技术入股公司,公司指示将其他主体登记为专利权人。在此情形下,风险主要在于被指定人的可靠性,如果被指定人未经公司许可擅自处分专利,第三人“善意取得”,那么公司无法追索该专利,只能通过起诉被指定人赔偿的方式挽回损失。
  在司法实践中,专利的价值很难合理评估。在出现这种纠纷时,除非原告能够充分举证(这很难做到),否则法院对专利的价值往往保守估算。而且即使赔偿请求得到支持,也往往很难让被指定人履行赔偿责任。
  此外,如果被指定人意外死亡,公司亦无法指示被指定人行使专利权,只能通过诉讼的方式确认专利权属,如果之前没有保留好相关证据,又遇到被指定人的继承人不予配合,这时公司的风险就会凸显出来,有可能因此而丧失对该专利的相关权益。
  明确归属
  专利权出资存在着诸多法律风险,导致这些风险的原因,可能来自于外部市场的发展,也可能来自内部股东出资行为的法律瑕疵等原因。
  在此,我们提示各方商业主体,要加强出资前的预防措施,尽可能的在公司章程、出资协议中明确专利权的归属、转让等具体法律问题。
  Legal risks in equity investment by means of patent rights
  Equity investment by means of patented technology has become a more common business activity nowadays, and given rise to legal disputes as a result. For example, if an investor has not expressly agreed with a company on the ownership, transfer and other matters related to

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