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关于美国商标申请时的使用证据事宜
【作者】 柴玮杰【合作机构】 北京市集佳律师事务所
【中文关键词】 美国;商标申请;证据【主题分类】 商标法
【发布时间】 2020.06.28
【全文】法宝引证码CLI.A.237451    
  

  在中国,为防止第三方抢注或借本企业知名商标的良好商誉销售商品,大部分企业除了在主营的商品上申请注册商标,也会在非主营商品上申请商标。但是在美国,商标的申请、审查、续展及异议、无效等程序要求及标准,与国内有很大不同。美国尤其地注重使用证据,且在提交使用证明时,需申请人提交宣誓。若申请商品的范围超出实际使用范围,却在申请时提交了所有商品均实际投入使用的声明,则将会把商标置于极其脆弱的境地,不但在后续对他人的近似商标主张权利时将受到限制,也将对近似商标所有人提起的异议或无效主张难以抗拒。为此,笔者在此对美国商标制度中的使用证据进行详细梳理,以供参考。
  一、 美国商标使用证据要求
  美国使用证据要求一般如下:
  a.申请/注册人需要为申请的每一类别下的商品,至少提供一件使用证据。若申请/注册人认为一件使用证据可支持数个类别商品的使用的,需向审查员明确指出;
  b. 若为标准字体申请,则使用证据可以为任何形式及颜色;若为非标准字体,且主张颜色,则提交使用证据时显示的商标,需与申请时主张的颜色及设计一致。
  此外,由于美国对使用证据的要求极其严格,对于一般产品的使用证据与对于服务类产品的使用证据要求也存在一定区别,具体要求如下:
  (一)对一般产品的使用证据要求
  1. 以照片形式提交:一般来说,可以提供于产品上显示商标的标签,运输标签,包装等;也可以是直接压印在产品上的商标。需直接显示产品与商标的联系。
  2. 以网页形式提交:(1)包含申请产品的图片或文字描述;(2)显示商标与产品的联系;(3)提供一种购买产品的方式。需注意的是,提供的网页截图中,商标需要以一种可以被消费者辨识为商标的形式出现。若商标距离产品较远,更可能被识别为供应方名称等,而非直接应用于产品的商标,则为不可被接受的证据。
  对软件、程序、电影、视频等电子产品的使用证据要求:可以是在电脑程序上显示了商标的截屏;在某一帧上显示了商标的电影或视屏的截图。对于前述类型商品,只要商标被应用于产品或装载物,或与产品一同显示,且产品进行了商业销售,则不要求消费者可以在购买产品之前预先看到商标。
  对于软件类产品,则可以提供显示软件可下载或可购买的网页截图。
  (二)对服务类产品的使用证据要求
  1.以照片形式提交:可以为宣传单页、海报或杂志介绍,只要详细体现了商标和具体的服务介绍;
  2.以网页形式提交:可以为详细描述了服务并显示商标的网页截图。
  提交使用证据时,美国官方还要求申请人提交宣誓书/使用声明,声明商标已在全部产品上投入使用,或提供有理由的不使用声明。具体内容如下:
  1.宣誓书:申请人在提交使用证据的同时,提交一份签字后的宣誓书。宣誓书中,需表明宣誓人证明所有商品及/或服务均已实际投入使用。同时,宣誓人知晓,基于故意的错误声明可能导致罚款或监禁。同时,也将危害申请/注册的有效性。
  2.合理的不使用声明:若申请人基于特殊原因,暂时无法将商标投入使用,但实际并无放弃商标意图,且后续有继续使用商标之意,则可以提交一份“合理的不使用声明”,向官方说明情况。然而该种声明,需具体说明无法实际投入使用的理由,且需要告知商标再次投入使用的时间。以下理由可构成合理的不使用声明:(1) 贸易禁运;(2)业务售卖;(3)生产产品必须的设备等需要维护或者重设,且该种设备市面无可替代产品;(4)疾病,自然灾害等;(5)与经销商之间的协商;(6)若客户有后续订单的,也可以提交,证明商标将于后续提交使用,没有放弃的意图。
  (三)几种申请基础及对应的使用证据要求
  1. 基于实际使用提交申请——Section 1(a)
  一般来说,客户需要为申请的每一类别商品或服务提交至少一件使用证据。若认为可以以一件商品的使用证据,指代数件类别的,需特别向审查员指出。同时,作为使用证据的商品需为至少在申请日前在美国实际投入使用。
  2. 基于意图使用提交申请—Section 1(b)
  基于善意使用的意图提交的申请,申请时无需提交使用证据。后续对提交使用证据的延期,可达三年。
  3. 基于马德里提交的申请 —— 66(a)
  申请时无需使用证据,但注册后5-6年需提交。
  4. 基于国内申请/注册提交的申请 —— 44(d)

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