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【期刊名称】 《知识产权》
英国商誉保护对我国商标专用权保护之借鉴
【作者】 董美根【作者单位】 华东政法大学知识产权学院{副教授}
【分类】 商标法
【中文关键词】 商标专用权;注册商标;商誉;区分力;吸引力
【英文关键词】 Trademark exclusive right; registered trademark; Goodwill goodwill; discriminating power; attractive power
【期刊年份】 2017年【期号】 5
【页码】 80
【摘要】

英国仿冒之诉所保护商誉以声誉为基础,以商业吸引力为核心,以本土消费者为对象,商标是商誉的象征或标签。我国商标专用权为行为自由权,其客体为核定商品范围内的注册商标:商标不仅区分商品来源,更吸引消费者购买,商标为形,商誉为魂,并在商标功能上得以体现。双同情形下,直接构成侵权,并以商誉受损作为赔偿依据;非双同情形下,商标侵权以混淆可能为前提,实质是认定不当竞争行为利用了注册商标在双同范围内的吸引力所向外辐射出的影响力。

【英文摘要】

The goodwill directly protected by the passing off litigation in UK is based on reputation; its core value is commercial appeal and the object is local consumers. Trademark is the symbol or label of goodwill. The exclusive right of registered trademark in China is actually the right of free behavior, which controls the registered trademark in the approved range of goods or servers. Trademark not only distinguishes the sources of goods, but also attracts consumers to buy. Trademark is the form, and the goodwill is the soul, which are manifested by trademark’s function. Where both the trademark and the goods are identical, direct infringement is established. The compensation is based on the damage of goodwill. Where only the trademark or the goods are identical, trademark infringement is established based on the confusion possibility. In fact, this is to ascertain whether the infringer has implemented unfair competitive behavior in order to take advantage of the influence which is radiated outward by the attractive power of the goodwill established in the registered trademark.

【全文】法宝引证码CLI.A.1226368    
  商誉一直是商标法核心问题之一,“攀附”他人商誉成为认定商标侵权与不正当竞争的关键因素[1]。然,何谓商誉?商誉与商标专用权、商标关系如何?我国一直没有明确、相对统一的答案。
  涉及商标的商誉保护肇始于英国衡平法院19世纪仿冒之诉,并于20世纪大量运用而成熟。后来,美国及其他国家和地区商标法或反不正当竞争法(以下简称反法)借鉴了商誉保护规则。为此,本文在分析英国仿冒之诉保护商誉规则基础上,从商标专用权与商誉、商标权客体与商誉等关系出发,研究我国商标法所保护之商誉。
  一、英国仿冒之诉商誉保护的提出
  对仿冒他人商标或其他商业标识(如商品名称、商品形状等)行为,普通法院最早适用欺诈之诉,旨在惩治具有欺诈意图的欺诈行为。但19世纪,普通法院认为,欺诈意图并非商标保护的条件,[2]开启了直接保护商标的先河。这与英国商标立法进程一致:1875年,《商标登记法》确立商标直接指示商品来源、商标直接受保护。1883年的《专利、外观与商标法》与《巴黎公约》相同:注册产生权利。但当时实践认为,专利等是创造出来的财产,保护具有正当性;商标不是创造的,对商标提供垄断保护不符合制定法精神。[3]为此,英国自1905年起的商标法一直采用使用取得,注册只是对商标权的确认。直到1994年《商标法》才确定商标权注册取得。[4]
  然而,衡平法院在19世纪认为对商标等的保护难以适用普通法欺诈之诉:1.欺诈对象是消费者而非被仿冒者,“对公众欺诈不是原告走上法庭的理由。”[5]2.欺诈行为即仿冒本身应被禁止:“任何人不得将其商品作为他人商品进行销售。”[6]3.仿冒行为欺诈消费者导致消费者误购,被仿冒者利益因此受损。这与衡平法院保护财产传统相吻合。故“商人买卖因商标被盗用而受侵害时,最初给予普通法救济的假定并不充分,需要通过财产权保护方式进行禁令救济。”[7]为此,衡平法院将欺诈之诉与保护财产规则合二为一,创设了仿冒之诉。
  至19世纪末,仿冒之诉主要限定为欺诈性地使用他人商标或其他标志。[8]但当时“占统治地位的观点均未界定仿冒之诉所保护财产的法律属性。”[9]直到1900年Burberry's v. Cording案[10]才明确提出了保护商誉:“无人能够对其使用的用语、名称等主张垄断性权利。任何人也无权为了将其商品描述为他人商品而使用这些用语、名称。毫无疑问,法院颁布禁令是为了保护财产。受保护的财产并不是用语、名称本身,而是商品上的财产或商誉。”
  此后,1915年A. G. Spalding&Bros.案[11]首次提出、1979年Erven案[12]正式确定了商誉系仿冒之诉构成五要件之一。1990年Jif案[13]将仿冒之诉压缩为三要件,并为英国联邦最高法院2015年Starbucks案[14]所支持:1.原告商品在公众中获得了特殊声誉;2.希望购买的公众可能被误导而购买了被告商品;3.原告可能因此受到损失。
  二、英国衡平法院对商誉的描述性定义
  衡平法院在仿冒之诉中所保护商誉与商标等有关,但仿冒之诉并未如普通法赋予商标等以专用权或垄断权,也未认可商标上存在财产,而是保护与商标有关的商誉。
  据现有文献,商誉最早为1620年判决所采用,认为商誉是名誉的一种,是“顾客的友善看法与惠顾”[15]。此后一系列案件对商誉进一步定义,如1810年Eldon认为“商誉就是老顾客光顾老地方的可能性”[16]。1856年M.R. Romilly认为,“准确定义商誉极其困难。商誉看起来是特定商人在贸易中吸引消费者与其进行交易的内容。”[17]
  据此,大法官Macnaghten在1901年IRC案[18]中归纳了商誉包括三重含义的描述性定义:“与贸易有关的商品名声(name)或声誉(reputation)所产生利益和优势;给顾客带来的吸引力;是自一开始即将此前已有买卖与新买卖相区别的依据。”
  值得注意的是,1.上述定义从功能或效果描述,非准确定义;2.上述定义从商业交易角度定义,这与组织行为学、企业管理学等学科的定义不同;3.上述定义系税务、合伙企业等与仿冒无关案件中的定义,且这些领域至今一直适用。典型如,20世纪80年代《纳税评估与处理》认为,“商誉表示源自于联系或声誉的好处,包括地位、名声、声誉、联系、介绍老顾客及其他原因所增加的商业价值。”[19]《林德利与合伙企业》认为,“商誉通常用来暗指产生于联系或声誉的利益。其价值表现为(与顾客)保持联系并得到自我提升的机会。”[20]
  20世纪初,美国学者认为,“作为商标使用的绝大部分词汇或符号是公共财产,不能为私人独占。很快被接受的是,商标法主要目的不是保护有价值的词汇或符号本身(不考虑独创性),商标法保护的是商标向公众传递信息以及促销商品的能力。法院与学者于是采用合伙法上的商誉概念,将促销力视为商标商誉。”[21]参照这一考证,英国衡平法院在19世纪末的仿冒之诉中直接援引其他领域的商誉概念也就不难理解了。因IRC案对商誉描述性定义最为周延,此后仿冒之诉对商誉定义几未超出该定义范畴,1990年Jif案更是直接援引IRC案商誉定义:“(商品的)好名声或声誉产生的利益和优势,与贸易相联系,是对消费者产生吸引的力量。”
  事实上,IRC案对商誉定义也为其他国家和地区所采用。只不过,因声誉是产生商业吸引力的原因,其他国家在使用商誉时,从实用角度,更强调其商业吸引力。如美国联邦最高法院在1942年Mishawaka Rubber & Woolen MFG Go.v.S.S.Kresge Co.案[22]中指出:“如果他人侵犯了商标所有人就商标所营造起来的商业吸引力,则该所有人有权获得救济。”1993年的税务案再次作类似界定:“尽管对商誉界定多年来一直很困难,但‘持续光顾的期待’是最简洁描述,它涵盖了所有不可估量的、吸引消费者光顾的能力。”[23]这与美国1953年《商誉本质调查》[24]一文所持观点相同:商誉具有盈利、消费者友好态度(可描述为顾客光顾)、持续优势三项功能。其中,核心要素是消费者光顾—只有消费者光顾,才可能产生竞争优势或利益、从竞争优势中盈利或产生市场附加值。故,“商誉是用来描述消费者认知商标吸引力的最佳词汇。”[25]同样,加拿大联邦最高法院在1979年Manitoba FisheriesLtd. v. The Queen案[26]中认为,“商誉是一个有时用来指示早已与消费者形成联系的用语,其价值在于吸引顾客持续消费。”我能说我还比较喜欢洗碗吗
  三、商誉之内涵
  (一)商誉与声誉的关系
  根据IRC定义,商誉与声誉因非常接近而常被并用或混用。但两者事实上仍有区别:享有商誉不可避免地享有声誉,但享有声誉并不必然享有商誉;即有果(商誉)必有因(声誉),有因未必生果。
  首先,声誉能够转化为商誉系声誉实际产生了商业吸引力。[27]声誉是社会公众对特定对象的综合积极评价。当声誉未与特定商品关联并产生一一对应时,声誉未能给顾客带来吸引力,不能培育客户粘性或促进商品持续销售,无法产生利益并持续竞争优势。正如IRC案所述:“无论商誉延伸或扩散的影响多大,除非具有足以将消费者从家里吸引到其散发来源的吸引力,否则商誉什么都不是。”
  其次,除商品商誉外,还有商标商誉、企业商誉、驰名商标固有商誉等。[28]但仿冒之诉只保护商品商誉,并未扩大至商标商誉、企业商誉等,这是由“仿冒”内涵所决定的:仿冒之诉只及于直接竞争商品,受保护商誉必须与特定主体的特定商品相关联,才能防止客户不当分流。如1996年Harrods Ltd. v. Harrodian School Ltd案[29]认为,尽管原告百货公司上使用的“Harrods”区分度很高,但被告作为学校名称使用并没有损害百货公司:“除注册为商标外,任何人都无权垄断商标名称或商品外观,无论其知晓度如何。仿冒行为是一种错误地侵犯他人财产的行为,其仅仅阻止他人使用能够区分商品或服务来源的名称等。在一个行业知名并不意味着在所有行业都知名……损害声誉而未损害商誉并不能得到仿冒之诉充分支持。”
  (二)商誉与本土消费者的关系
  仿冒之诉本质上调整直接竞争不正当竞争行为—仿冒他人商标而使消费者对商品来源产生误认,仿冒属于非法侵占他人商誉行为。这一非法侵占之实现,依赖于消费者被正牌商品所吸引且将仿冒品误认为正品而购买。如果商品仅仅具有声誉但潜在消费者无法购买,声誉无法产生利益或竞争优势,声誉无法转化为商誉。故吸引顾客购买从可能变为现实,除具有声誉外,潜在或现实交易还必须发生在本土。
  当国外知名公司未向本土消费者提供商品或服务,尽管因境外旅游、国际物流或互联网等而在本国享有了声誉,但因该公司未在本国经营或在本国经营中未使用商标(外国驰名商标例外),则该声誉并未转化为商誉。如,1967年Bernardin (Alain) et Cie v. Pavilion Properties Ltd案[30]中,原告在巴黎开设了“The Crazy HorseSaloon”酒店,但未通过旅行社在英国销售。被告在伦敦建造了类似酒店,并以“Crazy HorseSaloon comes to London”作为广告语宣传。法院认为,尽管从巴黎回来的游客经常提及该酒店,但并不足以证明原告在英国享有商誉,因为该酒店与英国本土消费者没有联系。2015年Starbucks案再次重申:“原告在仿冒之诉中必须证明其在本国享有商誉,即该商誉所涉及商品或服务必须提供给英国本土顾客。在英国仅设立公司或仅进行广告所获得的声誉在仿冒之诉中并不充分:声誉并不代表商誉,原告可以不必证明在英国开设公司,但必须证明享有商誉。当原告经营发生在境外且仅证明英国人在境外成为顾客的,不足以证明在英国享有商誉。相反,当英国人在英国境内预订或购买原告海外服务的,则足以证明原告获得了商誉。”该规则与英国1994年《商标法》第56条相同:驰名商标要在英国获得保护,如果该商标仅境外使用,必须证明该商标在英国驰名且在英国享有商誉。
  各国和地区在界定/保护商誉时,同样将商标与本土消费者相关联作为享有商誉的前提。如美国纽约州法院在1936年Prunier's案[31]中认为,基于“非法侵占”理论保护外国人商誉时,要求当地人将该商标与外国所有人产生“主要联系(primarily associate)”,后为2007年ITC Ltd案[32]等所支持。
  我国目前虽未明确,但事实上同样认可了商誉必须与国内消费者存在联系。2009年《驰名商标司法解释》规定,“驰名商标,是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标”;最高院在“无印良品”案[33]中持相同观点:委托中国大陆境内厂家生产加工供出口,宣传、报道等均在中国大陆境外,不属于《商标法》第32条规定的“已经使用并有一定影响的商标”。
  (三)商誉与特定商品相关联
  IRC案在对商誉进行描述定义时,还对商誉作了进一步限定:“贸易中的商誉必须源自于特定中心或源头。”该限定主要源自于侵权规则。1.确定财产归属,即商誉必须归属于特定源头/主体;2.这一财产应当与特定源头的特定商品相关联;3.仿冒不仅欺诈消费者,同时也不当分流了特定源头的客户,即侵占客户资源或侵占商誉财产。对此,1990年Jif案认为:“被告虚假描述(可能)导致公众相信其所提供的商品或服务为原告所提供。原告(可能)遭受损害是由于被告虚假描述而导致公众错误地相信被告商品或服务的来源与原告所提供的商品或服务来源相同。”
  该规则同样为其他国家和地区所适用。美国联邦最高法院反复重申,商标“只是指示商品系特定商人商品、用来保护商誉防止他人将其商品作为商人商品出售。除与已存交易相关系,否则不是财产。”[34]“商标法并没有赋予禁止他人使用单词或词汇的权利,因为它不是版权……商标法仅仅是为了保护商标所有人商誉而赋予禁止权,即禁止他人将其商品作为商标所有人商品销售。”[35]加拿大最高法院认为:“商标法未界定商誉。从商业角度看,商誉暗示了吸引消费者购买其商品或服务而非其竞争对手的,表明商誉与商品或服务之间存在积极联系。”[36]
  (四)商誉与商标的关系
  IRC案对商誉的三重描述性定义,具有内部递进关系。声誉是消费者对特定商品的综合积极评价,这一积极评价必然映射到消费者内心,并影响其行为—吸引消费者持续购买或光顾。因这一吸引力的存在,特定来源产生利益或竞争优势。故,商誉的内部逻辑关系为:声誉(基础)→市场吸引力(内在功能)→财产或竞争优势(外在结果)→区分前后交易(外在表达:在后交易对象为商品+商誉[37])。
  也正因此,商誉与声誉常不区分。声誉或商誉必须与特定商品、本土消费者相关联,即本土消费者首先要认别商品或商品来源,才能被吸引。由于交易主体的相对性、声誉/商誉无形性,消费者需要通过外部有形媒介(如商标等商业标识、经营地点)认别商品或商品来源。这与仿冒主要通过使用或模仿他人商标或其他媒介侵占他人商誉吻合。正如1957年T. Oertli Ag V. EjBowman (London) Ltd案[38]认为,“如果原告能够证明消费者根据其使用的商标或商品形状在本国能够认别其商品,那么在与原告同类的任何商品上使用该商标或商品形状即可为本国公众理解为该商品为原告商品。”
  英国普通法赋予了注册商标所有人专有使用商标的权利,但衡平法院是否赋予商标权在19世纪一直持有争议。具有里程碑意义的1838年Millington v. Fox案[39]意识到商标保护的重要性:原告使用“CROWLEY”等商标指示其钢筋。被告在其钢筋上诚实地使用了相同商标。由于被告缺少欺诈意图,传统欺诈之诉无法适用。衡平法院法官确信,原告享有专有使用商标的权利,这足以支持颁布禁令。相反,1783年Singletonv. Bolton案[40]明确拒绝将商标作为财产受保护;1883年Avery&Sons v. Meikle&Co.案[41]认为,作为商标使用的绝大部分词汇与符号是公共财产,不能为私人占有。
  但20世纪初将商誉作为保护的财产后,商誉与商标等关系不断明确。如,19

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