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【期刊名称】 《知识产权》
对在先使用商标不侵权抗辩是否成立的思考
【副标题】 从两则案例出发【作者】 祝建军
【作者单位】 广东省深圳市中级人民法院【分类】 商标法
【中文关键词】 在先使用;注册商标;侵权;善意;继续使用
【期刊年份】 2011年【期号】 3
【页码】 67
【摘要】 通过对我国司法实践中两则在先使用商标是否侵权案件之不同裁判观点的介绍,从比较法的视野分析了国际社会解决在先使用商标与注册商标之间关系的法定规则,阐释了使用取得和混合取得商标权的国家一般均建立了在先使用商标的保护制度。我国应在已经建立的过渡期服务商标在先使用保护制度、未注册驰名商标保护制度和已经使用并有一定影响的商标保护制度的基础上,借鉴国外的先进经验,妥当规制我国的在先使用商标保护制度。
【全文】法宝引证码CLI.A.1155476    
  一、两则案例引发的问题
  最近,湖北省武汉江岸区法院和上海市浦东新区法院分别对“杜家鸡”与“许留山”商标侵权纠纷案做出裁判。值得关注的是,在“杜家鸡”案中,被告针对原告提出的商标侵权指控,提出了在先使用商标不侵权抗辩的主张,但该抗辩主张并未被武汉江岸区法院采纳;而在“许留山”案中,上海浦东新区法院以被告在先使用“山留许”商标作为驳回原告诉讼请求的一个重要理由。“许留山”案表明在先使用商标可以成为不侵犯他人注册商标专用权的一个抗辩事项。
  (一)“杜家鸡”案的判决要旨[1]
  2003年10月,原告王军经营的“长沙市岳麓区杜家鸡饭店”向国家商标局申请注册了“杜家鸡”文字商标,核定使用的类别为第43类餐厅服务等,注册有效期至2013年10月20日。原告未在湖北省武汉市使用“杜家鸡”商标。
  被告张仁才是“武汉市江岸区张老三小吃店”的业主,从1999年开始在湖北省武汉市以“杜家鸡专卖”为招牌,以“杜家鸡火锅”作为菜品向公众提供餐饮服务。被告张仁才经营“杜家鸡”火锅至今。
  原告www.dujiaji.cn网站和“美食天下”网站称,“杜家鸡”是由湖北松滋一位人称“杜婆”的老婆婆创始的一道菜。
  根据上述事实,原告指控被告侵犯了其“杜家鸡”注册商标专用权,要求被告承担相应的法律责任。湖北省武汉市江岸区法院认为,原告王军依法享有“杜家鸡”注册商标专用权。被告在武汉市经营饭店的过程中,未经原告许可使用“杜家鸡专卖”招牌,属于商标性使用。尽管被告使用“杜家鸡专卖”招牌的时间早于原告获得“杜家鸡”注册商标的时间,但被告在先、善意使用并不足以成为对抗原告注册商标专用权不侵权的抗辩事由。原被告经营地点虽处不同省份,但从注册商标全国有效和原告扩展经营的可能性,“杜家鸡”的使用仍有使消费者发生混淆的可能。被告在先善意使用以及异地使用,可作为确定被告赔偿责任时予以考虑的因素。判决被告立即停止使用“杜家鸡”招牌,赔偿原告合理维权费4000元,驳回原告其他诉讼请求。
  (二)“许留山”案的判决要旨[2]
  香港许留山公司在第42类服务上注册了“山留许”商标。被告上海汉妮迪公司根据香港许留山公司的授权,于2004年6月至2006年4月先后设立了5家“许留山”甜品店。
  原告汪鹏于2007年3月在第29类水果色拉等商品上注册了“许留山”商标。同年12月20日,原告在被告“许留山”甜品店购买了芒果、布甸等3份甜品。被告的点餐单和外带食品塑料袋上标有“山留许”标识。原告认为被告销售的甜品、水果和色拉是同类商品,侵犯了原告的注册商标专用权,要求被告承担相应的法律责任。
  上海浦东新区法院认为,原告享有第29类商品上的“许留山”商标专用权,但原告商标的注册时间晚于被告使用“山留许”商标的时间,被告销售的食品也不属于原告商标核定使用的商品类别,被告使用“山留许”服务商标并未超出其使用范围,且原告注册“许留山”商标前后从未使用过该商标,消费者对该商标没有任何认知度,不会使消费者对原告被告的商标产生混淆。因此,被告不构成侵犯原告的注册商标专用权,判决驳回原告的诉讼请求。
  由上可见,人民法院在审理商标侵权纠纷案件中,法官对被告提出的在先使用商标不侵权抗辩的主张是否成立,会持不同的裁判观点。鉴于此,为了维护商标法制的统一,避免法院矛盾判决的产生,有必要对在先使用商标不侵权抗辩问题进行深入研究。
  二、国际社会解决“在先使用商标”的对策
  从世界范围来看,商标权的取得主要有三种模式:一是使用取得,二是注册取得,三是注册与使用取得的混合模式。各国因对待商标权取得方式之法律政策不同,导致在对待“在先使用商标是否侵权”的问题上,表现出立法的差异性。
  (一)使用取得商标权模式的国家对待“在先使用商标”的法律规则
  美国为使用取得商标权的典型国家,此外还包括加拿大、菲律宾等国。使用取得商标权的原则是指商标权必须通过使用获得,即在确定商标权的归属时,是以商标使用的先后顺序来确定的,最早使用商标的人可以获得商标权,受法律保护。按照使用原则,商标只要被使用,即使不经注册,亦可以获得商标专用权。[3]美国商标普通法的核心是,以实际使用商标的事实为基础,根据使用先后确定商标权归属,并根据使用地域范围确定商标权的效力范围。“根据普通法,任何商家或个人只要在商业活动中采纳并且使用了具有显著性的商标,就可以获得排他性的商标权”。[4]美国采用使用取得商标权的做法,并不排斥商标注册制度,尽管在1988年美国修改《兰哈姆法》之前,其一直坚持严格的使用原则,只有提交实际使用证明的商标注册申请,才能具备注册资格,也就是说,使用人申请商标注册只是为了强化商标权的效力,而不是通过商标注册来创设新的商标权取得方式。美国1988年修改后的《兰哈姆法》推出了“意图使用申请”制度。根据该制度,申请人不必在提交商标申请时必须出具商标使用的证据,而是代之以真诚使用商标的声明,并说明将要在何种商品或服务上使用其商标。该修正法案通过“意图使用申请”制度,既确立了符合本国国情的商标注册制度,又避免了传统的商标权使用取得原则被颠覆。[5]
  美国法通过“并存注册制度”来解决在先使用商标与注册商标之间的冲突。美国《兰哈姆法》第2条规定,“在商业中并存合法使用而使之有权使用的商标可以准予并存注册”。美国法规定并存注册的条件为,在后申请人对其商标的商业使用必须先于在先注册申请人或者注册人在美国专利商标局提出商标申请之日,不符合该条件不给予注册。如果有管辖权的法院终审决定一个以上的人有权在商业中使用相同或者相近似的商标,可以由专利商标局局长准予并存注册,同时规定各商标所有人使用其注册商标的方式、地点或者有关商品的条件和限制。美国《兰哈姆法》第7条规定,一个无可争议的注册商标的权利人,无权禁止在其申请之前已经合法使用的商标在已经使用的地区继续使用。[6]如此一来,当在先使用商标的人在他人提出商标注册之前就已经使用该商标,其有权在原来使用的商品或服务上继续使用该商标。
  (二)注册取得商标权模式的国家对待“在先使用商标”的法律态度
  注册取得商标权为法国首创,以法国、比利时、荷兰等国家的商标法为典型代表。注册取得商标权的原则是指商标权的取得必须经注册才能产生,使用不产生权利,使用商标与注册商标发生冲突时,注册商标优先。法国1857年制定的商标法采用使用原则主导下的注册保护,该法所规定的商标注册“只对判例法上的根据使用事实而成立的商标权起宣告或推定作用”。[7]以使用作为取得商标权的方式也有其弊端,特别是随着生产流通规模的日益扩大,经营主体很难通过市场来发现商标的最先使用人,确定商标权非常困难,稍有不慎就可能与在先的商标权人发生冲突。为了解决使用取得商标权所带来的不稳定性,法国等国家开始推行全面的商标权注册取得原则。法国1964年的《商标法》第4条明确规定,“单纯将一个标记作为商标使用,对使用人不产生任何权利”,[8]亦即商标只有获准注册才能受到保护。这样,法国对商标权取得的原则从使用原则改为纯粹的注册原则。在法国,“标记通过使用在商业中建立起来的实际信誉,得不到其他形式的救济”。[9]如此一来,在采用纯粹注册取得商标权的国家,在先使用商标不能成为不侵犯他人注册商标权的抗辩理由。
  (三)混合取得商标权模式的国家对待“在先使用商标”的法律原则
  混合取得商标权的原则是指注册与使用这两种途径均可以获得商标权。按照混合原则,商标注册后受法律保护,获得商标权,但在一定期限内,先使用人可以主张权利,即可以申请撤销与自己商标相同或相近似的注册商标。也就是说,注册商标只有经过一定时间后,没有先使用人主张权利,该注册商标的专用权才稳定。总之,法律在确认注册人获得商标权的同时,也允许先使用人在没有办理注册登记时继续使用该商标。[10]世界上采用混合模式的国家分为两类,[11]一类是实行注册原则的制定法与实行使用原则的普通法并行的模式,这种模式以英国为代表,还包括澳大利亚、印度等英联邦国家。英国《商标法》第11条第3款规定,“在他人注册或使用商标之前,在特定地域内商业过程中连续使用未注册商标或者其他标志,不构成对注册商标的侵害”。从该条可知,商标的首先注册人对其注册商标享有权利,但无权禁止商标的在先使用人继续使用该商标。[12]另一类是在制定被告对法中融合了注册原则与使用原则,这类国家以德国为代表,还包括丹麦、芬兰、瑞典等北欧国家。比如,德国法院在司法实践中逐步确认,既使商标没有注册,通过在市场上使用产生商誉的也可以取得商标权。德国1934年的立法规定,使用取得商标权要求使用达到公众将商标与使用者相联系的程度,没有得到公众承认的使用不足以产生实质性商标权。[13]根据德国现行商标法的规定,商标保护产生于注册、使用和具有巴黎公约所规定的驰名商标的知名度。[14]德国《商标法》第22条规定,当撤销在后商标注册的请求被驳回后,在先使用人无权禁止在后注册商标在注册的商品或服务上使用,注册人也无权禁止在先使用人的使用。[15]
  日本和我国台湾地区亦采用混合取得商标权的原则。日本《商标法》第32条规定,“在他人申请注册商标之前,在日本国内非以不正当竞争为目的就已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标,而且作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志至他人提出商标注册申请时已在消费者中驰名的,该商标使用人有权继续在前述商标或者服务上使用该商标”.也就是说,在他人提出商标注册申请之前,使用人基于善意,已经在先使用与注册商标相同或近似的商标,且其使用的商标已经在消费者中驰名的,则该在先使用人有权在其商品或服务上继续使用该商标。我国台湾地区商标法第23条第2款规定,“在他人申请商标注册前,善意使用相同或者近似之商标图样于同一或类似之商品,不受他人商标专用权所约束,但以原使用的商品为限”。与上述日本《商标法》的规定相比,我国台湾地区商标法亦承认,在他人提出商标注册申请之前,使用人基于善意已经在先使用与注册商标相同或近似商标的,其有权在其商品或服务上继续使用该商标,但并不要求在先使用的商标已经在消费者中达到驰名的程度。[16]
  通过前述论证可知,除了纯粹采用注册取得商标权的国家以外,采用使用取得和混合取得商标权的国家一般均认可,在先善意地在相同或类似商品(或服务)上使用与他人注册商标相同或相近似的商标,其有权在原有的范围内继续使用该商标,而不应破认定为侵犯注册商标权的行为。
  三、我国商标法对待在先使用商标问题的态度
  我国《商标法》并未采用纯粹注册取得商标权的原则,其亦在特定的条件下保护在先使用的商标,主要表现在以下几个方面:
  (一)我国对服务商标实行注册保护后过渡情形的规定
  由于我国自1993年7月1日起才开始为服务商标提供注册保护,而现实经济生活中服务商标的使用显然要早于该时间。如果严格坚持我国商标法所确立的“注册原则”和“先申请原则”,那在后的商标注册人就可以排除在先使用人在相同或类似服务上使用与其注册商标相同或相近似的服务商标。为了平衡在先商标使用人与商标注册人之间的利益,1993年4月修改后的《商标法

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