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【期刊名称】 《知识产权》
判例视野下美国专利确权程序的性质研究
【副标题】 兼议我国专利无效程序的改革【作者】 刘洋刘铭
【作者单位】 国家知识产权局专利局复审和无效审理部研究处{主任科员}国家知识产权局专利局复审和无效审理部研究处{处长}
【分类】 专利法【中文关键词】 美国;专利;行政确权;专利无效程序
【英文关键词】 U. S.; patent; administrative review; patent invalidation procedure
【期刊年份】 2019年【期号】 5
【页码】 95
【摘要】

《美国发明法案》对美国专利商标局审理的专利确权程序进行了改革,使其成为当前美国专利制度的重要组成部分。近年来,美国联邦巡回上诉法院和美国最高法院作出一系列重要判决,明确指出专利商标局专利审理和上诉委员会程序的基本性质是行政确权,及时回应了业界关注。通过对美国专利制度的发展历史和《美国发明法案》的诞生背景进行考察,可知这些判决的作出既有其历史渊源,也具有现实意义。通过历史分析、比较研究以及法律解释,我国专利无效程序也应当是行政确权程序。建议借鉴美国相关制度,建立专利行政机关有权选择是否参与诉讼的模式,并探索减少专利无效程序之后的司法审级。

【英文摘要】

The America Inventions Act reformed the patent review procedures before the USPTO, making it an important part of the current U. S.patent system. In recent years, the Court of Appeals for the Federal Circuit and the Supreme Court have made a series of important jurisprudence, clearly stating that the basic nature of the PTAB procedures is administrative review and timely response to social concerns. Through the investigation of the history of U. S.patent system and the background of American Inventions Act, we can see that these precedents have both historical and practical significance. Through historical analysis, comparative research and legal interpretation, China’s patent invalidation procedure should also be an administrative review procedure. It is suggested to learn from the relevant U. S.system, establish a litigation mode in which the patent administrative organ has the authority to choose whether to intervene, and try to reduce the levels of judicial review after the patent invalidation procedure.

【全文】法宝引证码CLI.A.1260686    
  引言
  2011年,美国开始实施其专利法修正案:《美国发明法案》(America Invents Act, AIA),该法案被视为近60年来美国专利制度最全面、幅度最大的一次修改,时任美国总统奥巴马在签署该法案时将其称之为“美国半个多世纪以来最主要的专利制度改革”。在该法案中,一项重要内容就是改革美国专利商标局(以下简称美国专商局)负责的专利授权后无效宣告程序(即行政确权程序),在美国专商局内设立了专利审理和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,以下简称PTAB),由该委员会负责审理双方再审(inter partes review, IPR)和授权后再审(post-grant review, PGR)等专利行政确权程序,优化程序设置,增强程序活力与效果。
  自美国发明法案全面实施以来,据统计,PTAB的年度收案数量迅速增长并最终稳定地保持在1600~1800件(见表1[1]),专利行政确权程序已经成为美国专利制度中举足轻重的主要组成部分。2018年,PTAB共收案1718件,高于美国任何一个联邦地区法院的专利案件收案量,相当于专利收案量最多的三个联邦地区法院案量之和[2],已经成为美国专利诉讼的“首选地”[3]。
  表1美国发明法案实施后专利审理和上诉委员会的年度收案数量

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│年份  │2013以前│2013年 │2014年 │2015年 │2016年 │2017年 │2018年 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│案量(件)│111   │796   │1679  │1802  │1762  │1801  │1718  │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

  变革往往伴随着争议。在专利行政确权程序的影响力不断提升的同时,美国立法、司法、企业和法律服务行业等对该程序的关注程度也在提升,业界对于该程序性质与定位的思考、讨论甚至质疑也相继涌现。在此背景下,行政确权之后的司法程序成为了各方意见与观点集中交汇的首要环节。根据美国发明法案,对于PTAB作出的专利确权决定,其诉讼救济法院是美国联邦巡回上诉法院,部分案件还有可能进一步走入美国最高法院。近年来,除涉及专利法定授权条件(例如:新颖性[4]、创造性[5]、可授权主题[6]等)和一些程序性问题之外,两级联邦法院还针对业界普遍关注的涉及专利行政确权程序本质属性的基本问题作出了一系列重要的判决,给出了明确的结论。
  美国是判例法体系的国家,美国联邦巡回上诉法院和美国最高法院在发明法案运行初期就释明了专利行政确权程序的根本属性,及时回应了业界关注的问题,对于美国专利制度的运行发展起到重要的作用。而在我国专利法语境之下,对于我国《专利法》第45条规定的专利权无效宣告请求审查程序(即专利行政确权程序)性质与定位的争议长期存在,各种观点莫衷一是。因此,对处在变革与争议之中的美国专利确权制度进行观察与研究,也能为我国当前在面对类似问题时的研究思路与解决方案提供有益的参考。
  一、涉及专利行政确权程序性质的重要判例
  (一)2016年Cuozzo案[7] :明确行政确权的法律定位
  1. 案情简介
  专利权人C u o z z o公司于2004年获得No.6, 778, 074美国专利权。针对该专利权,无效宣告请求人Garmin公司于2012年9月向PTAB提起双方再审程序(IPR)。PTAB作出审查决定,宣告涉案专利权中部分权利要求无效。该案的一个主要争议焦点是:美国专商局是否可以在专利行政确权程序中采用不同于美国联邦地区法院程序中的权利要求解释的规则?对此,Cuozzo公司主张:双方再审程序应被视为一种司法替代程序,因此其理应适用司法程序中的权利要求解释标准。而美国专商局则明确表示:该权利要求解释标准的实施是具有权威性的,至于是否应当被改动的问题,理应由美国国会作出决定,而非联邦法院。PTAB由国会立法而成立,其所适用的标准也应有立法机关确认或改动。[8]美国联邦巡回上诉法院随后维持了PTAB的决定,美国最高法院最终审理了该案件,并在判决中以8:0的一致意见支持了PTAB的做法。判决指出:美国发明法案并未明确规定在双方再审程序中应当采用哪种权利要求解释的标准,美国专商局有权制定并实施其专利确权程序中的规则,采用不同于美国联邦地区法院的标准。
  2. 判例观点及评析
  本文认为,该案所涉及的权利要求解释规则之争,其深层次原因是对美国发明法案下美国专商局确权程序的属性认识之争。即美国专商局确权程序是否属于类似于美国联邦地方法院的司法程序,或可视为司法程序替代品?如果答案是肯定的,那么PTAB就应当适用联邦地方法院的相关规则和标准,当然也包括权利要求解释的标准。对此,美国最高法院在Cuozzo案判决中予以了明确的回应:“双方再审不像是一种司法程序,而更像是一种专门化的行政程序。设立双方再审的目的不仅是要解决当事人之间与专利相关的争议,也要保护重要的公众利益:专利权的垄断应当限制在合法范围内”“对于权利要求的解释,专利制度长久以来在美国专商局再审查程序和司法裁判程序中就存在不同的方式”。可见,美国最高法院明确认为美国专商局程序并不是司法程序的替代品,而是具备特定公益属性的行政程序,在该程序中实行与司法程序不同的规则与标准并无不妥。Cuozzo案是美国发明法案实施之后进入到美国最高法院的双方再审程序第一案。美国最高法院在该案的一致意见中明确地指出了双方再审程序是行政程序、具有公益属性,其影响深远。
  Cuozzo案涉及的权利要求解释规则的后续发展也值得一提。2018年11月,美国专商局主动将其长期使用的权利要求解释规则,修改替换为联邦巡回上诉法院使用的解释规则[9],目的在于“增进与联邦地区法院间的协调性和一致性,以实现专利体系内更高的确定性和可预见性”。[10]虽然从结果上看,美国专商局与联邦地区法院的解释规则最终归于相同,但是美国专商局的上述调整并不违背Cuozzo案的判决,这种选择规则的“权力”正是美国最高法院在Cuozzo案中所认可的。
  (二)2018年Oil States案[11] :合宪性挑战,私权与公益
  1. 案情简介
  专利权人Oil States公司拥有一项专利权,用于保护液压下的井口设备。2012年,专利权人在联邦地区法院起诉Greene s Energy公司侵犯该专利权,后者随即在PTAB启动了双方再审程序。此后,美国联邦地区法院的侵权判定程序和美国专商局的无效程序分别并行审理。2014年,PTAB作出最终书面审查决定,认定涉案专利权相对于现有技术是可预见的,故宣告其无效。Oil States公司诉至美国联邦巡回上诉法院,除了可专利性的问题之外,Oil States公司还对双方再审程序的合宪性提出了质疑。具体而言,其认为根据《美国宪法》第3条的规定,撤销一项专利的行为必须在美国法院中、在陪审团前进行审理。美国联邦巡回上诉法院维持了PTAB的审查决定,Oil States公司随后向美国最高法院提出申诉称:“宪法规定专利权人享有获得陪审团审判和向《美国宪法》第3条法院提起诉讼的权利,但是双方再审违反了这些权利”“专利是私有财产权利,专利无效诉讼必须在《美国宪法》第3条规定的联邦法院审理,而不是在政府机构进行裁决”“双方再审无视先例,将专利诉讼从陪审团手中抢夺过来,交由政府官员处理”。
  2. 判例观点及评析
  美国最高法院没有支持Oil States公司的观点。判决指出:(1)授予专利权的行为涉及公共利益。因为授予专利权涉及“政府和其他人之间产生的问题”,具体而言,专利是“公共特许经营权”。而双方再审(IPR)是对已授权专利的再次审查,其与专利授权涉及的基础是相同的,也涉及公共利益。因此,授予专利权和撤销专利权的程序交由行政机关处理是合理的,美国国会也通过立法明确地给了美国专商局这样的权力。(2)Oil States公司提到的三个在先判例均指出“专利权属于私权”,然而这三个判例是在1870年《美国专利法》的时代下作出的,均不涉及该案中由国会授权设立的专利授权后行政再审程序。因此该案的判决与在先判例并不冲突。(3)历史上,专利无效程序通常是在18世纪的英国法院中进行审理,但在当时也存在着在行政机构枢密院中进行审理的专利撤销程序。因此,现如今美国国会设立的由美国专商局进行审理的IPR程序并不违反《美国宪法》第3条的规定。何况,历史的实践在该案中并非决定性的,因为涉及公共利益的事项交给立法、司法或行政机关都是可以的。(4)最后,不能以美国专商局的IPR程序与联邦法院的司法程序“看上去很像”就推导出IPR程序代行了法院的职责,继而得出其违反《美国宪法》第3条的规定。美国最高法院从来没有使用过这种“看上去像(look like)”的标准来判断该问题。(5)该判决只是回应IPR合宪性的问题,专利权作为一项权利受到宪法上正当程序条款和征收条款的保护。
  该案中,美国最高法院以公共利益论为根基,借助历史分析的方法,回应了专利行政确权程序的合宪性问题。本文认为,美国最高法院在Oil States案和Cuozzo案中的观点和论理逻辑是一脉相承的:首先,专利授权确权程序涉及公共利益;其次,美国国会有权通过立法将涉及公共利益的事项交由行政机关负责;最后,美国专商局行政确权程序虽然与司法程序相似,但其并不是司法程序或司法程序的替代品,而是法律规定的特别行政程序。
  值得一提的是,Cuozzo案和Oil States案的判决分别是由布雷耶(Breyer)大法官和托马斯(Thomas)大法官执笔撰写,而两者分别是美国最高法院现任大法官中持“自由主义(liberal)”倾向和“保守主义(conservative)”倾向的代表性人物。因此,在某种程度上可以说,无论持何种政治立场,美国最高法院的大法官们对于发明法案下专利行政确权程序的性质和定位的认识是高度一致的。
  (三)2018年Knowles案[12] :美国专商局“介入”诉讼
  1.案情简介
  Knowles公司拥有一项No.8, 018, 049的美国专利权,无效宣告请求人Analog公司针对该专利权向美国专商局提出无效宣告请求。PTAB于2015年宣告部分权利要求无效。专利权人Knowles对该决定不服,起诉至美国联邦巡回上诉法院。然而,请求人Analog因其宣告涉案专利无效的目的已经达成,拒绝参加诉讼程序。此时,美国专商局局长Iancu行使了美国发明法案赋予其的“介入(intervene)权”,参与到法院的诉讼之中,为美国专商局作出的决定辩护。
  根据美国专利法的规定,在美国专商局行政确权程序之后的司法程序中,通常是由原行政程序的双方当事人参加诉讼进行对抗。[13]但同时也规定:针对PTAB双方再审和授权后再审的审查决定所提起的上诉,美国专商局局长有权介入(shall have the right to intervene)到该诉讼之中。美国联邦巡回上诉法院应在审理上诉案件前,将审理的地点、时间通知美国专商局局长与各方当事人。[14]该案的争议焦点就是:当一方当事人明确拒绝参加司法程序时,专商局的局长是否有权介入到诉讼之中。
  2.判例观点及评析
  美国联邦巡回上诉法院由三名法官组成合议庭对该案进行审理,以2:1的多数意见维持了PTAB作出的决定。少数意见认为:之所以允许行政机关介入到诉讼程序中,是因为涉及到与之相关的行政职责范围、程序设置和行政规定等事项的调查,即行政机关在该诉讼上具备与之相关的独立利益。而该案并不涉及上述利益,且另一方当事人已经缺席,故美国专商局无权介入。合议庭的多数意见则认为:根据35 U. S. C.§143的规定,美国专商局局长拥有“无条件的(unconditional)、法定的(statutory)”介入权。并且,一系列的在先判例[15]也都允许美国专商局局长在原无效宣告请求人缺席的情况下介入到司法程序中,为其审查决定辩护。多数意见还指出,他们遵循了美国最高法院在Cuozzo案中的做法。在Cuozzo案中,无效宣告请求人因与专利权人达成和解而退出了诉讼,美国专商局仍可以介入到司法程序中。
  本文认为,“介入权”这项制度表明:美国专商局在行政确权诉讼中具有独立的利益主张,即通过涉案决定,向法院说明其职责范围、程序设置和行政规定是合法、合理的。这种利益主张,不等同于双方当事人的利益主张,也无法由任何一方当事人代为主张。据此,如果以我国诉讼法理论进行分析,虽然当事人不服美国专商局的确权决定而提起的司法程序在形式上通常采用双方当事人对抗的“类民事程序”,但是美国专商局介入权的存在体现了行政机关独立的诉讼利益,该诉讼便具备了行政诉讼的基本特征。
  二、判例背后的逻辑:美国专利制度历史经验与现实选择
  从Cuozzo案到Knowles案,美国最高法院和美国联邦巡回上诉法院在三年间通过一系列重要的判例,向业界释明了专利行政确权程序的性质和定位,充分认可了美国发明法案所塑造的PTAB以及行政确权程序的作用与价值。本文认为,无论是从美国专利制度发展的历史轨迹出发,还是从《美国发明法案》的诞生背景来看,美国立法和司法机关对专利行政确权程序持积极肯定的态度,既有其历史上的渊源,也是基于现实的理性选择。
  (一)历史的经验:从专利法到专利局
  我国1984年的第一部《专利法》就设立了专利行政机构——专利局,负责受理、审查专利申请,授予专利权。不同于我国,美国专利局的诞生则晚于美国专利法的颁布实施。回顾美国专利制度的发展历史,可以得出如下结论:在这个拥有强大司法系统和司法传统的法治国家,设立专利行政机构是其专利制度发展到一定阶段的必然选择。
  美国在建国之初就确立了专利制度,1790年的第一部《专利法》没有设置美国专利局,仅设置了一个“促进实用技艺委员会”作为审查专利、授予专利的机构。这个委员会共有三位委员,分别是国务卿、国防部长和司法部长。三位委员都肩负着联邦政府的重要职责,以至于“专利申请的实质审查工作,无法与这些内阁成员的众多其他事务并行不悖,难以得到切实的执行。” [16]1793年,美国国会修订了专利法,仿效英国的制度,实行了专利登记制,取消了三人委员会,由政府注册登记专利,不再对专利申请进行实体性审查。要发现和无效不符合专利性要求的主题,只能以诉讼进行[17],法院判定专利权是否有效[18]。然而,这种注册制度效率低下[19],越来越多的专利无效和侵权的纠纷诉至法院,专利权人对此不满意,法院也被专利诉讼案件所淹没。[20]直至1836年,美国国会通过了新的专利法,设立了隶属于行政体系的美国专利局,招募自然科学与工程学各领域的专门技术人员担任专利审查员,并设置相关的程序性规定,使得美国专利局能够有效地从事专利申请的审查和授权工作。1836年专利法通常被视为美国现代专利体制之基础。[21]
  回顾以上美国专利局诞生的历史,我们可以作如下总结。专利权作为私权,当然可以选择“主张权利——形式注册——权利行使——效力抗辩”的制度路径:行政机关对所有的专利申请一律给予注册,待权利人主张权利且对方产生质疑的时候,再通过双方当事人对抗的方式,由法院判断专利权是否符合法定条件。但是,美国的历史实践已经充分证明,完全采用这种模式将导致纠纷繁多、司法机关案件压力巨大、权利行使效率低下。与之相对,设立一个专业、高效的行政授权机构,在制度的“上游”对专利授权质量进行评估与把控,则有利于整个专利制度的健康运转,有利于形成稳定、可期的市场秩序,最终有利于实现对创新创造的保护与激励。专利行政授权制度直接地带来了积极的社会效益,行政授权程序自然也具备了鲜明的“公益”属性。如此则不难理解美国最高法院在Cuozzo、Oil States案中明确认定“专利审批程序事关公共利益”,这与美国专利法律制度的历史经验一脉相承。
  (二)现实的选择:美国发明法案“重塑”的行政确权程序
  事实上,在美国发明法案颁布实施之前,美国专商局中也设有专利行政确权程序,但是因为种种原因,并未产生显著的作用。美国发明法案带来的变革“重塑”了美国专商局的行政确权程序,激发了程序的活力,使之迅速成为业界的主流选择,并得到了美国联邦司法系统的充分信任。对发明法案重塑行政确权程序的立法动机以及变革前后的程序细节进行考察,将有助于理解Cuozzo、Oil States等案的时代背景,有助于理解专利行政确权程序的现实价值。
  1.美国发明法案前的美国专商局确权程序
  在美国发明法案实施之前,美国专商局负责审理的专利授权后确权程序有“单方复审(ex parte reexamination)”和“双方复审(inter partes reexamination)”。
  (1)单方复审和双方复审的程序设计
  单方复审程序于1981年设立,任何人(包括专利权人、美国专商局的局长)均可以引证公开出版物以书面方式向美国专商局提出单方复审请求。单方复审请求立案之后,请求人不再有机会参与到审查程序之中。对于美国专商局作出的单方复审审查结论,仅专利权人可以上诉到专利局下设的专利上诉及抵触委员会(Board of Patent Appeal and Interference,以下简称BPAI),并进而起诉至联邦巡回上诉法院。在美国发明法案实施之后,单方复审程序仍在运行。
  双方复审于1999年设立,该程序旨在提高双方当事人的参与程度和程序的对抗性。请求人可以在每一次专利权人作出答辩的时候发表意见,并拥有向BPAI上诉的权利,这是与单方复审程序的显著区别。2002年,美国专商局对双方复审程序进行改革,明确了请求人也有权上诉到联邦巡回上诉法院,且双方都可以加入到对方与美国专商局的诉讼之中。
  (2)单方复审和双方复审效果有限
  统计数据显示:在双方复审程序运行的近十三年的时间里(1999年11月29日至2012年9月16日),一共仅受理1919件请求,平均每年不足150件,平均审理周期为44.2个月。[22]单方复审程序自1981年7月开始,至今仍在运行,截至2018年9月共受理请求14005件,平均每年约370件,平均审理周期为27.7个月。[23]同本文开篇提到的美国发明法案实施后,美国专商局每年稳定在1600件以上的确权案件数量相比,“旧法”下单方复审和双方复审的数量少,社会效果有限。
  究其原因,本文认为有以下两个方面。一方面,程序的对抗性不强,当事人参与程序的机会有限。与单方复审相比,双方复审程序更关注程序的对抗性,请求人可以在专利权人作出答辩之后再次提交意见。但是,如果专利权人拒绝作出答辩,请求人就没有了继续参与的机会,双方复审旨在加强双方对抗的程序目的落空;另一方面,审查效率不高。美国专商局在2005年对双方复审程序进行第二次改革,规定必须于两年内结案,并成立了由八十多名资深审查员组成的“中心复审组(Central Reexamination Unit, CRU)” [24],以提升审查效率。此次改革在一定程度上提升了审查效率,但距离当事人和社会期待的效果仍有差距。
  2.美国发明法案“重塑”行政确权的背景与细节
  (1)立法背景
  在专利行政确权程序效果有限的情况下,美国联邦法院的司法确权程序效果也不尽如人意,美国业界认为其突出问题是:费用高,耗时长。在费用方面,美国知识产权法律协会的执行长官在2004年国会众议院知识产权分会听证会上指出:“探测一项新近授权、有效性存疑专利的有效性经常是费用高昂的”;[25]根据美国知识产权法律协会当时的经济分析:专利诉讼的平均成本,包括证据开示的成本,每一方当事人大致在500, 000~3, 995, 000美元之间,取决于风险程度的大小。[26]耗时方面,美国国家科学委员会的报告指出:直到专利授权7到10年之后,最终的裁判在之后的2到3年内不能获得。直至作出了诉讼结论,在市场上和技术上关于专利权的范围还是存在不确定性。[27]
  司法确权程序的不足之处,使得专利业界和美国国会再次将目光转向美国专商局。美国国家科学院研究会(T h e Research Council of the National Academy of Sciences)于2005年向国会参议院所作的一份报告[28]建议:“应当设立一个公开的专利确权程序。美国国会应通过立法,允许第三方向美国专商局的专利行政法官提出针对授权后专利的挑战。该程序的时间、成本和其他特征,将使其成为替代司法确权程序的有吸引力的方案。与司法确权相比,新设的程序应当更迅速、更便宜、更有效地解决专利权有效性问题。如果美国联邦地区法院将

  ······

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