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【期刊名称】 《知识产权》
我国专利授权确权中的“最宽合理解释”
【英文标题】 The Broadest Reasonable Interpretation in Chinese Patent Grant and Confirmation Process
【作者】 闫文军【作者单位】 中国科学院大学知识产权学院{教授}
【分类】 专利法
【中文关键词】 最宽合理解释;权利要求解释;专利审查;专利无效
【英文关键词】 broadest reasonable interpretation; claim interpretation; patent examination; patent invalidation
【期刊年份】 2017年【期号】 12
【页码】 59
【摘要】

美国在专利审查中采用“最宽合理解释”,有别于地区法院的普通含义解释。美国的最宽合理解释适用于美国专利商标局的所有程序,包括双方复审程序。我国法院和专利复审委员会近年来也陆续提出了“最宽合理解释”。最宽合理解释在我国应适用于专利审查和复审程序,但不应适用于无效程序。

【英文摘要】

The United States Patent and Trademark Offi ce uses the “broadest reasonable interpretation” in patent examination, which is different from the ordinary meaning interpretation used by district courts. The broadest reasonable interpretation is used in all procedures of the US Patent and Trademark Offi ce, including Inter Parte Review. China’s courts and the Patent Reexamination Board have also begun to use the “broadest reasonable interpretation” in recent years. In China, the broadest reasonable interpretation should be used in patent examination and review procedures, but should not be used in invalidation procedures.

【全文】法宝引证码CLI.A.1234233    
  笔者在2014年介绍了美国专利审查中的“最宽合理解释”。[1]近几年,美国适用“最宽合理解释”的规则进一步完善,适用的情形也进一步明确。而我国法院和专利复审委员会也开始适用“最宽合理解释”。本文将结合美国适用“最宽合理解释”的规则和情形,对我国如何适用“最宽合理解释”提出建议。
  一、美国的“最宽合理解释”
  (一)美国专利审查中的“最宽合理解释”标准
  美国专利商标局适用“最宽合理解释”标准已经有一百多年的历史。早在1906年的Podlesak v. McInnerney案中,美国专利商标局就指出:“在每个案件中,给出权利要求不扭曲其用语就可以支持的最宽解释,我们认为没有比这更好的解释权利要求的方法了。”[2]在2005年美国联邦巡回上诉法院满席审理判决的Phillips v. AWH Corp.案(以下简称Phillips案)中,法院明确肯定这一标准:“专利商标局在确定专利申请权利要求的范围时,不只是基于权利要求的用语,还根据本领域技术人员对于说明书的理解,对权利要求作出最宽合理解释。”[3]
  美国《专利审查程序手册》(The Manual of Patent Examining Procedure,以下简称MPEP)第2111节关于“权利要求解释”的规定,明确提出采用“最宽合理解释”:“权利要求书应参考说明书给出最宽合理解释。”根据MPEP的规定,在涉及侵权和有效性的法院诉讼中,专利权利要求不进行最宽合理解释,可以根据完整的审查档案进行解释。相比之下,审查员必须以合理允许的方式,以最宽合理的方式解释权利要求,以形成申请人打算要求的明确记录。最宽合理解释并不意味着最宽的解释。相反,权利要求中术语的含义必须与术语的普通和习惯意义一致(除非该术语在说明书中已经给出了特殊的定义),并且必须与说明书中的使用以及图纸一致。此外,对权利要求的最宽合理解释还必须与本领域技术人员将得到的解释一致。
  (二)美国“最宽合理解释”标准的适用
  美国MPEP给出了对于非功能性权利要求适用“最宽合理解释”标准的示意图如下:[4]
  根据上述示意图,按照“最宽合理解释”标准解释权利要求中的用语,首先要确定需要解释的术语,并看说明书中是否有支持该术语的内容,如果有则找出这些内容。在此基础上,主要进行三个判断步骤:
  1.该术语是否有普通和习惯的含义
  普通和习惯含义指的是对于本领域技术人来说在发明做出时所具有的含义。对于本领域技术人员来说,判断是否具有普通和习惯含义时,一般不用看说明书。但在对该术语进行解释时,判断主体并不是本领域普通技术人员,需要借助说明书、权利要求书、现有技术等确定对于本领域技术人员来说是否具有普通和习惯含义。
  2.该术语有普通和习惯含义时,说明书有无特别界定
  如果上一步骤中认定该术语有普通和习惯的含义,则根据说明书中的相关内容,看说明书中是否有进行特别界定的意思表示。说明书中有特别界定主要有以下两种情形:(1)申请人为自己的词典编纂者时。作为自己的词典编纂者,申请人必须明确规定说明书中的权利要求用语的特殊定义与本来具有的普通和习惯含义不同。对权利要求的用语进行重新定义的条件是“在说明书中必须足够清楚,任何对常规用法的偏离,本领域技术人员也会作同样的理解。”[5]对说明书的定义可以是明示的,也可以是暗示的。但如果说明书中对于是否使用普通和习惯含义并不清楚,则认定使用普通和习惯含义。(2)申请人放弃或不请求权利要求用语的全部范围。专利申请人可以通过在说明书中放弃部分范围,以避免将权利要求按普通和习惯含义解释。放弃部分范围声明仅在清楚明确的情况下才被考虑。否则,仍按普通和习惯含义进行解释。
  3.该术语没有普通和习惯含义时,说明书有无给出其含义
  如果该术语不具有普通和惯常的含义,审查员应检查说明书以确定是否对该术语提供了含义。在考虑了说明书和现有技术之后,如果可以认定说明书提供了明确的含义,则根据该含义对该术语进行解释。
  (三)美国“最宽合理解释”适用的程序
  在审查过程中,美国专利商标局采用最宽合理解释方法。不服专利商标局的驳回决定,专利申请人提起的再审查程序(Reexamination)中,以及授权后的单方再审查程序(Ex Parte reexamination)、授权后复审程序(Post Grant Review)中,美国专利商标局、专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,以下简称PTAB)也适用最宽合理解释。
  2011年颁布的《美国发明法案》引入了双方复审程序(Inter Partes Review, IPR)。双方复审程序具有快捷、费用较低、专利无效成功率高、利于和解等优点,在近几年得到广泛应用。对于双方复审程序是否适用最宽合理解释,美国最高法院在2016年的Cuozzo案[6]中进行了分析,最终认定最宽合理解释适用于授权后的双方复审程序。
  因此,在美国专利商标局及PTAB在所有程序都适用最宽合理解释。不服其决定上诉到联邦巡回上诉法院后,联邦巡回上诉法院也适用最宽合理解释。此人家庭地位极低
  二、我国专利授权确权中的最宽合理解释
  (一)我国授权确权中权利要求解释的规定
  我国《专利法》第59条关于专利保护范围的规定,并没有区分授权确权还是专利侵权。我国《专利法实施细则》并没有关于专利权利要求解释的规定。因此,《专利法》关于权利要求解释的法律规定,实质上在审查和侵权诉讼中适用的是相同的规定。[7]
  《专利审查指南》也没有关于专利权利要求解释的概括规则。而在适用《专利法》第26条第4款审查权利要求是否清楚的规定中,涉及到权利要求解释的内容。《专利审查指南2010》第二部分第二章3.2.2规定:“权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下,权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚,这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求,使得根据权利要求的表述即可明确其含义。”上述规定虽然是针对权利要求是否清楚作出的,但也可以适用于关于新颖性、创造性判断中专利保护范围的确定。上述规定比较简单,并没有涉及最宽合理解释的问题。
  (二)我国法院的意见
  1.法院早期的意见
  很长时间以来,我国并不区分授权确权中的权利要求解释和侵权诉讼中的权利要求解释。实质上,在授权确权案件中,法院也是按侵权诉讼中的权利要求标准进行权利要求解释。例如,在“具有宽视野的潜水面罩”实用新型专利无效案中,[8]复审委对于权利要求中的“镜面”采用了较宽的解释,认为它包括平面镜片也包括曲面镜片,因为说明书并没有指明“镜面”仅指平面镜面。但法院在解释其含义时,则从发明目的理解,认定镜面仅指平面镜面。法院的解释方法,实质上采用了与侵权判断时相同的解释方法。
  2.最高人民法院判决中的意见
  在2011年审结的在“墨盒”专利无效行政诉讼案中,最高人民法院在裁定中提出,专利授权确权程序与专利民事侵权程序中权利要求解释方法在具有一致性的同时也具有差异性。在授权确权程序中,若说明书对该用语的含义未作特别界定,原则上应采本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义,尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论,从而促使申请人修改和完善专利申请文件,提高专利授权确权质量。[9]
  在2015年判决的“反射式萨格奈克干涉仪型全光纤电流互感器”专利无效行政诉讼案中,最高人民法院指出:通常情况下,在专利授权确权程序中,对权利要求的解释采取最大合理解释原则,即基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求作出最广义的合理解释。[10]
  3.北京市高级人民法院判决中的意见
  在2016年判决的“含E-1, 3, 3, 3-四氟丙烯和氟化氢的共沸组合物及其应用”专利复审行政诉讼案中,北京市高级人民法院在判决中指出:当权利要求中的术语在所属技术领域有普通含义,在说明书中也有特别限定,如果该特别限定是清楚的,本领域人员能够明白该特别限定的含义,则应当采用说明书中的特别限定来确定该术语的含义。如果说明书中没有特别限定,或者特别限定不清楚,所属领域技术人员无法明白该特别限定的具体含义,则应当采用所述技术领域的普通含义。如果该术语在所属技术领域没有普通含义,在说明书中也没有特别限定,或者特别限定不清楚的,则可以对该术语作“最宽泛的解释”,并认定权利要求得不到说明书的支持。这就是专利授权程序中应当坚持的权利要求解释规则。[11]
  4.北京知识产权法院判决中的意见
  在2017年判决的“电子胸卡”专利无效行政诉讼案中,原告认为“插针”应作广义的理解,应涵盖所有的针式插接装置,而被告及第三人认为其应理解为电子领域的排式插针。北京知识产权法院指出:考虑到申请人在授权程序中与专利权人在确权程序中修改专利申请档案之自由度的不同,在授权程序中对相关技术术语含义的理解采取本领域普通技术人员的通常理解,更加有利于促使申请人将说明书中对相应术语的特别限定直接写入权利要求,以便清晰地界定权利要求的保护范围,降低向社会公众搜索、交易及创新的成本,尽量实现社会公众与专利申请人利益之间的平衡;而在确权程序中,囿于专利权人对专利档案修改方式、修改时机等诸多限制的存在,采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的含义,更加有利于保证具有实质技术贡献的技术方案获得专利权的保护,从而符合专利法之鼓励创新的目的。该案为专利确权行政纠纷,因此,“插针”具体含义应当采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的含义予以确定。[12]
  (三)专利复审委员会在决定中的意见
  在2016年9月做出的114921号复审决定中,专利复审委员会指出:在发明的实质审查程序和复审程序中对权利要求技术方案的理解宜遵循最大合理解释原则,即基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求作出最广义的合理理解。
  在2017年3月2日做出的31639号无效审查决定中,专利复审委员会指出:在确权程序中,对于权利要求保护范围的理解一般应当采取最宽合理理解解释原则,即:一般情况下,权利要求中的用词应当理解为本技术领域通常具有的含义。当说明书中对该术语无特别定义,甚至无详细文字说明或描述时,不应用附图中图示的内容对权利要求中的用词进行排除或限制性理解。
  (四)我国现行做法的总结
  在《专利法》《专利法实施细则》和《审查指南》均未区分授权确权中的权利要求解释与侵权诉讼中的权利要求的情况下,我国长期以来区分授权确权和侵权诉讼中的权利要求规则。
  2011年最高人民法院首次提出了尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,实质上是从宽解释。2015年最高人民法院明确提出了在授权确权案件中采用“最广义的合理解释”。上述两个案子,都是专利确权案件,最高人民法院的意见是授权和确权案件都适用最宽合理解释。
  此后,北京市高级人民法院、北京知识产权法院和专利复审委员会都肯定了最宽合理解释标准。其中北京高级人民法院对于专利确权案件中是否适用最宽合理解释没有发表意见,但北京知识产权法院认为在专利确权案件中并不适用最宽合理解释。而专利复审委员会在复审决定和无效决定中都适用了最宽合理解释。
  因此,虽然三级法院和专利复审委员会都肯定了最宽合理解释标准,但适用的术语各不相同,如“最大合理解释原则”“最广义的合理解释”“最宽泛的解释”“最宽合理解释”“最宽合理理解解释原则”,其指向的都是英语中的Broadest Reasonable Interpretation,本文统称其为“最宽合理解释”。另外,对于最宽合理解释在是否适用于专利无效以及其后的无效行政诉讼,还有不同的意见。北京知识产权法院明确提出不适用于确权程序,北京市高级人民法院未对此表态,而最高人民法院和专利复审员会都认为适用于专利确权案件。另外,对于最宽合理解释的具体标准,在有关文书中的描述各不相同。会让它误以为那是爱情
  三、对我国审查中采用最宽合理

  ······

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【注释】                                                                                                     
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