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【期刊名称】 《人民司法(案例)》
宣告专利无效的决定对当事人已履行的和解协议不具有溯及力
【作者】 罗伟明(二审主审法官)【作者单位】 江苏省高级人民法院
【分类】 专利法【期刊年份】 2012年
【期号】 24【页码】 92
【摘要】

【裁判要旨】 专利权的稳定性具有相对性,因此专利权人在专利侵权诉讼中申请财产保全时应当承担更高的注意义务。如果专利权最终被宣告无效,法院可以认定专利权人在专利侵权诉讼中申请财产保全未尽到相应的注意义务,属于财产保全申请错误。当事人之间达成的侵权和解协议,与专利法第四十七条第二款中规定的专利实施许可合同存在相似之处。认定宣告专利权无效的决定,对在专利权被宣告无效前已经履行的侵权和解协议不具有追溯力,符合专利法第四十七条的立法精神,同时也有利于鼓励当事人通过和解解决纠纷。

■案号 一审:(2010)宁知民初字第138号 二审:(2010)苏知民终字第0170号

【全文】法宝引证码CLI.A.1165029    
  【案情】
  原告:江苏省镇江市丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司。
  被告:周梅生。
  周梅生系涉案两项汽车车灯外观设计专利的专利权人。2007年8月,周梅生就涉案两项外观设计专利向江苏省南京市中级人民法院提起专利侵权诉讼,请求法院判令丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司立即停止侵权,连带赔偿经济损失每案50万元。2007年9月,应周梅生的申请,南京市中级人民法院冻结了丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司银行账户上存款各50万元。2007年12月,经法院调解,双方达成和解,周梅生撤诉,丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司给付周梅生2万元补偿款。丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司银行账户上的资金在冻结期间产生同期存贷款利息差13799.89元。
  2007年9月,丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司向专利复审委员会申请涉案两项专利权无效。经过行政诉讼程序,2009年6月,北京市高级人民法院作出(2009)高行终字第440号行政判决书,宣告周梅生涉案两项专利权无效的决定发生法律效力。
  2010年3月,丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司向南京市中级人民法院起诉,请求法院判令周梅生:1.赔偿因错误财产保全申请给丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司造成的损失;2.赔偿丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司在专利侵权诉讼中支出的律师费及其他合理支出。
  周梅生辩称,其向南京市中级人民法院起诉丹阳新型车灯厂和丹阳新型车业公司侵犯专利权时,涉案两项外观设计专利均系有效专利。前案专利侵权诉讼以丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司向周梅生支付2万元补偿款达成庭外和解而结案,丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司应当自行承担其律师费、公证费、差旅费等费用。请求法院驳回丹阳新型车灯厂和丹阳新型车业公司的全部诉讼请求。
  【审判】
  江苏省南京市中级人民法院经审理认为:
  1.周梅生申请财产保全错误,应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失即被冻结资金在冻结期间同期产生的存贷款利息差13799.89元。前案专利侵权诉讼以撤诉结案,未作出实体判决,前案专利侵权诉讼中作出的财产保全裁定不属于我国专利法(前案被控专利侵权行为发生于2007年,故本案应适用2000年修正的专利法,以下未作特别说明的均指2000年修正的专利法)第四十七条第二款规定的裁定,国家知识产权局专利复审委员会就涉案两项外观设计专利权作出的无效宣告决定,对其具有溯及力。涉案两项外观设计专利权被宣告无效,应当视为其自始不存在,即周梅生提起专利侵权诉讼的前提和基础业已丧失,不可能获得胜诉的实体判决,周梅生财产保全的申请也失去应有的事实和法律基础,因此,必然是错误的,周梅生应当赔偿丹阳新型车灯厂和丹阳新型车业公司因财产保全所遭受的损失。
  2.周梅生应当向丹阳新型车灯厂和丹阳新型车业公司返还2万元补偿款。前案专利侵权诉讼以周梅生向一审法院撤回起诉而结案,并不属于我国专利法第四十七条第二款规定的专利权被宣告无效不具有溯及力的例外情形。前案专利侵权诉讼中,丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司向周梅生支付2万元补偿费的事实和法律基础是涉案两项外观设计专利权合法有效,而涉案两项外观设计专利权被宣告自始无效,周梅生取得2万元补偿费没有合法根据,属于不当得利,应予返还。
  依照民法通则第九十二条,专利法(2000年修正)第四十七条第一款、第二款,民事诉讼法第六十四条第一款、第九十六条之规定,南京市中级人民法院判决如下:一、周梅生在判决生效之日起10日内向丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司赔偿因财产保全申请错误而导致的经济损失13799.89元;二、周梅生在判决生效之日起10日内向丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司返还2万元;三、驳回丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司的其他诉讼请求。
  一审宣判后,丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司与周梅生均不服一审判决,提起上诉。
  江苏省高级人民法院经审理认为:
  1.周梅生申请财产保全错误,依法应当承担相应的赔偿责任。第一,专利权的稳定性具有相对性,特别是在我国对外观设计和实用新型专利申请不实行实质性审查的情况下,专利权人对自己的专利权存在被宣告无效的可能性应当是明知的。第二,法律并未将申请财产保全规定为专利权人维权必须要采取的措施,是否提出申请由其自行决定。同时,法律规定申请人在申请财产保全的同时需要提供相应的担保,故专利权人对其申请财产保全相应的法律风险也应当是明知的。第三,在专利诉讼中,由于申请宣告专利权无效的相关程序耗时较长,专利权人一旦申请财产保全或先行责令停止侵权等临时措施,被申请人往往处于比较弱势的地位,其权益有时会遭受难以挽回的损失。鉴于此,专利权人在专利侵权诉讼中申请财产保全或先行责令停止侵权等临时措施时应当承担更高的注意义务。
  本案中,因涉案两项外观设计专利权最终被宣告无效,故周梅生主张专利侵权的诉讼请求就失去了权利基础,最终不会获得法院的支持。因此,周梅生在前案专利侵权诉讼中申请财产保全未尽到相应的注意义务,侵犯了丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司的财产权益,并给丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司造成了一定的损失,属于财产保全申请错误,应当赔偿丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司相应的损失。
  2.周梅生不应返还丹阳新型车灯厂、丹阳新型车业公司2万元补偿款。如前所述,专利权的稳定性具有相对性,而充分保护专利权人在专利权存续期间获得的合法利益,是鼓励专利权交易(转让、实施许可等),鼓励科技创新,促进专利更快更有效地转化为现实生产力的必然要求和必要保障。如果专利权人在专利权存续期间依法获得的利益因专利权被宣告无效而必须返还,则专利权人在专利维权、专利权交易方面必将面临很大风险,申请专利权的积极性必然受到抑制,不利于科技创新和推广。这种结果将与专利法的立法目的、专利制度的功能背道而驰。
  在前案专利侵权诉讼中,双方当事人在一审法院主持下,在自愿、平等的基础上以各自的行为达成了事实上的和解协议,即新型车灯厂和新型车业公司向周梅生支付2万元补偿款、周梅生向法院申请撤诉,此系双方真实意思的表示。因此,在涉案两项专利权被宣告无效的情况下,周梅生是否应当返还该2万元补偿款,要看宣告涉案两项专利权无效的决定对该和解协议是否具有溯及力。虽然本案中的和解协议未被规定在专利法第四十七条第二款中,但究其性质,其与该条款中规定的专利实施许可合同存在相似之处,即都是在专利权有效的前提条件下,专利权人与实施该专利的人达成的协议,由实施该专利的人向专利权人支付相应的费用。因此,认定宣告专利权无效的决定,对在专利权被宣告无效前已经履行的(不论其是在诉讼中达成的还是在诉讼外达成的)侵权和解协议不具有追溯力,这符合专利法第四十七条的立法精神,同时也有利于鼓励当事人通过达成和解协议解决纠纷,节约诉讼成本,促进诉讼和谐与案结事了。否则,势必造成更多的当事人在专利被宣告无效后诉讼到法院,或者在已经提起的专利侵权诉讼中为等待判决结果而一味地延长诉讼的过程,加大诉讼成本。因此,本案中周梅生取得该2万元补偿款不属于不当得利,无需返还。
  综上,二审法院依照民事诉讼法第六十四条第一款、第九十六条、第一百五十三条第一款第(二)项,参照专利法(2000年修正)第四十七条第二款之规定,判决如下:一、撤销一审判决第二项;二、维持一审判决第一项、第三项。
  【评析】
  本案是一起特殊的专利纠纷案件。在前案专利侵权诉讼案件中,经法院调解,专利权人与被控侵权人达成赔偿损失的和解协议,并由专利权人向法院申请撤回起诉而结案。但之后,专利权经过无效程序和行政诉讼程序最终被宣告无效,故前案被控侵权人向法院起诉,要求对方赔偿因财产保全错误造成的相关损失并返还赔偿款。该案审理中涉及两个重要问题的判断,一是该案是否属于申请财产保全错误;二是宣告专利权无效的决定对于当事人达成的和解协议是否具有追溯力。由于相关法律规定不够具体或存在法律漏洞,在二审审理中,江苏省高级人民法院对此进行了认真讨论,最终形成以上二审裁判结果。
  一、对专利法(2000年修正)第四十七条第二款规定的“裁定”的理解
  专利法(2000年修正)第四十七条规定:“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”“宣告专利无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”“如果依照前款规定,专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费,明显违反公平原则,专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。”上述规定中,关于宣告专利权无效的决定不具有追溯力的内容,即是专利法第四十七条第二款的规定。该规定是在1992年

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