查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
【期刊名称】 《知识产权》
近似商标转让制度模式的选择与重构
【作者】 王娟【作者单位】 同济大学法学院{2013级博士生}
【分类】 商标法
【中文关键词】 近似商标;转让模式;商标共存协议;加注标记;商标撤销
【英文关键词】 similar trademarks; transfer model; co-existence agreement; adding differentiating marks; cancellation mechanism
【期刊年份】 2017年【期号】 2
【页码】 70
【摘要】 近似商标转让存在着自由转让与一并转让两种模式。我国采用了近似商标一并转让模式,但又独具特色。从该制度的实践效果来看,其虽然在一定程度上防止了市场混淆,但在法律适用上也引起了很大争议,而且违反了当事人意思自治原则。分析相关的法理和经济学理论,借鉴域外两种近似商标转让模式,我国应当选择近似商标自由转让模式,并通过近似商标共存协议、加注标记、近似商标的撤销等配套制度,实现保护私权与维护公共利益的平衡。
【英文摘要】 There are two legislative models on the transfer of similar trademark, namely free transfer and package transfer. China employs the package transfer mode, but with its own characteristics. The actual practice shows that it can prevent market confusion to some degree, but also causes great controversies in legal application; and it violates the principle of will autonomy. By analyzing relevant jurisprudence and economic theory, and by learning the experiences from abroad, the paper suggests that China should adopt the free transfer model. Besides, the co-existence agreement, adding differentiating marks, and cancellation mechanism of similar trademarks should also be employed, to strike a balance between protecting the private rights and safeguarding public interests.
【全文】法宝引证码CLI.A.1223196    
  
  为保护主要使用的商标,商标权人往往会在同一种或类似商品上注册相同或近似的商标,形成防御商标和联合商标。在申请商标转让时,根据我国《商标法》相关规定,[1]这些联合商标或者防御商标(以下统称近似商标[2])是一个整体,如果要转让其中一个,其他的必须一并转让。未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让。这种制度设计的初衷在于防止近似商标由于分属不同的主体而导致消费者混淆,但这种制度在客观上也存在一些不足。本文将评析我国近似商标一并转让制度的实践效果,并对域外两种近似商标转让的制度模式进行分析比较,最后,在尊重我国商标法制度结构形态的基础上,提出完善建议。
  一、我国近似商标一并转让制度的实践效果
  通过对近似商标一并转让制度的实践效果进行分析,不难发现,虽然该制度在一定程度上可以防止近似商标由于不同主体持有而导致的市场混淆,但是也带来了一些负面问题。
  (一)实践中法律适用的混乱
  在实践中,如果商标权人与受让人达成近似商标的分开转让协议,并到商标局申请办理商标权转让登记,商标局将以“近似商标须一并转让”为由,拒绝办理单个近似商标的转让登记。此时,双方需对商标转让问题重新协商,若无法达成一致意见,受让人往往向法院提出诉请,请求法官对转让合同中约定商标的归属问题进行判定。由于近似商标一并转让制度过于简单概括,对该类案件的裁判,学界和实务界均存在很多争议。《商标法》42条的规定是否属于《合同法》52条的“强制性法律规定”,这决定着近似商标分开转让合同的法律效力。有学者认为,该规定属于效力性强制性规定,分开转让近似商标的行为违反了“法律、法规的强制性规定”,应属无效。[3]也有学者认为,商标法关于近似注册商标一并转让的规定属于管理性规范,分开转让近似商标虽然违反了该规定,但并不导致合同无效。[4]司法实务中对该类案件的裁判结果也存在较大差异。有的法官持近似商标一并转让的立场。例如在“羊老大”商标纠纷案中,陕西高级人民法院把一个商标判给“榆林羊老大”,并根据一并转让原则把其他近似商标也判给“榆林羊老大”。[5]在“张哲生商标权出资纠纷案”中,法官也持同样观点。[6]也有的法官认为,近似商标分开转让合同是无效的。[7]还有些法院虽然根据当事人诉请对单个涉案商标权属作出判决,但在执行阶段却根据《最高人民法院关于对注册商标专用权进行财产保全和执行等问题的复函》[8]将与涉案商标近似的商标一并执行。[9]因为法院虽然对单个商标的权属进行了判定,但商标局并不会进行转让登记。也就是说,法院的确权最终要经过商标局的审查才能真正起作用,这不仅没有显示出司法权的权威性和终局性,反而体现了行政权对司法权的压制。
  (二)违反当事人意思自治原则
  在近似商标一并转让制度中,“近似商标”涵盖了联合商标和防御商标。事实上,我国并不存在联合商标制度和防御商标制度,这些外观相同或近似的商标均是作为独立的商标注册登记的,在实践中也是作为独立的商标被使用的。但是在转让时,却不再被视为独立的商标,而成为了一个整体。这令人匪夷所思。而且该制度完全不考虑双方当事人的意思表示,要求商标权人必须将其持有的近似商标一并转让,否则将“视为放弃转让该商标的申请”,显然违反了民法上的当事人意思自治原则。尤其是前面所提到的一些强制转让的判决,剥夺了当事人就近似商标议价的机会,相当于强制剥夺了转让人的财产。
  当前的近似商标一并转让制度在适用中引发了诸多争议,而且也违反了当事人意思自治原则,因此,有必要对该制度重新审视。如何处理尊重当事人自由意志与防止市场混淆之间的矛盾,这是对近似商标转让进行法律规制的要点和难题。他山之石,可以攻玉。域外相关立法可以为我们提供一些参考和借鉴。
  二、近似商标转让制度的两种模式
  在近似商标转让问题的法律规制中,存在着当事人意思自治原则与防止市场混淆原则的冲突,那么应当如何取舍和平衡呢?通过对域外相关立法进行分析,可以将其划分为以下两个模式。
  (一)近似商标一并转让模式
  即法律明确规定对于同一商标权人在相同或类似商品上注册相同或近似的商标,如果发生转让,必须一并全部转让,否则主管机构将不予进行转让登记。例如《巴西商标法》第135条规定:转让必须包含转让人名下的涉及相同或相类似商品或服务的所有相同或近似商标的注册商标和注册申请,否则主管机构将取消注册商标或拒绝注册申请。[10]还有一些国家法律规定了联合商标制度,该制度对于保护主商标,特别是驰名商标具有重要意义。但是这种制度也存在一个问题:商标是在使用过程中发挥识别功能的,因此各国均对商标的使用提出要求,例如注册商标未使用的撤销制度。而权利人往往并不会使用其申请的联合商标,那么就会面临被撤销的风险。为了解决这个问题,联合商标制度中往往有这样的规定:联合商标中一个商标的使用即视为所有联合商标的使用,这其实也是将联合商标视为一个整体。例如《印度商标法》第55条、《南非商标法》第31条,[11]既然联合商标在法律上被视为一个整体,那么在发生转让时,这些联合商标应当一并转让。
  另外,制定近似商标一并转让制度主要还基于这样的考虑:如果允许近似商标分割转让,会导致它们由多个不同的主体持有,其结果就等于这些近似商标由不同的人注册取得,这有悖于商标法基本要求,为了避免上述情况,应当禁止近似商标的分开转让。我国商标法虽然规定了近似商标一并转让制度,但与上述国家的规定还存在一些区别,就联合商标制度而言,我国商标法虽然并不禁止允许同一商标权人在相同或类似的商品上注册近似的商标,但这些注册商标不是以联合商标的名义注册的,而是以单个的、独立的商标申请注册的,而且这些单个的商标如果连续三年不使用的话也可能会被撤销。
  (二)近似商标自由转让模式
  该模式坚持当事人意思自治优先的立场,允许商标权人将近似商标单个分开转让,同时通过相应的配套措施来防止可能出现的市场混淆。
  1.近似商标可自由转让
  例如《韩国商标法》第54条之一规定,商标权可以按每个指定商品分割移转。但类似指定商品上的商标权应当一并移转。由此可以推断出,非类似指定商品上的商标权,例如在不同商品类别上注册的防御商标是可以分割转移的。第54条之二进一步规定,如果商标权指定两个或两个以上的商品,该商标权可以就每个指定商品进行分割。一个商标权尚且可以分割,在不同商品种类上注册的防御商标更是可以分割转让。另外,对于联合商标的分割转让,日本的联合商标制度很值得研究。日本的商标法历史上曾存在过联合商标制度,同大多数国家的联合商标制度相类似,这些近似商标被看作是一个整体,不能分割转让,而且只要商标权人使用其中的一个商标,就可免除因其他联合商标的不使用而被撤销。[12]但是联合商标制度在发挥积极作用的同时,也产生了负面影响,即商标权人申请了大量的不必要的联合商标,同时也给审查机关造成了很大的负担。因此,1996年《日本商标法》取消了联合商标制度,虽然并未禁止同一商标权人在相同或类似商品上注册若干个近似的商标,但是这些近似商标不再视为一个整体,而是一个个独立的商标,可以独立转让。
  2.防止近似商标混淆市场的措施
  在近似商标分开转让时,这些近似商标将会分属于不同的市场主体,并被使用于相同或类似的商品或服务,极有可能造成实践中的消费者混淆。因此在允许近似商标分开转让的同时,需要相应的措施来防止市场混淆,例如《韩国商标法》规定,近似商标分开转让后,如果其中一个商标权人出于不正当竞争目的而导致消费者混淆的,任何人可以向知识产权局申请撤销该商标。[13]而《日本商标法》对此规定得更为全面[14]:第一,近似商标分开转让后,如果其中一个商标权人或商标使用权人在使用中损害其他商标权人的利益时,后者可以要求前者对其使

  ······

法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
【注释】                                                                                                     
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
本篇【法宝引证码CLI.A.1223196      关注法宝动态:  

法宝联想
【共引文献】
【相似文献】
【作者其他文献】
【引用法规】

热门视频更多