查找:                      转第 显示法宝之窗 隐藏相关资料 下载下载 收藏收藏 打印打印 转发转发 小字 小字 大字 大字
【期刊名称】 《知识产权》
确定标准必要专利许可费率的Top-down方法研究
【副标题】 以TCL案为例【作者】 郭禾吕凌锐
【作者单位】 中国人民大学法学院{教授、博士生导师}中国人民大学法学院{博士研究生}
【分类】 专利法
【中文关键词】 标准必要专利;许可费率;Top-down方法;事前联合谈判
【英文关键词】 standard-essential patent; royalty rate; Top-down method; ex ante joint negotiations
【期刊年份】 2019年【期号】 2
【页码】 58
【摘要】 Top-down方法首先要求评估特定标准中所有必要专利的整体价值,即整体费率,再根据专利持有人所占份额确定许可费。由于专利实施者为标准所支付的使用费总额是一定的,Topdown方法可以避免费率堆叠、遏制私掠行为。在根据TCL案总结适用top-down方法基本思路的基础上,本文指出运用该方法的难点之一在于确定整体费率(Aggregate Royalty)的证据信息不足。在总结现有确定整体费率的基础上,本文认为事前联合谈判方式可能是确定整体费率的合法有效途径,从而为适用Top-down方法提出建议。
【英文摘要】 The Top-down methodology, above all, requires evaluating the entire value of all essential in a certain standard, i.e.the aggregate royalty, then deciding the license fee according to the shares held by asserting SEP holder. Since the total amount of royalty paid by patent enforcers is fixed, the top-down method can help to avoid royalty stacking and stop privateering. According to the basic steps of the topdown method concluded from the TCL case, this paper points out that insufficient evidence information in deciding aggregate royalty makes it more difficult to apply. This paper suggests that a preferable way for determining the appropriate aggregate royalty applicable to a particular standard could be joint negotiations among patent holders and potential manufacturers of standardized products, prior to the approval of the standard.
【全文】法宝引证码CLI.A.1253828    
  一、引言
  在知识经济的大背景下,专利标准化、标准国际化发展趋势显著,标准必要专利(Standard-Essential Patent, SEP)随之产生。标准必要专利(以下简称SEP)即被纳入标准的专利,是为符合某一标准所必须要实施的专利技术。专利纳入标准后,从业者要参与该行业的竞争就必须实施标准必要专利。为避免SEP持有人在授予标准必要专利许可的过程中以请求停止侵害或颁发禁令为要挟,攫取超高许可费,大多数标准组织制定了FRAND(Fair, Reasonable, and Non-discriminatory)知识产权政策,即对标准的实施者给予公平、合理、无歧视的许可。由于FRAND含义的模糊性以及何为FRAND规则的不确定性,关于SEP许可费的法律纠纷时有发生。计算FRAND许可费的关键在于确定专利的价值,其中通过分析专利技术的贡献性确定SEP价值的基本方法包括Top-down方法和Bottom-up方法两种,司法实践中法官经常适用Bottom-up方法,即考查专利组合对标准的重要性,以及作为整体的专利组合对于被控侵权产品的重要性。由于这种方法过分强调有争议的专利组合的价值,很可能导致费率堆叠、引发私掠行为。直到2017年12月21日,围绕TCL公司与爱立信公司之间长期以来关于2G、3G和4G SEP许可费率的争议(以下简称TCL案),[1]美国加利福尼亚中区联邦地区法院[2]James V. Selna法官公布的判决中,才开始完整地适用Top-down方法计算FRAND许可费率,尝试解决费率堆叠问题并遏制非专利实施者通过提起诉讼赚取利润的行为。[3]
  二、Bottom-up方法及其缺陷
  Bottom-up方法最初又被称作增量价值(incremental value)方法,该方法以经济学的有形商品定价理论为基础,即基于为最终产品添附的价值确定合理许可费。[4]增量价值方法在美国司法实践中的运用可以追溯到1915年美国联邦最高法院关于Dowagiac Mfg.v. Minn. Moline Plow案的判决。[5]如今,对增量价值的考察是确定FRAND许可费的因素之一。从直观意义上,专利权人应当就被纳入标准的专利较于其它可替代技术而为标准化产品添附的价值享有利益。美国联邦贸易委员会在2011年度知识产权报告中曾推荐使用该方法计算FRAND许可费并指出,法院应该认识到,纳入标准的专利技术相对于仅次于它的最佳替代方案的增值,就是被许可人在谈判中愿意支付的合理许可费的上限。法院不应判决给予许可人高于增值的许可费或损害赔偿。[6]
  (一)费率堆叠
  由于Bottom-up方法孤立地评估每项专利对产品价值的贡献而不考虑标准的整体费率,很可能导致费率堆叠。例如,假设某产品具有50种主要特征,[7]其中受专利法保护的特征有40种,涉及1000项专利,其中特征A(标准)涉及已作出FRAND承诺的25项SEP。假定X公司拥有其中5项SEP, Y公司拥有其中10项SEP, Z公司希望生产和销售该产品。按照Bottom-up方法,在Z和X就许可费发生司法纠纷的情况下,法院需要确定X的专利技术对产品价值的贡献。根据Microsoft v. Motorola案的判决过程,该方法需要分析X的SEP对标准(特征A)的重要性,以及特征A对产品的重要性。[8]假设有证据证明特征A非常重要,对产品总价值的贡献占5%,同时X的SEP占标准(特征A)价值的15%,则X的SEP占产品总价值的0.75%,即X可以收取相当于产品平均销售价格(average selling price ,以下简称ASP)0.75%的许可费。如果随后Z公司就许可费问题又与Y公司发生法律纠纷,不同辖区的法院将再次按照Bottom-up方法确定Y公司持有的SEP和特征A对于产品总价值的贡献。
  理想状态下,产品特征中涵盖的1000项专利的价值加上非专利特征的价值总和应当正好等于产品价值(100%)。然而,当一台产品设备中包含数千项专利或其它投入时,与所有其它投入相比,法官和陪审团倾向于过分强调有争议的专利(组合)的价值。[9]如果不同辖区的法院分别孤立地评估各部分专利的价值,在某一标准纳入大量必要专利的情况下,就会引发费率堆叠,导致Z公司制造、销售成本过高,最终损害相关产品消费者的利益。这一现象在美国司法实践中尤为显著。以2013年到2014年间,美国法院对于802.11Wi-Fi标准(共计约3000个SEP[10])所涉35项SEP作出的五份许可费(率)判决为例(见表1)。[11]依判决结果,假设Wi-Fi路由器的市场零售价为50美元,制造商仅就这35项SEP(约占SEP总数的1.17%)所需支付的许可费即高达2.2406美元(约占产品销售价格的4.5%)。[12]
  表1美国关于SEP许可费率判决统计表

┌─────────┬────────────────┬──────────┐
│案件名称     │审理法院(年份)         │许可费(率)     │
├─────────┼────────────────┼──────────┤
│Microsoft v. Motor│华盛顿西区联邦地区法院(2013)  │0.035美元/应用单位 │
│ola案       │                │          │
├─────────┼────────────────┼──────────┤
│In re Innovatio案 │伊利诺伊北区联邦地区法院(2013) │0.0956美元/应用单位 │
├─────────┼────────────────┼──────────┤
│Ericsson v. D-Link│德克萨斯东区联邦地区法院(2013) │0.15美元/应用单位  │
│案        │                │          │
├─────────┼────────────────┼──────────┤
│Realtek v. LSI案 │加利福尼亚北区联邦地区法院(2014)│0.12%美元/营业收入 │
├─────────┼────────────────┼──────────┤
│CSIRO v. Cisco案 │德克萨斯东区联邦地区法院(2014) │1.90美元/应用单位  │
└─────────┴────────────────┴──────────┘

  (二)私掠行为
  除费率堆叠之外,Bottom-up计算方法还可能导致专利权人的私掠行为(Privateering)。持有专利的主体包括专利实施实体(PE)和非专利实施实体(NPE)。后者作为不直接实施其持有的专利技术生产产品或提供服务的主体,既包括大学、研究所等科研机构,也包括以授权许可和提起诉讼为主要营利方式的专利主张实体(Patent Assertion Entities,简称PAE)。PAE泛指从一切渠道来源取得专利并通过主张专利权获取收益的实体,在某些情况下,原专利主体要求PAE以指控原专利主体的竞争对手侵权为要挟,胁迫竞争对手支付专利许可费,并与PAE分割不当得利,实践中原专利主体的上述行为通常被称作私掠。[13]本文认为,所谓私掠是指专利权人与一个或多个PAE合谋,以向PAE转让其持有的专利为手段,通过合谋的PAE向专利权人的竞争对手提起侵权诉讼等主张专利权的方式,提高竞争对手成本、损害竞争对手利益的行为,是一种滥用专利权的行为。专利权人与PAE之间的合谋行为构成私掠交易,从事私掠交易的PAE通常又被称为专利流氓(Patent Troll)。[14]
  由于美国法院多使用Bottom-up方法计算涉案SEP对产品价值的贡献而且倾向于夸大SEP的价值,越来越多的SEP持有人将其部分或全部SEP转让给多个PAE,再由各PAE分别向法院主张侵犯SEP的损害赔偿。2015年的一份研究报告发现,2000—2015年间,涉及七个主要标准(GSM、USB、802.11、Bluetooth、UMTS、H.264和LTE)的专利诉讼中,由NPE就侵犯SEP提出的占77%。[15]另一研究结果显示,权利人声称持有的SEP中,有超过12%转让过至少一次,高于行业9%的平均转让率。[16]事实上,表1中In re Innovatio案中,PAE主张侵犯的SEP也受让于原SEP持有人。在尚未进入法庭审理阶段的Apple v. Acacia案中,苹果公司声称,诺基亚作为持有大量无线通信领域SEP的公司,将持有的SEP转让Acacia等多个PAE,并要求各PAE基于受让的SEP分别提起侵权诉讼。通过诉讼手段,PAE可以与诺基亚合谋分割不正当利益,而诺基亚可以在加重苹果公司许可费负担的同时,获取远高于由其单独提起诉可能确定的许可费。[17]由于诺基亚转让SEP的行为不但损害了其市场竞争者的利益,而且破坏了行业的经济秩序,违背了允许专利权转让的立法目的,因此构成私掠行为。
  三、Top-down方法及其司法适用
  (一)Top-down方法及其优势
  Top-down方法首先要求评估特定标准中所有必要专利的整体价值(即整体费率),在此基础上再根据专利持有人所占份额确定许可费。换言之,专利实施者为标准所支付的使用费总额应当是一定的,某一专利许可费的确定将对标准中其他专利价值的确定产生影响。实践中将这种从总体出发、纵向分解、逐步求精的许可费计算方法称为Top-down方法。
  Top-down方法以假设标准中每个必要专利价值相等为前提,其基本计算公式可以概括为:权利人的SEP许可费=整体费率×权利人所占整体费率之份额。具体而言,Top-down方法分为两个基本步骤。第一步,确定整体费率,即评估特定标准中所有必要专利的许可费率。整体费率已知且一定,不仅可以避免许可费堆叠现象,且由于提起SEP侵权的案件数量对确定许可费的影响不大,还可以遏制原SEP持有者的私掠行为。正如2017年10月欧盟委员会针对SEP问题在会议上强调,为避免许可费叠加,缔约方应当考虑所有SEP的整体费率,而不能孤立地计算某个SEP的价值。[18]第二步,计算权利人持有的SEP所占累计费率的份额——若每个SEP价值相等,则权利人所占份额=权利人有效SEP数量/标准中SEP总量。其中,SEP总量是指在举证期限届满之前,相关标准组织记载的所有SEP及专利申请,统计总量的重点在于确保各专利系为符合标准所必须要实施的技术。有效的SEP是指在排查专利必要性的基础上,确定权利人未到期的专利,涉及协议约定的许可期限届满前持续有效的专利和许可期限内即将到期的专利。综上所述,权利人SEP许可费=整体费率×权利人未到期SEP数量/标准中SEP总量。
  (二)Top-down方法在TCL案中的适用
  与Unwired Planet案确定全球统一的许可费率不同,该判决强调“权利人的许可费还应当与其专利在各地区的实力比例(Regional Strength Ratio)正相关。”为降低判决执行难度,避免不适当地将确定费率问题复杂化,法官选择特定地区作为划定许可费率的上限和下限,以爱立信的专利实力存在显著差异为依据划分为2-3个不同地区,分别确定各地区的许可费率。这是美国法院对Top-down方法步骤的新发展。[19]Selna法官结合Top-down基本公式,确认爱立信的SEP许可费=整体费率×爱立信未到期SEP数量/标准中SEP总量×地区实力比例。至此,Top-down方法的计算公式可表示为:权利人SEP许可费=整体费率×权利人未到期SEP数量/标准中SEP总量×地区实力比例。
  为确定各标准中所有专利的整体费率,TCL援引了爱立信单独或与其他SEP所有者联合发表的公开信息。例如2002年NTT DoCoMo公司、爱立信公司、诺基亚公司和西门子公司联合发布的新闻稿显示,各方就2G/3G SEP的整体费率不超过移动通讯产品ASP的5%达成谅解协议。类似地,2008年4月,爱立信在其官网发表声明,其持有的专利价值占4G/LTE SEP总价值的20%~25%,而4G/LTE SEP总价值将占移动设备产品ASP的6%~8%。爱立信公司反对称,实际的累计费率远高于发布新闻稿或声明时SEP所
  1.确定整体费率
  有者对许可费的设想和预测。例如新世代行动网路联盟(NGMN)的三项调查显示,2G、3G和4G SEP的整体费率分别为手机售价的28.8%、33%和37.3%。2010年的另一份公开调查显示,仅9家SEP所有者收取的许可费已达产品ASP的14.8%。
  对此,首先,鉴于4G手机自2009年10月起开始投放市场,2008-2010年期间各公司或机构自发公开或调查的许可费很可能偏高,故法官对NGMN的调查结果不予采纳。其次,法官认为TCL援引的公开信息满足如下条件:1.其公开时间在相应标准制定之前,可以反映在应用标准并产生锁定效应之前的使用费,从而降低了专利劫持的风险;2.信息公开时,爱立信公司等必要专利所有者既是相关必要专利的许可人又是被许可人;3.为鼓励制造商采用技术方案,专利所有者将尽可能地平衡各方的利益,客观评估许可费。最后,爱立信发表LTE许可费时,美国另外两家运营商已经推出了WiMAX网络标准,而爱立信的LTE技术仍需18个月才能投入市场。通过发表声明,爱立信公司成功地击败UMB和具有领先优势的WiMAX技术。同年11月,高通公司宣布其放弃UMB,并将于2011年底之前逐步淘汰WiMAX。如今,这两种标准早已销声匿迹。因此声明的性质并非一种设想或预测,而是爱立信公司对LTE使用者的承诺——一旦LTE技术纳入4G标准,爱立信公司就应当履行对许可费的承诺。在爱立信没有提供证据推翻公开承诺的情况下,法官根据新闻稿和声明认定2G/3G累计费率为ASP的5%;4G累计费率的下限和上限分别为ASP的6%和10%。
  2.计算爱立信SEP的份额
  (1)SEP的数量份额
  第一,关于SEP总量。通过必要性分析统计各标准中必要专利(族)的数量,需要明确ETSI知识产权政策对于必要性的界定。爱立信公司认为ETSI关于标准的定义为,ETSI采用的任何标准,包括其中的备选项,因此附件包含的专利具有必要性。TCL指出,ETSI的指令规定,标准的附件不应包含实现ETSI成果所必须遵守的条件,因此所涉专利不是必要的。Selna法官支持TCL的观点,认为仅存在于附件中的专利虽属于标准的组成部分,但不具有必要性。[20]随后,法官参考了TCL专家组向法庭提交的研究结果。其研究步骤如下:首先,查看截至2015年9月前ETSI数据库记录的2G/3G和4G标准的所有知识产权声明,在153, 000多项专利及申请中排除仅包含过期专利的发明[21]和非英文申请公开的专利,[22]再排除不针对用户设备为权利要求的专利族,[23]余下的7106个专利族先依据其所属(2G/3G或4G)标准分类,再按照其所属排名前15位的专利主体进行分类。其次,由专家组其中的一个团队负责在每个专利主体持有的各标准中随机抽取1/3(共计2, 600个专利族[24])作为样本分析其必要性。另一个团队负责在上述随机样本中抽取442件(约随机样本的17%)复查其必要性。对于每项专利的必要性,如果两个团队意见一致,则认为在先必要性判断无误;如果意见相左,由两个团队共同复查专利的权利要求,若在先作出判断的团队修改其意见,则认为必要性判断有误。通过上述统计,在先作出判断的团队错误率为9.5%。[25]按照这个错误率对必要性的分析结果进行调整,TCL公司计算出2G、3G和4G SEP的数量分别为446个、1166个和1796个。
  除不当地排除了已过期发明和非英文专利之外,爱立信公司认为上述方法漏洞在于TCL公司没有结合专利说明书查验专利的必要性。例如,TCL公司忽略了说明书记载的放弃专利权的免责声明或其他文件。另外,当权利要求中包含“方法+功能”(means-plus-function)技术特征的时候,TCL公司没有根据说明书中记载的相应结构、材料及其等同替代物判断专利的必要性。[26]爱立信结合专利说明书,对于P072882G专利族和P108674G专利族的部分专利必要性提出质疑。法院基于TCL公司的分析结果和爱立信的反对意见,判定TCL公司将4G非必要专利误认为必要的错误率为11.4%,[27]并据此将2G、3G、4G SEP的总量分别下调为365个、953个和1481个。
  第二,关于爱立信公司未到期的SEP数量。TCL公司按照必要性的强弱将爱立信公司持有的219个专利[28]分为1-3等:1等表示没有任何证据否定专利的必要性,2/3等表示在正确或合理地解释权利要求的情况下,专利不具有必要性,认为2G、3G、4G标准中分别有29个、33个、74个1等专利,即爱立信公司持有的2G、3G、4G SEP分别为29个、33个和74个。爱立信公司则抗辩称各项标准另分别有2个、14个和51个必要专利,且在许可期限内(5年),其仍有可能取得被纳入标准的其他专利。Selna法官首先指出,由于4G/LTE建立在2G GSM技术基础上,爱立信公司的部分4G SEP成果源于其多年前的研发投入,且目前也没有证据证明爱立信公司会在未来五年内取得其他相关专利,[29]因此对该情况不予考虑。其次,以双方当事人各自锁定的爱立信SEP为对象,法官在排除法庭辩论结束(2017年5月18日)前已经过期的专利后,开始逐一确定其余SEP的截止期限,统计在许可期间内每个专利的有效期间(以月为单位),[30]求其总和再除以60个月,最终确定爱立信在许可证期间内拥有的未到期SEP的数量。这一步骤对爱立信2G SEP数量的影响最为显著——经TCL必要性分析认可的29个2G专利,其中7个在法庭辩论前已经过期,另外15个即将在2022年5月1日之前到期。最终法院确定,依据TCL的必要性分析,爱立信公司拥有的2G、3G、4G SEP数量分别为12个、19.65个和69.88个;依据爱立信的必要性分析,其拥有的2G、3G、4G SEP数量分别为12个、24.65个和111.51个。最后,结合法院对于SEP总量的认定,如采纳TCL的必要性分析结果,则爱立信公司的2G、3G、4G SEP所占份额分别为3.280%(12/365)、2.061%(19

  ······

法宝用户,请登录后查看全部内容。
还不是用户?点击单篇购买;单位用户可在线填写“申请试用表”申请试用或直接致电400-810-8266成为法宝付费用户。
【注释】                                                                                                     
©北大法宝:(www.pkulaw.cn)专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料,正式引用法规条文时请与标准文本核对
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯:如何快速找到您需要的检索结果?    法宝V5有何新特色?
本篇【法宝引证码CLI.A.1253828      关注法宝动态:  

法宝联想
【相似文献】

热门视频更多