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【期刊名称】 《知识产权》
《商标法》第49条第2款“注册商标三年不使用撤销制度”评注
【作者】 张鹏
【作者单位】 中国社会科学院法学研究所{助理研究员},中国社会科学院知识产权中心{研究员}
【分类】 商标法
【中文关键词】 商标使用;撤销程序;连续三年不使用;真实使用;正当理由
【英文关键词】 trademark use; revocation proceedings of trademark rights; continuous three-year non-use; genuine use; proper reason
【期刊年份】 2019年【期号】 2
【页码】 3
【摘要】 为了促使商标注册人将其注册商标进行积极使用,发挥商标功能,避免商标资源的闲置及浪费,《商标法》第49条第2款规定了注册商标三年不使用撤销制度。其构成要件可以归结为三个:连续三年;未在核定使用的商品或服务上以与注册商标相同或基本相同的标识进行商标性使用,以及无正当理由。作为弥补注册主义弊端的制度设计,出于公益目的考量,任何主体均可提起该程序。在法律效果上,撤销决定将导致注册商标专用权自公告之日起终止。本文结合学理与判例对该款规定的解释与适用进行评注,在整理构成要件、撤销程序与法律效果相关各论点的基础上,分析其与规范意旨的体系关联。
【英文摘要】 In order to encourage the proprietors of the trademarks to actively use their registered trademarks, to fully play the functions of trademarks, and to avoid the idleness and waste of trademark resources, Article 49, paragraph 2 of the Trademark Law provides for revocation proceedings on three-year continuous non-use of trademarks. There are three constituent elements: continuous three-year period; nonuse of the same or substantially the same mark as the registered mark on the goods or services approved; and no justified reasons. As an institutional design to make up for the drawbacks of first to register principle, any subject can raise the proceedings for public interest purposes. With regard to legal effect, the rights of the proprietor of the trademark would be revoked from the date of the publication by the trademark office. This article combines the theory and jurisprudence and comment on the interpretation and application of the provisions. The author analyzes systemic relationship of the provision with its normative intention through discussions on its constituent elements, revocation proceedings and legal effects.
【全文】法宝引证码CLI.A.1253824    
  一、立法沿革与规范意旨
  (一)立法沿革
  《商标法》[1](82)30条第(四)项中即规定了连续三年停止使用的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标(以下简称撤三程序或撤三制度)。同时根据《商标法实施细则》[2](83)20条第2款的规定,仅可由地方工商行政管理部门报请商标局撤销其注册商标。在《细则》(88)第29条中将其修改为任何人可以向商标局申请撤销该注册商标。法(93)与法(01)对撤三程序并未进行任何修改,仅在《细则》(93)第29条中允许商标注册人提供不使用的正当理由[《细则》(95);《条例》(02)(14)同]。
  法(13)第49条第2款对撤三制度进行了较大幅度的修改,主要体现为将实施细则中已体现的实践纳入了法条之中:即一是将该类商标由“商标局责令限期改正或者撤销”,改为商标局依任何单位或者个人的申请予以撤销,商标局不再主动撤销该类商标。二是明确了申请撤销的商标限于“没有正当理由”而不使用的商标,即对有正当理由而连续三年不使用的注册商标,不予撤销。特别是在救济方式上,删除了商标局责令限期改正,改为在满足撤销程序的要件时直接撤销注册商标。在旧法下对此问题曾存在不少争议。在“康王”案[3]中,依据《条例》(02)第39条第2款的规定,对于撤三程序中由商标局撤销注册商标,并不适用责令限期改正的处理办法。[4]在学说上,有学者认为应首先适用责令限期改正,只有在极端情况下才考虑撤销动议;[5]不同观点认为如果将责令限期改正作为撤销的前置程序的话,可能会导致撤三制度形同虚设,因此主张应从立法论角度删除“责令限期改正”的规定。[6]
  (二)规范意旨
  该规定的目的在于促使商标注册人将其注册商标进行积极使用,发挥其商标功能,避免商标资源的闲置及浪费。[7]尽管对于撤三制度规范意旨的阐述在实践中鲜有争议,但根据这一规范意旨所构建的具体要件与效果在适用上却不乏争议。结合商标法的立法精神来看,撤三制度在学理上的不同理解主要集中于以下两种观点:一种观点更加强调撤三制度的公益目的,重视其对注册主义弊端的弥补功能。[8]当前,我国注册主义制度的诸多弊端日益显现,其中较为突出的就是市场主体试图以注册方式获利,尽管没有实际使用意图却以向他人出售为目的进行商标注册申请,以妨害他人的经营活动为目的的商标注册申请,或是利用他人的知名度而抢注商标等。这些行为不仅妨碍他人正当的经营活动,限制第三人选择商标的范围,还会加重商标行政机关的负担,造成审查延迟,进而导致商标制度的功能不能正常发挥,并损害公众对于商标制度的信赖。因此,有必要更加注重对不使用行为的惩罚力度,撤销三年间并未实际使用的商标。
  另一种观点则更加重视注册商标权的财产权属性,强调撤三程序对市场竞争主体间利益的调整功能。[9]该观点从撤三程序的实际运用角度出发并指出,一方面,虽然对于连续三年不使用的商标,任何人都可以向商标局申请撤销,但实务中申请撤销商标的人大部分与被申请撤销的商标之间存在法律上或者事实上的利害关系,主要包括两种情况:因他人商标对自身申请注册的商标构成障碍的在后商标申请人;通过其他程序未能制止他人商标注册的利益相关人。几乎不存在纯粹为了维护公共利益而去对实际不使用或者停止使用的商标提出撤销申请的情况。另一方面,实际不使用的商标数量远远高于被申请撤销或者实际撤销的三年不使用商标数量。[10]此外,现实中也存在利用他人使用商标的不规范,以撤三程序作为不正当竞争的手段或索取不正当利益的手段的情况。[11]采取这一观点可能更多地是将法律拟制的三年期限视为一种激活商标资源的手段,而非令其肩负遏制商标抢注行为的功能,[12]那么撤三程序中的许多具体制度在适用上将会体现对注册商标是否撤销较为谦抑的态度。
  诚然,注册商标权作为财产权在属性上并无争议,但是在多大程度上承认仅因注册行为而产生的财产权效力则不无可探讨的余地。尽管从现实角度上看,提起撤三程序的主体一般均为利害关系人,但这并不能说明撤三程序仅仅调整竞业者间的利益关系。从制度层面上看,撤三程序的提起主体为任何人,而并未限于利害关系人。如果撤三程序在要件和效果的设置上更加有利于监控商标注册人的不使用状态,也许现实中就不会仅由利害关系人提起这一程序,而转化为能够发挥公益性质的维护竞争秩序的功能。而从原理层面上看,注册主义的优势发挥与弊端弥补此消彼长,应依据一国具体现状,通过制度的设计与运用予以调节。在中国现实语境下,应该更加重视发挥撤三程序在弥补注册主义弊端上的作用,进而充分地在要件和效果上予以反映。
  二、构成要件
  根据法(13)第49条第2款,撤三程序中所列举的构成要件为:“连续三年”“不使用”与“无正当理由”。在司法实践中也存在将商标法中提及的三要件扩展为五要件的案例,如在“泰山晚报”案[13]中,认定构成撤三程序的要件包括:商标使用行为是否发生于涉案三年期间;是否使用与诉争商标相同或基本相同的标识;是否是在诉争商标核定使用的商品或服务上的使用行为;是否能够证明诉争商标的使用行为是“真实、善意的商标使用行为”,而非“象征意义的使用行为”;商标注册人是否存在不使用的正当理由。以下将以商标法所提及的三要件为基础,在涵盖各论点的同时分别进行论述。
  (一)连续三年
  1. 连续三年期间的起算时点
  根据《条例》(14)第66条第3款的规定,申请撤销注册商标应当自该注册商标注册公告之日起三年后才可以提起。对初步审定公告后他人提出异议的,尽管商标法中规定了在经裁定异议不能成立而核准注册的,商标注册申请人取得商标专用权的时间自初审公告三个月期满之日起计算,但是撤销程序的起算时点并不是初步审定公告三个月期满之日,而是实际商标注册公告时点,尽管是法(01)下的案例,“新飞”案[14]与“聚龙湾”案[15]均持此种看法。其理由是,在涉案商标能否予以核准注册尚不确定的情况下,要求商标申请人承担使用的义务,对其并不公平。在法(01)下,对商标局作出的异议不能成立裁定,异议人仍可以向商标评审委提起复审,而在法(13)下商标局作出准予注册决定的就予公告。尽管在异议程序的救济程序上法(01)与法(13)存在区别,但仍然可能出现经裁定异议不成立而核准注册公告之日晚于初步审定公告三个月期满之日,所以法(01)下的案例法理仍具有拘束力。对此,在规范层面,尽管不是针对国内商标,而是针对国际注册商标的撤销程序,在《条例》(14)第49条中对于驳回期限届满时仍存在驳回复审或异议等程序的,并不是以驳回期限届满日作为起算时点,而是以商标局或者商标评审委员会作出的准予注册决定生效之日为起算点,应该认为这一起算点的设定与案例所体现的法理一致。
  2. 连续三年期间的止算时点
  我国商标法没有明确地规定连续三年的止算时点,在学说上可能的解释包括两种[16]: 一种是由撤销程序的申请人指定一个连续三年的诉争期间,只要在该期间内商标注册人未使用的,就满足撤销事由,即使在该期间的止算时点到撤销申请时点之间商标注册人存在使用行为也不能避免被撤销的命运;另一种是以撤销申请日为止算时点判断标准,商标注册人需要证明其在撤销申请日之前三年内存在商标使用行为。商标局的实践采取了后一种解释方法,[17]其理由在于即使在任意一个连续三年中商标注册人由于未实际使用商标而造成了商标来源识别功能的未充分发挥或业已衰退,但是只要在他人提起撤销程序申请日前的三年内存在实际使用行为,就符合了促进商标使用并积累商誉的制度宗旨,而不必从惩罚商标资源闲置的角度制裁商标注册人。[18]另外,这种制度设计也给予了撤销程序提出主体有限的激励,即只有严密监控商标注册人是否存在不使用行为并及时提出申请的,才可以撤销注册商标。
  3. 连续三年期间是否可以重复计算
  有观点认为,只要商标注册人在一次撤销程序中证明了诉争期间内的实际使用,就免除了该三年期间再次接受撤销程序检验的义务。他人如果想要再次启动撤三程序的话,只能在上一个三年的截止时点的三年后再次提出。[19]从撤三程序所具有的公益目的角度看,既然规定任何主体均可以监督商标注册人是否实际使用注册商标,那么就不能阻止不同主体就注册商标提起撤销程序。特别是如果不同主体所诉争的期间具有遮断其他主体再次就重复期间提起撤销程序的效力,则若某一主体在本应明显体现出双方当事人对抗性的撤销程序中消极举证,将会影响积极举证的其他主体的诉讼权利,同时也会使得撤销程序在应对抢注等现象的实效性上大为受损。此外,既然商标注册人在某一程序中已经证明了实际使用行为,那么在重复期间内的再次举证也难谓为其增添过重的负担。
  (二)不使用
  1.使用相同或基本相同的标识的判断
  从实际使用的标识角度看,如果使用的并不是与注册商标相同或基本相同的商标,而是与注册商标相近似商标,则不能免除因不使用而被撤销的命运。尽管在商标法上注册商标权的排他性及于他人对近似标识的使用行为,但是其主要目的是为了防止两个近似标识在使用中造成的来源混淆之虞。如果注册商标权人仅实际使用与注册商标近似的标识,那么在与近似标识相近似的范围上就不能防止其可能在注册商标权的保护范围之外与他人注册及实际使用的标识相混淆的可能性。由于商标法并不鼓励注册商标权人对近似范围内的商标进行的实际使用行为,也就不能将对近似商标的使用视为撤三程序中对注册商标的使用。[20]
  其中判断的关键就在于在多大程度承认对于基本相同标识的使用。在最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》[法发(2010)12号,以下简称《意见》(10)]第20条中指出,实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。[21]这一规定来源于《保护工业产权巴黎公约》[22]6条之五C小节(2)的规定,即商标中有些要素与在原属国受保护的商标有所不同,但并未改变其显著特征,亦不影响其与原属国注册的商标形式上的同一性的,本联盟其他国家不得仅仅以此为理由而予以拒绝。该规定的目的是允许在注册的商标形式与使用的商标形式之间存在某些非实质上的差别(如对某些构成部分作些改变或加以翻译的情况)。[23]
  对此问题有学者在借鉴日本法的基础上指出,仅仅改变注册文字商标的书写方法(包括字体间的转换、繁体字与简体字的转换、横写与竖写的转换、罗马字大小写的转换等)、注册文字商标使用的汉字与汉语拼音进行变更、与注册图形商标外观具有同一视觉效果的、消费者普遍认为与注册商标在音形义等方面具有同一性的;上述情形均应被认为满足基本相同标识的要求。[24]而日本的实践中同时认为称呼相异但是含义相同的中文汉字与罗马字间的变更(如“彩虹”与“rainbow”、“音乐”与“music”等)、表达一定含义的中文汉字与该含义所代表的图形之间的变更(如“青蛙”与青蛙图形)、具有相同含义的图形之间不同外观的变更等情况则不认为构成基本相同标识。[25]
  同时也有观点将基本相同标识的判断扩展为商标近似性标准的判断,通过对确权机关实务的整理指出,我国对于标识基本相同总体上持较为宽松的态度。在部分情况下,对于“显著特征”的判断基本上采取了与商标近似判定相近的认定标准。原因在于在此情况下,商标的识别功能基本得以维持,即相关公众能将改变后的标识与核准使用的标识作“同一性”的认识。[26]
  在行政机关实践中,对于不改变显著特征的使用,商标行政管理机关在适用法(13)第49条第1款判断是否构成“自行改变注册商标”时积累了较为丰富的实践。虽然自行改变注册商标的撤销条款和撤三程序具有不同的规制目的和法律后果,但在对商标标识的规范使用上存在共通之处。可参考商标行政管理机关关于“自行改变注册商标”中“自行改变”的实践,划定注册商标改变显著特征的范围。[27]从历史沿革看,商标行政管理机关对于“自行改变”的判断经历了由严格向较为宽松的变化,但即使在宽松的情况下也未将标准放宽到与近似性判断同等的程度,仍然强调“局部或较轻微的改动”。[28]
  在司法实践中,在基本相同的认定问题上存在较多争议。其中与既有学说和比较法经验形成较为一致理解的类型包括:在认定构成基本相同标识的实践方面,仅仅改变注册文字商标的书写方法的(包括字体间的转换、繁体字与简体字的转换、横写与竖写的转换、罗马字大小写的转换等);商标构成要素之间排列的改变与位置的互换,如在“亿健”案[29]中,中文“亿健”与英文“YIJIAN”组成的不同排列与字体;在诉争商标由中英文组成,如果中英文所指代的内容一一对应,实际使用上仅中文或英文,如在“自我”案[30]中,认定“self自我”商标的“self”一般被识别为英文,具有“自我”的含义;在诉争商标由文字和图形组成,如果文字和图形所指代的内容一一对应,实际使用为文字加图形部分的,如在“PIGEON Corporation”案[31]中,复审商标“PIGEON Corporation”为文字商标,实际使用文字“PIGEON”加“鸽子”图形的组合商标;商标省略或添加描述性内容的,往往以省略的部分或添加的部分是否构成显著部分为判断标准,当构成非显著部分时往往认定构成未改变的使用,如在“华军”案[32]中,实际使用的“华军网”中的添加部分即为非显著部分;同理如果实际使用的部分构成诉争商标显著部分时,对其使用亦作为未改变的使用,如在“愛兒”案[33]中,复审商标由中文“愛兒”与英文“BABIES”构成,其中文部分“愛兒”是复审商标的显著特征。[34]
  与学说不同,在具有相同或近似含义但外观与称呼等方面具有较大差别的情况下,存在采取混淆与否的标准,认定构成基本相同标识使用的实践。在“555”案[35]中,法院即认定“555”与“三五牌”构成基本相同的商标。
  相反,在否定构成对基本相同标识使用的实践方面:在商标由中外文组成,使用中改变中文或外文部分,如在“鐵力士TINIT”案[36]中,使用的商标标识为中文“鐵力士”和英文“LISHIX”的组合;对汉字与汉语拼音之间的变更使用,如在“卡宾”案[37]中,“KABIN”对“卡宾”的替换;颜色组合商标改变颜色或颜色间位置排列,或指定颜色的改变所使用的颜色。在结合商标的情况下,对于结合商标的使用是否构成对结合商标中一部分要素的使用问题,在“中伦”案[38]中,由于“中伦文德”与“中伦”系各自独立的两枚商标,因此法律顾问合同上的“中伦文德律师事务所”标识的使用不能看作“中伦”商标的使用;在“自然”案[39]中,诉争商标“自然”是一个由汉字名词构成的商标,而“自然饮”则是具有较强显著性和识别力的一个创新的汉字组合,所以,诉争商标“自然”与“自然饮”商标是两个完全不同的商标,其标志整体各自起到不同的识别作用。
  在商标注册人同时存在其他注册商标的情况下,如果其他注册商标与案件中实际使用的标识更为接近,则不认可该种使用为复审商标的使用。在“凯撒庄园”案[40]中,法院指出:虽然发票仅是记录商品销售的单据,其对所涉商标进行简化亦属于常见作法,但考虑到凯撒公司同时是“凯撒”商标权利人的事实,因此否定了“凯撒”作为“凯撒凯撒庄园”的使用。在“Croco”案[41]中,复审商标为“Croco”,实际使用为“CROCOLADIES”“CROCOKIDS”,如果按照添加描述性非显著部分规则处理应作为基本相同标识上的使用,但实际使用的标识与商标权人注册的其他商标一致,因此得出了否定结论。在“娜斯维尔NORTHVILLS”案[42]中,实际使用的为其注册的“NORTHVILLS”和“娜斯维尔”商标,按照“自我”案的规则:在诉争商标由中英文组成,如果中英文所指代的内容一一对应,实际使用上仅中文或英文,应该视为撤三程序的使用。但是该案中强调在注册商标专有使用权人有多个商标时,对商标标志的改变应当不至于与其他商标标志相混淆,更不能以其他商标标志的使用来认定该商标标志的使用。相反,也有承认此种情况下作为诉争商标使用的实践。在“阿姆斯壮”案[43]中,法院指出:此种情况下需要求由商标权人明确该使用是对哪一商标的使用,如果明确是对复审商标的使用,而非对其他商标的使用的话,虽然有对注册商标使用不规范之处,但不能据此否认其使用的真实性。
  2.在核定使用的商品或服务上的使用
  (1)在核定使用的商品以外使用注册商标的情形
  对于在核定使用的商品以外使用注册商标的情形,司法实践一般认为,注册商标必须是在核定的商品或服务上进行使用,不应将相应商标核定使用商品范围以外的类似商品上的使用视为该条所称的“使用”,如“DUNGS”案[44]和“农夫山泉”案[45]。对其理由在“三得利”案[46]中法院给予了体系化的理解,即法(13)第23条规定:“注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注册申请”。法(13)第56条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。根据上述规定可知,无论是注册商标的使用还是注册商标专用权范围仅限于核定使用的商品范围,超出该范围使用的应当另行申请。如果将撤三程序中“使用注册商标”的解释扩大到在核定商品范围以外的类似商品上的使用,则会与上述不相协调。
  其中在判断是否属于在核定使用商品上的使用时,在实际使用的商品与核定使用商品不一致的情况下,也并非将其划定为在类似商品上的使用,而是在一定程度上扩展了核定使用产品的范围。在司法实践中包括以下几种情况:第一种是实际使用的商品与核定使用的商品只是名称上存在差别,但在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或基本相同,存在极为密切联系,在某种程度上形成替代品的情况。此种情况下,往往判断实际使用的商品或服务属于具体哪一类别时存在交叉,特别是随着商品或服务的发展趋势实际使用的商品亦可能满足两种或以上类别的要求时往往认定为在核定商品上的使用。如在“大自然”案[47]中,法院指出“墙纸”与“非纺织品墙帷”在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面相同或基本相同,两商品联系极为紧密。并且,随着社会经济发展以及人民物质生活水平的提高,墙纸商品的品质有较大提升,种类亦更为繁多,墙纸商品步入社会公众的家庭生活,相对墙帷商品的使用范围逐渐扩大,在某种程度上,比实际使用的墙纸商品与复审商标核定使用的非纺织品墙帷商品构成替代商品;在“EURASIA”案[48]中,法院指出由于社会的发展变化等因素,《类似商品和服务区分表》中名称不同的服务的目的、内容、方式、对象等方面可能趋于一致,成为同一种服务,因此,判断是否属于同一种服务,应从服务的目的、内容、方式、对象等是否相同等方面予以认定。因此认定“节目制作”服务与“广告片制作”服务有趋于一致或者是存在交叉的趋势。
  第二种是实际使用的商品与核定使用的商品属于上下位概念的情况,如在“现代”案[49]中,实际使用的商品是润滑油,而涉案商标核定使用的商品为工业用油及油脂、润滑剂等,但是,根据石油化工行业中的公知常识,润滑剂是润滑油的一个上位概念,且润滑剂中最主要的品种为润滑油,润滑油与润滑剂应属于相同商品。在“三得利”案[50]中,结合商品的物质属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素进行综合考虑,法院认定“饮用水”属于“液体饮料”商品范围。
  第三种是司法实践中存在将在商品的组成部分或零部件上的使用认定延及核定注册的最终商品或完成品的案例。在“鲨鱼图形”案[51]中,诉争商标被核定使用的商品是眼镜,而实际交易的商品是眼镜架而不是眼镜,在《类似商品和服务区分表》中,眼镜与眼镜架属于类似商品。法院指出:眼镜由镜架和镜片组成,在现实生活中,相关公众在购买眼镜时,一般选择在眼镜店购买,除了太阳镜外,对于近视镜、花镜等这类大多数眼镜商品,由于需要考虑相关公众所配眼镜度数的因素,眼镜店很少销售带镜片的眼镜,相关公众在配眼镜时,首先需要确定佩戴眼镜的度数,再挑选眼镜架,因此,眼镜生产商很少制造带镜片的近视镜、花镜等这类大多数眼镜商品,由此可见,眼镜架与眼镜之间存在着密不可分的关系,尤其在眼镜服务领域二者确实难以区分。在“枫叶”案[52]中,诉争商标被核定使用的商品是“西装”,而实际交易的商品是“西裤”。法院指出根据相关消费者通常认知,西装包含西装上衣与西裤,且在目前的销售方式中将西装上衣与西裤分开销售已属常见。上述两案均认可了在组成部分上的使用可以延及最终商品。
  对此问题在学说上持不同见解,即某一商品总是由多个部分或零部件组成,而各个零部件可能存在多个商品来源,消费者在看到零部件上的标识时很难识别最终商品的来源,因此不应认可在商品组成部分上的使用可以延及最终商品。[53]结合学说所述原理,再来分析上述两案的话,可以发现:在“鲨鱼图形”案中强调了眼镜商品在实际交易中的情况,即以眼镜架搭配镜片的形式进行销售,在眼镜架上的标识即可体现在最终商品眼镜上的来源识别功能。但在“枫叶”案判决理由中仅强调了西装上衣与西裤分开销售已属常见,但这一理由并不足以支持西裤上的标识可以体现西服的来源,恰恰因为其独立销售的实践使得西裤的标识仅能体现西裤生产商的来源,因此,只有证明在西服领域单独购买与西服配套的西裤并不是常见的实践时,才能够承认西裤上的标识使用可以延及西服。
  (2)在核定使用的部分商品上使用注册商标的情形
  (a)与实际使用商品相类似的核定使用商品。在司法实践中对此问题采取以下判断标准:即当诉争商标实际使用的商品是核定使用商品之一的情况下,该使用行为可以维持该商标在与其所使用商品类似的核定使用商品上的注册,如“亿健”案[54]。之所以对部分商品上的使用可以延及核准注册的其他未使用商品之上,在“DCLSA”案[55]与“雅卓”案[56]中,法院给出了详尽的理由。即在市场经营中,基于对资金、生产能力、市场情形等因素的考虑,商标注册人在商标注册后的较短时间内并不必然会在全部核定使用的商品上均投入使用,而是很可能在某一个或几个商品上进行生产及销售,从而减少经营风险。在上述产品经营状况良好的情况下,才有可能考虑将上述经营行为扩大到与之相类似的商品或服务。鉴于相类似的商品或服务在生产条件、服务场所等硬件条件以及销售渠道等软件条件方面,均具有相当程度的共通性,商标注册人如欲扩大经营所需投入相对较少。因此,上述做法是经营者扩大其经营规模所通常采用的方式。这也就意味着,如果将这一范围内的商标专用权为商标注册人保留,其产生社会经济效益会具有较大可能性。即便商标注册人在尚未投入使用的类似商品部分不享有商标专用权,但其仍然基于类似商品的原则在该部分享有的禁止他人使用相同或近似商标的权利,这一情形意味着社会公众在该部分范围内将不可能享有商标专用权。在此情况下,如禁止原告在该范围内享有专用权,必然会导致任何人都不可能获得该范围内的专用权,从而使得该注册商标资源被闲置,无法获得相应社会收益,这一结果显然与商标法的立法目的并不相符。
  (b)“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品。对于是否可以将类似的范围进行传导扩大,延及“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品问题,法院在“MIJIA”案[57]中持否定意见;但法院在“DCLSA”案中则持肯定意见,并在判旨阐述了理由,即原则上,原告注册商标禁用权的范围应以实际使用商品为判断基准,其禁用权范围除包括实际使用商品外,仅应延及与该实际使用商品相类似的核定使用商品范围,而不应延及“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品。但应注意的是,商标禁用权的范围不能脱离商标专用权范围而孤立确定。“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品上的禁用权来源于“与实际使用商品相类似的核定使用商品”的专用权,如原告注册商标禁用权范围不包括后者,则意味着原告对于前者将不享有专用权。如将原告的注册商标专用权延及核准注册的其他未使用商品,会更有利于实现该条款的立法目的。因此,在考虑这一因素的情况下,将原告商标禁用权范围延及“与实际使用商品相类似的核定使用商品”构成类似的商品更具合理性,亦更符合该条款的立法目。
  (c)学说与解释论构建。对于上述司法实践中说理与说理所推导出的肯定结论,本文持不同观点。首先判旨从禁用权与专用权的关系角度论证了在与实际使用的核定注册商品相类似的其他核定注册商品上的延及性。但是禁用权所确保的商标注册人在类似商品范围内的排他权仅是一种可能性,具体禁用权的判断需要在侵权诉讼中通过混淆与否进行判断,以一种假设性质的逻辑推演就确定商标注册人一定在类似商品上具有排他性的推理本身就值得疑问;其次是即使承认商标注册人在类似商品上的禁用权,也不意味着商标权人就一定需要在类似商品上保持注册商标,也不意味着撤销在不使用的类似核定注册的商品上的商标就会造成社会资源的浪费,相反维持其注册恰恰是对于注册资源的浪费。既然禁用权及于类似商品,那么即使商标权人由于商业原因尚未在该类别上进行使用而遭到撤销,他人也无法在该类别上进行商业使用或注册。当商标权人逐渐扩展经营范围而实际在类似商品上使用时,仍然保留了其注册的资格。这样根本没有必要在开展事业之初,就在长达三年的期限内并未打算从事经营活动的类别进行注册。这种防御性质的注册事实上构成对社会资源的浪费;最后从体系化解释的角度看,在核定注册的商品以外使用注册商标,即使使用的商品和核准注册的商品类似也不能延及,但是一旦最初在类似范围内都进行注册就可以延及的话,无形中鼓励了经营者在未使用的类似商品领域预先进行注册。此外,如果认为撤三程序所法定的3年是一种法律拟制的强制期间的话,那么商业活动的逐步推进与展开也需要在3年之内完成,否则也不应该认为这种情况下就应该给予免予撤销的待遇。
  既然在原理上本文并不赞同既有判旨的理由论述,那么应该如何理解既有实践的做法呢?对此,李扬教授在借鉴日本实践基础上从举证责任分配角度的解释论构建具有一定的启发意义。[58]即某一核定注册商品上的使用之所以可以延及其他类似核定注册的商品,是一种降低商标注册人举证责任负担的制度设计。如果某一主体针对商标注册人所有核准注册的商品类别提起了一揽子性质的撤销程序的话,那么商标注册人不必就其在所有核定注册类别上的使用进行举证,仅需要举证其在其中一个核定注册商品类别上的使用即可延及所有核定注册的商品类别。之后则需要由撤三程序的提出主体证明在其他核定注册的类似的商品范围上商标注册人并不存在实际使用行为。如果撤三程序申请人不能证明在其他核定使用商品类别上存在不使用情况的话,则在该次程序中驳回其撤销的主张。那么对于撤三程序的提起主体来说,可以在下一次发起的撤三程序中排除掉商标注册人证明实际使用的商品类别,针对其他核定注册的类别再次提起撤销程序,直到商标注册人在所指定的核定注册商品类别上再也举证不了就其中某一个履行了使用义务的情况下,那么剩余的类别则需要被撤销。结合《条例》(14)第68条规定在撤销理由仅及于部分指定商品的,可以对于部分指定商品上的商标予以撤销,这种部分指定商品上的撤销也支持了本文的解释论构成。
  3.商标性使用
  在法(13)第48条中存在对于商标法上“使用”的定义,该定义同样适用于撤三程序中的“使用”概念。[59]如果追溯“商标的使用”概念的立法沿革可以发现,其出现就是为了实现定义三年不使用撤销程序中“使用”概念。[60]在《细则》(83)第20条第2款中就已经出现了该条款的身影对商标的使用,包括用于广告宣传或展览。也就是说商标权人的“广告宣传或展览”等行为属于“商标使用”行为,因此可以免予被撤销。在《细则》(93)第29条第2款延续了上述逻辑,并在原有“广告宣传或展览”的基础上进一步的明确了商标使用的内涵,即“前款所指商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动”。法(13)第48条在《细则》规定的基础上,在形式上构成商标使用行为之上,在实质上又增加了定义商标使用的要件,即用于识别商品来源的行为。即使形式上满足了在商品或服务上的使用,如果在实质上并未起到识别商品来源的功能的话,也不能作为商标使用处理。因此,在现行法下对于商标使用的判断存在形式性要件与实质性要件的界分,以下将以这两个要件在撤三程序中的判断为中心,分别予以论述。
  (1)商标使用的形式性判断
  (a)商品上的使用。商品上的使用由于“等”字的存在,事实上包含了一切形式上利用商标的行为,从类型化的角度看,现实中主要包括两种商品上的使用样态,即商品交易中的使用行为与商品广告中的使用行为。商品交易中的使用行为是指将标识贴附在商品上(生产领域)制造与将贴附了标识的商品进行使用(狭义)、许诺销售、销售、进口(流通领域)。其中争议较大的问题是:是否包含“出口”行为?从形式性判断上看,“出口”亦属于广义的在交易中使用,因此不应该否定“出口”构成商标的形式性使用。但是不排除从实质上否定出口行为构成发挥来源识别功能的商标性使用。[61]另一个争议的问题是:是否要求商品必须进入交易或流通领域。由于将商标附着于商品或商品的包装的行为,即满足形式上对于商标使用的要求,且作为商标发挥来源识别功能的预备行为,现实中很少存在附着了商标的商品并不进入交易环节的情况,因此在撤三环节中,将商标附着在商品之上的行为亦满足使用要求。但是并未将商标附着于商品之上,而仅仅是印制了商标的行为,尽管依据法(13)第57条第(四)项在侵权环节作为独立的侵权类型,但是并不能够作为撤三程序中的使用,如“保时捷”案[62]。在商品广告中的使用主要是指将包含商标的商品广告、定价表、交易文书等进行展示、发行、传播等行为。
  (b)服务上的使用。在服务上的使用亦包括服务交易中的使用行为与服务广告中的使用行为。由于服务商标的使用方式与商品商标具有明显区别,其不像商品商标,可以将商业标识使用在商品包装或者容器中,因此,在商业活动中,在服务场所内外表明其服务商标的、在服务招牌上标明其服务商标的、在为提供服务所使用的物品上标明服务商标的、在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品上标明其服务商标的、在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的、利用平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标等行为都可以认定为服务商标的使用行为,如“华滨”案[63]。
  相反,尽管在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品上标明其商标的可以作为服务商标的使用,但是却不可以作为服装、鞋帽及标牌、名片、明信片等物品的商品商标上的使用。如“HESS”案[64]涉及在提供教育培训服务过程中,在培训人员服装上使用“HESS”商标是否属于在第25类T恤等商品上对诉争商标的商业性使用。对此,判决指出:服装类商品的生产、销售一般体现为批量化、不特定范围的生产、销售。商品商标的使用与服务商标的使用不同,在提供教育培训中经常用到的物品,如旗帜、帽子、服装、工具等物品上使用某个商标,不能因此就认定在该类别上使用了商品商标;一般而言,在服务人员及培训人员的服装上使用统一标识,其目的仍在于区别服务的提供者,显示服务的专业化,而非单独标明服装商品的来源。只有在提供服务之外的其他商品流通领域中同样存在该商标在该种商品类别上使用的情况,才属于商标法意义上商品商标的使用。
  对于“推销(替他人)”服务,不包括通过零售或批发直接向消费者出售商品(服务),以价格的差异获取商业利润的情形,而仅指通过向他人提供建议、策划、宣传、咨询等服务赚取服务费,如“长宽”案[65]。
  (2)商标使用的实质性判断
  在商标使用的实质性判断上,司法实践在理念上基本确立了以下判断标准,即只要在指定期间将诉争商标用作商品或服务的标识,发挥了其识别商品或服务来源的作用,在商标权利人的控制下对商标进行了公开、合法、真实的使用,即可认定该商标已经使用。反之,若无直接证据显示诉争商标于指定期间内已经实际进入了商品流通领域,从而实际发挥了区分商品或服务来源的作用,则不宜认定该商标实际进行了使用。[66]但在具体适用上对于“公开、合法、真实的使用”以及“象征性使用”等概念的界定上仍不乏争议。以下将以司法实践中存在争议的论点为中心,一一作出分析。
  在进入各论之前,需要解决商标使用的实质判断涉及的一个具有争议的理论问题,即尽管商标法中对于商标使用的定义规定安排在了“第六章商标使用的管理”部分,但是通说认为对其适用贯穿于商标法的始终。这样就需要明确在维持注册环节与侵犯商标环节是否需要对于商标使用采取同一的理解。如“MANGO”案[67]判旨特别强调了在同一部法律内对相同概念作相同理解。但在学说上则指出两者在判断标准上存在区别。[68]对此问题本文认为尽管在维持注册环节与侵权环节所指向的均为同一的法(13)第48条中“使用”的定义,但是由于维持注册中的使用与制止侵权中的使用在不同的制度下具有不同的趣旨,因此在解释论上亦是存在差别的。例如在侵权环节即使仅发生一次商标使用行为亦可能造成相关公众的混淆,因此满足构成侵权的要件,但是在维持环节,长达三年之久该行为如果仅发生一次,无法排除该行为属于象征性使用,如“觉知”案[69]。特别是作为注册商标权仅仅因为注册行为就可以获得全国范围内的排他权,而对于未注册的商业标识仅在知名范围内享有相应权益,为了维持在全国范围内强力的排他权,有必要在使用上对于商标权人进行更为严格的审查,否则完全可以通过未注册标识的保护途径获得与知名度上的投入相应的激励。
  (a)公开性使用。公开使用主要是指在附着了商标的商品进入了流通环节,或为进入流通环节做好了准备。在实践中对此要件的争议主要发生在“使用的地域性要求”与“无偿赠送是否构成商标性使用”两个方面,以下将结合这两个论点予以论述。
  第一方面,关于使用的地域性要求。在考虑某一商标使用行为是否属于发生在我国境内的使用行为时,关键在于该使用行为是否足以使该商标在我国境内产生识别作用,如“DRAGONFLY”案[70]。其中实践中争议较大的焦点问题就是出口行为、以出口为目的生产行为、定牌加工、来料加工等是否构成撤三程序中“使用”的认定。对此,否定意见指出:鉴于使用诉争商标的商品并未投入到我国境内的市场流通领域中,我国境内的相关公众没有接触到该商品的可能性,因此该使用行为在我国境内无法起到区分商品来源的识别作用,不属于商标法意义上的使用行为,如“HTC”案[71]、“NIKKO”案[72]。
  与此相对照,也存在肯定出口行为构成撤三程序中“使用”的判决,而其中判旨所述理由主要包括以下三种:
  第一种是直接承认出口行为具有来源识别功能。在“DRAGONFLY”案与“DCLSA”案[73]中,法院指出:就出口行为而言,虽然出口商品的终端销售行为发生在进口国,但不可否认,出口商向进口商销售商品的行为发生在我国境内,同时进口商在选择中国出口商的过程中,可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分,在这一过程中诉争商标显然已起到识别作用,而该识别作用发生在我国境内。
  第二种是直接认定生产行为发生在我国境内。如在“VAN”案[74]和“BIGSTAR”案[75]中,法院指出仅用于出口的商品的制造行为系发生于我国境内,且此种制造行为发生于我国境内。
  第三种是出于纯政策因素的考量。例如在“DOLPHIN”案[76]中,法院在区分了既有出口的商业模式包括由商标权人许可他人生产并销往国外、对商标的使用模式为来料加工、由商标权人自行生产并销往国外三种模式的基础上,指出三种模式的共性在于向域外地域销售,该行为为我国目前主要的对外贸易形式之一。仅因为上述使用行为形式上未满足进入我国境内的商品流通领域,而否认其构成连续三年停止使用撤销制度中的使用,将使得上述商品无法完成出口行为,而实质上影响上述对外贸易的完成,不仅有违我国拓展对外贸易的政策要求,亦与商标法确定的促进社会主义市场经济发展的立法目的相违背。而在“DCLSA”案中,法院还指出:判断撤销诉争商标的注册是否对社会整体经济有所影响,需区分商标注册人在进口国是否进行商标注册的不同情形而分别进行分析。如果商标注册人依据马德里条约及其议定书相关规定在中国进行商标注册的同时,亦在进口国及其他成员国进行了国际注册,则商标注册人在中国所注册商标的效力状态在一定程度上会影响到该商标在进口国的效力状态。如果认定出口行为未构成商标使用行为而将其撤销,则意味着该企业不仅在中国无法获得商标法保护,更为重要的是在其进口国家或地区在一定情况下亦无法获得商标法保护,而后者对其显然更为重要。即使商标注册人并未通过马德里条约体系在进口国进行商标注册,但在本国已进行商标注册的出口企业显然会比未进行商标注册的出口企业,更具有信用,会获得更多的出口商业机会。因此,无论上述哪种情形下,认定出口行为构成使用行为,均会对出口企业具有实质影响,并相应地影响到我国出口经济的发展。
  对于上述司法实践中所体现出来的不同观点,本文认为应该类型化的予以分析。首先,对于普通的出口贸易来说,认为出口行为具有来源识别功能具有一定道理。即出口商向进口商销售商品的行为发生在我国境内,同时进口商在选择中国出口商的过程中,可以依据不同的商标将不同的中国出口商相区分。但是这一说理并不适用于定牌加工等的各种商业模式,因为定牌加工的情况下,出口环节只销往单一主体,相关公众即进口商对上述产品在我国境内范围没有来源识别的必要;其次,对于认定生产行为发生在我国境内范围的观点,的确在侵权环节即使擅自制造的注册商标标识的都会纳入商标权人的禁用权范围之内,更不用说生产标识并将其贴附到商品之上的生产行为。但是对于生产出来的贴附有注册商标的商品如果是定牌加工模式下全量出口外国的话,那么生产行为仅仅是出口行为的必经过程,其法律效果上的衡量应被出口行为的评价所吸收,而不具有独立评价的可能性。再次,从撤三程序的趣旨上看,主要是弥补注册主义的弊端,维护竞业者选择商业标识的自由。对于现阶段依据外国进口商事前委托生产,并全量出口的情形,在我国境内范围完全没有维持对同一标识进行注册的必要。当然从防御注册角度看,由于在域外的使用所产生的一定影响并不构成我国境内授权确权环节所评价的一定影响。因此定牌加工出口商如果不能在我国境内获得商标注册的话,极易导致他人在中国境内抢注同一商标并阻止定牌出口企业的出口行为。从解释论体系的一以贯之角度看,如果在撤三程序中定牌出口行为不视为商标性使用的话,那么在侵权环节仍然应该保持同一的认识,使得定牌出口行为免于侵权责任的追及。最后,对于法院所指出的纯政策性考量因素来说,外国进口商已在外国享受注册商标,委托我国境内企业生产并贴牌出口,这种情况下并不存在因为在我国境内同一商标不能注册而导致的出口行为无法完成。即使出口商无法获得注册,而被他人在我国境内抢注的,也因为被抢注商标的禁用权不及于贴牌出口行为而无法影响贴牌出口商业模式,这对于我国的对外贸易并无任何影响。而对于判旨所述的马德里条约及其议定书体系下基础注册被撤销可能导致在进口国的注册也被撤销的问题。事实上即使如此,在马德里条约及其议定书体系下也存在救济方式,即将一项国际注册转变为若干国家或地区申请的制度(《马德里议定书》第9条之五[77]),根据该规定不会产生判旨所述影响。[78]
  第二方面,关于无偿赠送是否构成商标性使用。对于“无偿性使用”是否满足使用要求问题,在《审查标准》(17)中指出仅作为赠品使用的不被视为商标法意义上的商标使用。而既有司法实践存在不同的判断,如在“开心人大药房”案[79]中,法院认定:虽然以意图作为赠品为由,购买去污商品,并要求供货方将诉争商标贴附于上述商品包装之上的行为,尽管去污商品作为赠品赠送给消费者能够起到给开心人大药房连锁药店业务做广告的作用,但是消费者在接触到上述商品时,能够清楚识别出该商品来源于雕牌、立白洗洁精等商标的所有人,而不会认为其来源于开心人大药房。而在“福音”案[80]中,法院则认定赠送“福音”日记本行为虽无对价,但亦属于商标法意义上的使用。在市场交易中,商品往往具有一定的对价并可以用于交换,但市场交易是一个动态的过程,为了争取更多的交易机会,经营者往往会采取打折销售、免费赠送等多种营销策略,只要商品本身处于市场流通环节中,就不能因其系打折销售或者免费赠送而否定其商品的属性。
  从两案判旨可知,对于在赠品上的标识使用行为是否可以作为核准注册的商品上的使用问题并不以有偿与否作为判断标准,而是以是否使得商标起到了商品来源识别功能为标准进行判断。在“福音”案中,日记本作为独立的商品尽管采取了赠送的使用方式,但并未影响其在市场流通环节起到来源识别功能;而“开心人大药房”案中所赠送的商品上除标识“开心人大药房”外,还清晰地标识了“雕牌”等其他商标,消费者并不会将“开心人大药房”作为去污商品的商标,仅会将其作为“开心人大药房”在销售服务上的宣传手段。
  假设在去污商品上并没有印制“雕牌”等其他商标,而仅是“开心人大药房”的话,可否构成在去污商品上的使用倒是一个值得探讨的问题。对此,学说上在借鉴日本“BOSS”案的基础上指出:附着“BOSS”商标的衬衫只不过是为了促进电子乐器的销售而采取的赠品,并只限于向购买电子乐器的购买者无偿发放,本身不是独立交易的对象,未来也没有在市场上流通的可能性,因此不构成“商品”。[81]类比于“开心人大药房”案,可以发现即使没有印制“雕牌”等其他商标,由于标有“开心人大药房”的去污产品仅是为了宣传综合零售商店的目的而使用的,并不具有独立的市场交易可能性,也不会在去污商品商标上构成使用。而“福音”案中判旨特别强调了日记本除了赠送教堂外,也具有独立销售的可能性。[82]
  (b)合

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