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【期刊名称】 《知识产权》
驰名商标跨类别保护应受到限制
【副标题】 两则案例引发的思考【作者】 祝建军
【作者单位】 广东省深圳市中级人民法院【分类】 商标法
【中文关键词】 驰名商标;跨类保护;混淆;淡化;限制【期刊年份】 2011年
【期号】 10【页码】 50
【摘要】

通过对我国司法实践中两起注册驰名商标认定与保护案例的评析,论证了无论驰名商标欲跨类别上已经注册商标的所有权属于其他主体,还是驰名商标与欲跨类别上已经注册商标的所有权属于同一主体,驰名商标跨类保护的请求,均应受到欲跨类别商品(或服务)上已经注册商标的限制。驰名商标因需认定原则,亦决定了驰名商标与欲跨类别上已经注册商标的所有权属于同一主体时,商标权人依据注册商标同类禁止混淆规则即可以保护自己的合法权益,无需进行驰名商标认定。

【全文】法宝引证码CLI.A.1159223    
  一、问题提出:两则案例引发的思考
  在司法实践中,审理涉及驰名商标认定与保护的案件时,会遇到一个让人困惑的问题:驰名商标跨类保护是否应受所跨类别上已经注册商标的限制?而该问题又分为两种情形,一是该驰名商标欲跨类别上已经注册商标的所有权属于其他主体,二是该驰名商标与欲跨类别上已经注册商标的所有权属于同一主体。深圳中院审结的“沃尔玛”案,与湖南高院审结的“宝马”案,就分别属于上述第一种和第二种情形。
  (一)“沃尔玛”案的判决要旨[1]及引发的争议
  1996年,原告(美国)沃尔玛公司在第35类推销服务上向我国商标局申请注册了中文“沃尔玛”商标。该商标通过使用已为我国消费者广为知悉,具有较高的市场知名度。后原告陆续在31个类别的商品或服务上注册了“沃尔玛”商标,但不包括第11类“灯”类。
  2000年,案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类商品上向我国商标局申请注册了“沃尔玛WOERMA及图”商标。
  被告童小菊因实施了以下三种行为而被沃尔玛公司指控商标侵权及不正当竞争:一是注册了中山“沃尔玛”灯饰厂;二是注册与“沃尔玛”商标读音相同的www.woerma.com.cn域名;三是在灯类商品上使用“沃尔玛”商标。原告请求法院认定其核定使用在第35类服务上的“沃尔玛”商标为驰名商标,并请求判令被告:1.停止使用“沃尔玛”作字号;2.注销www. woerma. com. cn域名;3.停止生产、销售“沃尔玛”灯类产品;4.赔偿原告经济损失。法院判决认定“沃尔玛”商标为驰名商标,支持了原告诉讼请求第1、 2、4项,但却驳回了原告第3项诉讼请求,理由为,当驰名商标试图跨入到其未注册的类别领域,而该领域已有他人注册相同的商标时,驰名商标跨入该类别领域应受到限制。因案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类注册了“沃尔玛”商标,故原告的“沃尔玛”驰名商标在第11类“灯”类上的权利范围受到限制,原告的“沃尔玛”商标虽驰名,但其既不能在第11类“灯”类商品上使用,也不能禁止他人在该相同或类似商品上使用“沃尔玛”商标。被告生产、销售带有“沃尔玛”商标的灯,没有侵害原告“沃尔玛”驰名商标的所有权。
  “沃尔玛”案判决后,有人对该裁判结果持相反观点,他们认为,案外人广东顺德康福尔电器厂对“沃尔玛WOERMA及图”商标所享有的专用权,并不排斥原告对“沃尔玛”驰名商标所享有的禁用权,应允许原告对“沃尔玛”驰名商标所享有的禁用权与广东顺德康福尔电器厂对“沃尔玛WOERMA及图”商标所享有的禁用权出现重叠,[2]因此,原告对“沃尔玛”驰名商标的所有权,不应受到所跨类别上广东顺德康福尔电器厂已注册的“沃尔玛WOERMA及图”商标的限制。
  (二)“宝马”案裁判要旨[3]及引发的争议
  1987年和1995年,原告(德国)宝马公司在第12类机动车辆上注册了“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标。这些商标通过使用已为我国消费者广为知悉,具有较高的市场知名度。1997年,原告在第25类服装商品上注册了“(蓝白相间)BMW及图”商标,并将该商标投入使用。
  2004年,被告深圳市世纪宝马服饰公司成立,该公司未经许可在服装上使用与原告“(蓝白相间)BMW及图”商标相近似的“(蓝白相间)BMWL及图”商标。
  原告认为被告的行为构成商标侵权及不正当竞争,请求认定其注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标为驰名商标,进而请求法院跨类禁止被告在服装上使用“BMWL及图”商标,禁止被告使用“宝马”作为企业字号,并赔偿原告损失5千万元。法院判决认定原告注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标为驰名商标的事实,并判定由于被告在服装上使用“(蓝白相间)BMWL及图”商标,会导致相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品之来源产生混淆,或者对二者之间的经营关系产生混淆,侵害了原告注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标的所有权,判决被告在服装上停止使用“(蓝白相间)BMWL及图”商标,停止使用“宝马”字号,并赔偿原告损失50万元。
  “宝马”案与“沃尔玛”案存在类似问题,即驰名商标跨类保护是否要受到欲跨类别上已经注册商标的限制,因为原告已经在第25类服装上注册并使用了“(蓝白相间)BMW及图”商标,但其却通过请求法院认定其注册在第12类机动车辆上的“BMW”、“(蓝白相间)BMW及图”、“宝马”商标为驰名商标,达到跨类禁止被告在服装上使用“(蓝白相间)BMWL及图”商标的目的,那原告该驰名商标跨类保护的请求,是否应受到原告已经在第25类服装上注册“(蓝白相间)BMW及图”商标的限制呢?卡在了奇怪的地方
  二、驰名商标跨类保护制度与注册商标同类禁止混淆制度的内涵及演变
  分析驰名商标是否受欲跨类别上已注册商标的限制,必须了解传统商标制度与驰名商标制度之间的演变。
  (一)注册商标同类禁止混淆制度的主要内容
  基于维护商标的识别区分功能,传统商标侵权理论以禁止混淆为基础来构建。在司法实践中,判定混淆的标准一般分为三类。一是直接混淆,即由于在后商标的存在,具有一般谨慎程度的消费者,有可能误认为其所附着的商品或服务来源于在先商标所有人。[4]二是间接混淆,即消费者不会对在后商标与在先商标所标识的商品或服务之来源产生混淆,但可能误认为在后商标与在先商标的经营者之间存在某种经营上的联系,比如存在联营、赞助或许可等关系。[5]三是反向混淆,即知名度大或实力雄厚的企业在后大量使用知名度小或实力较弱企业的在先注册商标,可能导致消费者误以为在先注册商标权人提供的商品或服务来源于在后商标使用人,或者误认为在先商标与在后商标的经营者之间存在某种经营上的联系。[6]根据侵犯商标权的混淆理论,凡未经商标权人许可且不存在合理使用等免责事由的情况下,混淆性使用他人注册商标即构成商标侵权。
  (二)驰名商标跨类保护制度与注册商标同类禁止混淆制度之间的演变
  随着市场经济的发展和注意力经济的兴起,商标从识别区分功能发展出品质保证功能和广告宣传功能。[7]那些达到一定知名度的商标成为消费者选购商品时的重要经营信息,理性的侵权人基于搭便车的需要,将具有一定知名度的商标用于不相同也不类似商品上,消费者基于爱屋及屋的消费心理,亦会将注意力转投到该商品上,这就导致了商标混淆或淡化的后果。
  驰名商标在本质上是商标所呈现的一种事实状态,即该商标在我国境内为相关公众广为知悉,同时,当根据商标同类禁止混淆制度已无法制止商标侵权人时,为了救济已被侵害的商标权益,防止商标的显著性被稀释,而在个案中为实现对商品或服务的跨类保护而动态地认定该注册商标为驰名商标。驰名商标制度的产生,是为了应对花样翻新的商标侵权行为而创设的一种救济制度。[8]
  (三)驰名商标跨类保护制度的内涵
  我国《商标法》第13条第2款规定,“就不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用”。该法条确立了注册驰名商标跨类保护的禁止混淆制度,即在不相同或不类似商品或服务上复制、摹仿或者翻译他人已经在我国注册的驰名商标,有可能导致相关公众误以为在后商标所标示的商品或服务来源于在先注册的驰名商标权人,或者误认为在后商标与在先注册驰名商标的经营者之间存在某种经营上的联系,将不予注册并禁止使用。
  2009年5月1日实施的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条第2款规定,“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于《商标法》第

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