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【期刊名称】 《法律科学》
论非实施性专利权主体的权利和行为限制
【作者】 管荣齐【作者单位】 天津大学法学院
【分类】 专利法【中文关键词】 非实施性专利权主体;权利;行为;限制
【英文关键词】 Non-Practicing Entities; Rights; Behaviors; Restriction
【文章编码】 1674-5205(2019)03-0147-(010)【文献标识码】 A
【期刊年份】 2019年【期号】 3
【页码】 147
【摘要】 非实施性专利权主体有恶意的、善意的和实质的非实施性专利权主体之分。非实施性专利权主体不实施专利不但影响甚至阻碍他人实施,而且造成社会资源浪费、损害社会公共利益,因而有必要对其权利和行为尤其是不可实施的专利权和恶意牟利行为加以限制。基于我国的现状和问题,借鉴美国、欧洲、日本的相应经验,我国应当强化专利权人的实施义务,加强对专利实用性的审查,改强制许可申请制为备案制,扩大专利先用权实施范围,提高专利维持年费水平,禁用惩罚性损害赔偿,加重专利权人举证责任,禁用行为保全措施。
【英文摘要】 Non-Practicing Entities (NPE) are divided into malicious, benevolent, and substantive ones. The behaviors of NPE do not implementing their patents not only affect or even hinder the others to implement the patents, but also waste social resources, damage social public interests. So it is necessary to limit NPE's rights and behaviors, especially the inexhaustible patents and the malicious profit-making behaviors. Based on China's current situation and problems, and drawing on the experience of the United States, Europe and Japan, China should strengthen the patentee's implementation obligations, strengthen the examination of patent practicability, change the compulsory licensing application system to the filing system, expand the scope of patent preemption, increase the level of annual fee for patent maintenance, prohibit punitive damages, increase the patentee's burden of proof, and prohibit acts of patent preemption safeguard measures.
【全文】法宝引证码CLI.A.1263044    
  
  专利蟑螂(Patent Troll)虽已在美国横行数年并臭名昭著,但距其登陆和影响我国看似还很遥远。随着我国有效专利拥有量的大幅攀升和专利保护质效的日益提高,专利蟑螂在我国完成专利布局并发动攻势已经为时不远;再加上我国长期以来一直在解决而未能有效解决的专利实施问题积弊已久,实质的非实施性专利权主体和善意的非实施性专利权主体已经颇具规模,因而我国规制非实施性专利权主体的形势相当紧迫、任务相当繁重。鉴于通过单一法案和司法个案规制非实施性专利权主体的美国方案成效不太理想,那么统筹在专利法内部的具体制度安排中对非实施性专利权主体的权利和行为进行全面限制,应当作为中国方案予以研究提出。
  一、非实施性专利权主体的权利和行为限制概述
  (一)非实施性专利权主体的权利和行为限制的含义
  非实施性专利权主体(Non-Practicing Entities,缩写为NPE)在官方文件中,最早见诸美国联邦贸易委员会2003年的《促进创新:竞争和专利法律政策之间的适当平衡》。根据该报告,非实施性专利权主体是指申请或购买专利却不实施也无意实施,仅通过许可或诉讼获取经济利益的市场主体[1]。这是以专利具有可实施性为前提并从狭义上界定的非实施性专利权主体的概念,与专利蟑螂的概念基本同义,只不过前者更中性一些,后者似乎更加职业、更具恶意。仍以专利具有可实施性为前提,从广义上来说,非实施性专利权主体不仅包括少数的职业专利蟑螂,还包括大量的不具有专利实施能力且不以专利许可或专利诉讼为主要甚至唯一经济来源的专利权人。如果抛开专利的可实施性,即专利本身不具有市场前景或者尚未得到市场认可,其权利人显然也是一类非实施性专利权主体。如此看来,以权利和行为能力为划分标准,非实施性专利权主体有三类:一是所拥有的专利不具有可实施性的,称为“实质的非实施性专利权主体”;二是所拥有的专利具有可实施性但本人不具有实施能力且不以专利许可或专利诉讼为主要经济来源的,称为“善意的非实施性专利权主体”;三是所拥有的专利具有可实施性但本人不实施也无意实施且以专利许可或专利诉讼为主要甚至唯一经济来源的,称为“恶意的非实施性专利权主体”。
  区分“实质的非实施性专利权主体”“善意的非实施性专利权主体”和“恶意的非实施性专利权主体”的重要意义在于分类施策。专利的实质条件和主要价值之一是具有可实施性,非实施性专利权主体不实施专利不但影响甚至阻碍他人实施,而且造成社会资源浪费、损害社会公共利益,因而有必要对非实施性专利权主体尤其是“实质的非实施性专利权主体”和“恶意的非实施性专利权主体”加以限制。为了补偿或抵消非实施性专利权主体不实施专利而对他人和社会造成的损害,对于所有非实施性专利权主体总体而言,有必要强化其实施专利的法定义务、禁止其获取惩罚性损害赔偿;对于“恶意的非实施性专利权主体”和“实质的非实施性专利权主体”一并而言,有必要加重其侵权损害的举证责任、禁止其利用行为保全措施(禁令);对于“恶意的非实施性专利权主体”单独而言,有必要扩大其专利的先用权范围;对于“实质的非实施性专利权主体”单独而言,有必要加强对其专利实用性的审查。当然,现实生活中很多专利权人不只拥有不可实施的专利、不只从事恶意牟利行为,有的过去这样而现在不这样了,再加上善意和恶意的区分和确定较为复杂和困难,{1}102因而以其部分或一时的权利或行为将其定性或分类显然是不公正甚至错误的。但是具体到某一专利或者某一案件,仍然能够明确界定专利权人是否属于和属于哪一类非实施性专利权主体,从而可以分类施策。
  鉴于民事主体应当具有民事权利能力和民事行为能力,对于非实施性专利权主体的限制也应当从权利和行为两大方面来考虑。从权利的角度来看,对于非实施性专利权主体的限制涉及法定义务、实用性审查、强制许可和先用权四个小的方面。首先,权利和义务相对应,强化专利权主体实施专利的法定义务,是对非实施性专利权主体权利的限制措施;其次,通过加强专利实用性审查,将更多不具有可实施性的发明创造排除在外,减少实质的非实施性专利权主体数量,是从源头上、总量上限制非实施性专利权主体的权利;再次,在专利法明确规定的专利权限制措施中,与专利实施有关的是强制许可和先用权,提高强制许可效率、扩大先用权范围能够增强对非实施性专利权主体权利的限制。从行为的角度来看,对于非实施性专利权主体的限制涉及年费缴纳、损害赔偿、举证责任和行为保全四个小的方面。首先,通过提高专利维持年费水平,赋予非实施性专利权主体更多请求认定专利侵权、损害赔偿的举证责任,从而增加非实施性专利权主体的运营难度和成本;其次,通过控制专利侵权损害赔偿数额,限制非实施性专利权主体的专利侵权行为保全请求,以此来降低非实施性专利权主体的运营效率和收入。当然,权利和行为密切相关,权利涵盖自己的行为,因而上述行为限制措施又可归为权利限制。再从所有限制措施都是针对非实施性专利权主体不实施专利的行为来说,上述权利限制措施也可归为行为限制。因此,为了突出为何限制尤其是如何限制非实施性专利权主体的研究重点和层次性,第二部分及其以后的论述都从权利限制和行为限制两大方面及其各自四小方面展开,而不纠结于这种划分的合理与准确。
  (二)非实施性专利权主体权利和行为限制的意义
  非实施性专利权主体权利和行为限制的重点是“实质的非实施性专利权主体”和“恶意的非实施性专利权主体”,尤以“恶意的非实施性专利权主体”即专利蟑螂为首,因其对他人和社会造成的损害最大。
  专利蟑螂已在美国等国家横行其道,其以损害专利制度和竞争秩序为代价追求最快、最大经济利益的行径,引起了政府和议会的高度重视和积极应对。美国政府于2013年6月发布《专利主张与美国创新》(Patent Assertion and U. S. Innovation)的报告,指出美国的科技创新因为专利蟑螂而受到消极影响。美国国会则在2013年讨论通过了多达7项有关法案,包括保护高新技术创新者免遭诉讼法案(SHIELD)、专利质量改进法案、匿名专利终结法案、创新法案(Innovation Act)、主张专利中的透明度法案、贸易保护不是NPE保护法案、保护美国人才和企业家法案,试图从诉讼费用承担、专利信息透明、专利侵权举证等方面规制专利蟑螂的恶意行为。{2}随着专利蟑螂规模和数量的增长及其势力范围的扩张,其他注重专利保护的国家也受到波及并纷纷制定和调整相应制度和政策。
  专利蟑螂觊觎我国市场已久,其在我国的布局将随着我国有效专利数量的快速增长于2020年完成,对于非实施性专利权主体的权利和行为限制的形势相当紧迫。我国虽然实行严格的专利保护,但至今难觅专利蟑螂横行的踪迹,似乎属于例外。我国不可能成为专利蟑螂不忍践踏的一方净土,至今未见其横行的主要原因是我国尚未拥有足够数量的具有可实施性的有效专利。2015年我国有效发明专利拥有量达到1472374件,前三年即2013-2015年平均每年发明专利授权量为266744件,而美国专利蟑螂横行的2013年有效发明专利拥有量为2387502件[2],按照美国有效发明专利可实施率80%、我国有效发明专利可实施率60%计算,我国至2020年7月就会达到专利蟑螂横行的专利规模条件。换言之,专利蟑螂将于2020年在我国完成布局和发动攻势。
  我国加强专利保护的动作频频,专利保护的体制机制、制度政策越来越有利于专利权人,客观上加速了专利蟑螂横行条件的成就。为了提高专利案件审理质效,减小专利权人举证难度,加大专利侵权损害赔偿力度,{3}我国近几年陆续出台了一系列相关文件,主要有:2015年12月《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》,2016年3月《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》,2016年7月《最高人民法院关于在全国法院推进知识产权民事、行政和刑事案件审判“三合一”工作的意见》,2017年4月最高人民法院《中国知识产权司法保护纲要(2016-2020)》,国家知识产权局2016年2月《专利行政执法操作指南(试行)》,国家知识产权局2016年5月《专利侵权行为认定指南(试行)》《专利行政执法证据规则(试行)》《专利纠纷行政调解指引(试行)》,2017年4月《北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》。
  我国专利实施问题依然突出,实质的非实施性专利权主体和善意的非实施性专利权主体颇具规模,对于非实施性专利权主体的权利和行为限制的任务相当繁重。根据国家知识产权局《2016年中国专利调查数据报告》,2016年我国专利实施率为61.8%、产业化率为46.0%、许可率为8.1%,分专利权人来看,高校的比率最低,其专利实施率为12.1%、产业化率为3.3%、许可率为3.3%;分专利类型来看,发明专利的比率最低,其实施率为52.9%、产业化率为36.7%、许可率为6.7%。另外,专利实施率和产业化率随着专利拥有量、企业规模的增加呈现先上升再下降的单峰分布,专利权人的专利拥有量、企业规模在很小和很大时未实施专利所占比例最高,例如:拥有1-2件发明专利的产业化率38.5%(最低),拥有100件以上发明专利的实施率41.0%(最低);微型企业发明专利的实施率52.0%(最低)、产业化率34.9%(最低),大型企业发明专利的实施率67.0%(最低)。
  二、非实施性专利权主体权利和行为限制的现状和问题
  (一)我国对于非实施性专利权主体权利限制的现状和问题
  如前所述,对于非实施性专利权主体的权利限制,涉及专利权人的法定义务、专利实用性审查、专利强制许可和专利先用权。
  关于专利权人的法定义务。从1623年英国《垄断法案》开始建立现代专利制度,到20世纪50年代德国和法国等欧洲国家设置专利维持年费机制,在长达300多年里专利权人的基本法定义务一直只是向社会公众公开其发明创造[3]。我国1984年第一部《专利法》就借鉴欧洲和美国的做法设置了专利维持年费机制,2008年第三次修订又增设3年未实施(包括未充分实施)予以强制许可的规定。设置专利维持年费机制的目的是促使专利权人及早实施专利,放弃不可实施或失去可实施性的专利,从而加速整个社会的技术更新。国内外相关调查研究结果显示,设置专利维持年费机制以后,绝大多数专利的维持时间都大幅度缩短,在法定保护期限届满之前就已进入公有领域。{4}规定3年未实施即予以强制许可的目的亦是促使专利权人及早实施专利,但由于专利强制许可需要经过专利行政机关受理、审查、决定等程序,自我国1984年第一部专利法专门一章规定强制许可至今尚未发生一例强制许可的案件,{5}包括3年未实施或未充分实施而申请强制许可的案件。
  关于专利实用性审查。我国专利实用性除了要求“能够制造或者使用”以外,还要求“能够产生积极效果”,而欧洲、日本只要求能够在产业上制造或使用,{6}90美国只要求“微小的有益用途”,{7}相对而言我国专利实用性要求更高,因而很多学者主张我国专利实用性应当取消“能够产生积极效果”的要求。同时在美国、欧洲、日本弱化甚至主张取消专利实用性审查的大背景下,我国专利实用性审查在实践中有所弱化,虽然基于我国国情一直坚守实用性要求不降低、实用性审查不放弃的底线。我国专利实用性审查主要发生在专利实质审查程序和专利无效宣告程序中,其弱化的具体表现在于:只要求具有在产业中被制造或使用的可能性,仅给出几种主要的不具备实用性的情形,包括:无再现性(不能重复实施),违背自然规律(不能实施),利用独一无二的自然条件的产品(唯一性),人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法(无法在产业上使用),测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法(无法在产业上使用),无积极效果(明显无益、脱离社会需要)[4]。
  关于专利强制许可。如前所述,我国自1984年第一部专利法就专设一章规定强制许可,2008年第三次修订专利法增设3年未实施(包括未充分实施)予以强制许可的规定。针对专利强制许可的具体操作,国家知识产权局于2003年6月颁布《专利实施强制许可办法》,于2005年11月颁布《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》,2012年3月又根据新专利法将这两个办法整合、完善,颁布新的《专利实施强制许可办法》。根据2008年《专利法》第48条第1项和2012年《专利实施强制许可办法》第5条,专利权人自专利权被授予之日起满3年,且自提出专利申请之日起满4年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的,具备实施条件的单位或者个人可以请求给予强制许可。根据2008年《专利法》第54条和2012年《专利实施强制许可办法》第11条第1款,以3年未实施为由申请强制许可的应当具备“已合理请求但未获许可”的前置条件,即事前曾以合理的条件请求专利权人许可其实施专利,但未能在合理的时间内获得许可。根据2012年《专利实施强制许可办法》第9-11条、第15-22条,以3年未实施为由申请强制许可的,应当提交强制许可请求书、“已合理请求但未获许可”的证据等材料,需要经过补正、送达、答复、核查、听证、决定等程序。
  关于专利先用权。根据我国2008年《专利法》第69条、2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条、国家知识产权局2016年《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南(试行)》第1编第3章第4节,专利先用权是指在专利申请日前已经制造、使用相同产品和许诺销售、销售制造出来的产品,使用相同方法和销售、许诺销售、使用依照专利方法直接获得的产品,或者已经作好制造、使用、许诺销售、销售的必要准备的,可以在原有范围内继续制造、使用、许诺销售、销售而不视为侵犯专利权。其中,“已经作好制造、使用的必要准备”包括已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件,和已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料;“原有范围”包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。由此可见,我国专利先用权的实施范围仅限于制造权、使用权、许诺销售权和销售权而不包括进口权,制造、使用、许诺销售、销售的最大规模是“已有的生产准备可以达到的生产规模”,对于非实施性专利权主体没有特别或例外规定。
  (二)我国对于非实施性专利权主体行为限制的现状和问题
  如前所述,对于非实施性专利权主体的行为限制,涉及专利维持年费缴纳、专利侵权损害赔偿、专利案件举证责任和专利侵权行为保全。
  关于专利维持年费缴纳。如前所述,我国1984年第一部专利法就设置了专利维持年费机制。根据我国专利局第4号公告(1985年)、第33号公告(1992年8月)、第36号公告(1992年12月)、第43号公告(1994年)和国家知识产权局第75号公告(2001年)、第244号公告(2017年),我国专利维持年费一直实行阶梯式标准,历次调整呈现出阶梯档次增加、缴费标准提高的趋势。以发明专利维持年费为例,阶梯档次由五档增加到六档,最低标准由200元提高到900元,最高标准由2400元提高到8000元。根据我国财政部、国家发展改革委2016年7月印发的《专利收费减缴办法》,对于年收入低于4.2万元的个人、应纳税所得额低于30万元的企业,可以请求减缴自授权当年起6年内维持年费的85%。虽然自2001年国家知识产权局第75号公告至2017年第244号公告专利维持年费标准未再提高,但一项发明专利维持年费20年全额高达82300元,自申请日起前9年减缴85%后仍达71845元;按照个人年均收入4.2万元计算,20年总收入仅82万元,则一项发明专利维持年费全额占个人收入比例高达10.04%,减缴后占个人收入比例仍达8.76%。
  关于专利侵权损害赔偿。根据我国2008年《专利法》第65条、2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第16条,2015年《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第20-22条,2016年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第27条,国家知识产权局2016年《专利行政执法证据规则(试行)》第2章第1.3.2节、《专利纠纷行政调解指引(试行)》第6章,我国目前对专利侵权损害实行补偿性赔偿规则,赔偿数额按照权利人实际损失、侵权人所获利益、专利许可费以及专利权类型、侵权行为性质和情节等确定,其中侵权人所获利益在专利权人完成初步举证的情况下进一步举证转由侵权人负责。为了彻底解决专利维权“赔偿低”的问题,在增设惩罚性赔偿规则的我国专利法第四次修订稿正式出台之前,我国法院已从2016年开始探索将市场价值作为赔偿数额计算的参考,通过对维权的合理支出在赔偿额中单独计算和推进适用惩罚性赔偿等措施[5],加大专利侵权损害赔偿力度。但这些都是双刃剑,一方面可以有效遏制专利侵权行为的频繁发生,特别是损害社会公共利益的恶意侵权行为;另一方面可能助长专利蟑螂在我国布局和获利的信心和速度,增加对非实施性专利权主体法律规制的难度和紧迫性。
  关于专利案件举证责任。由于专利尤其是方法专利的复杂性和无形性,因而专利侵权行为及其损害结果具有很强的隐蔽性,使得专利权人难以发现更难以举证证明。认定专利侵权行为及其损害结果,如果适用一般民事证据规则显然对专利权人不利,但如果举证责任完全倒置,则可能造成专利权人滥用权利和恶意维权。因此,在专利权人和侵权人之间合理分配举证责任,是专利制度的核心问题之一。{8}根据2008年《专利法》第61条第1款、2016年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第27条和国家知识产权局2016年《专利行政执法证据规则(试行)》第2章第1.1、1.2、1.3.2节,除了新产品制造方法专利与被控侵权方法不同、侵权人所获利益在专利权人完成初步举证后举证责任倒置以外,其他事实认定的举证责任都应遵循“谁主张谁举证”的原则。但根据国家知识产权局2016年《专利行政执法证据规则(试行)》第2章第1.3.1节,对于已知产品制造方法,在专利权人提供初步证据并有充分理由无法自行调查取证的情况下,可以对侵权人实施的方法过程依职权调查取证,或者要求侵权人举证证明“其产品制造方法不同于专利方法”。由此,专利行政执法机关和法院在专利纠纷举证责任分配上并非完全一致。
  关于专利侵权行为保全。根据我国2008年《

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【注释】                                                                                                     
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