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【期刊名称】 《科技与法律》
功能性技术特征解释规则研究
【英文标题】 Research on the Interpretation Rules of Functional Technical Features
【作者】 邓文【作者单位】 华东政法大学知识产权学院
【分类】 专利法
【中文关键词】 技术;专利权;功能性技术特征;权利边界;权利要求解释;等同实施方式
【英文关键词】 technology; patent rights; functional technical features; right boundary; interpretation of the claims; equivalent implementation mode
【文章编码】 1003-9945(2019)03-0019-08【文献标识码】 A
【期刊年份】 2019年【期号】 3
【页码】 19
【摘要】

当前司法实践中对功能性技术特征权利边界的判断存在两套不同的解释规则,一是《审查指南》提出的“覆盖所有”解释规则,二是《解释》确定的“具体加等同实施方式”解释规则,两套解释规则对专利权利要求书中同一功能性技术特征所确定的权利内容并不一致。依循当前的解释规则,难以对功能性技术特征的权利边界作出准确判断。在对功能性技术特征解释规则上,应排除适用《审查指南》确定的“覆盖所有”解释规则,统一适用《解释》确定的“具体加等同实施方式”解释规则,并明确包含功能性技术特征的权利要求必须有具体实施方式支撑。但对《解释》出台前已被授权的专利,应放宽“等同实施方式”中“等同”的认定标准。同时将有关功能性技术特征的规定纳入《专利法》之中。

【英文摘要】

Currently there are mainly two different sets of interpretation rules of the right boundaries of functional technical features in judicial practice. One is the rule of "covering all" in the "Patent Examination Guidelines" of the National Intellectual Property Office. The other is the rule of "specific plus equivalent implementation" in the Interpretation of Supreme People′s Court. These two interpretation rules do not agree on the content of the rights deter- mined by the same functional technical features in the patent claim. According to the current interpretation, it′s difficult to make an accurate judgment on the right boundary of functional technical features. The interpretation rules of the functional technical features should be unified. It′s necessary to exclude the rule of "covering all" defined in the "Patent Examination Guidelines", and uniformly applies the rule of "specific plus equivalent implementation". More- over, the specific implementation mode shall be the support for the right claims containing functional technical features. However, for the patents that have been granted before the promulgation of the judicial interpretation, the identification standard of "equivalence" in "equivalent implementation mode" should be relaxed. Last, it′s necessary to include the interpretation rules of the functional technical features into patent law.

【全文】法宝引证码CLI.A.1279955    
  
  

创新已成为推动社会发展的利器。专利制度的不断深化,对于科技创新的激励与平稳发展起着极其重要的作用。功能性技术特征作为专利制度中判定专利权权利内容的一环,应予以关注与重视。但依循当前司法实践中的解释规则难以对功能性技术特征的权利边界作出准确判断,涉专利纠纷案中对如何确定权利要求书中功能性技术特征的权利内容一直是争议焦点。

一、当前功能性技术特征的解释规则存在冲突

当前司法实践中对功能性技术特征的解释存在两套不同的解释规则,一是国家知识产权局公布的《专利审查指南》(以下简称“《审查指南》”),其对功能性技术特征的解释采用“覆盖所有”规则[1];二是最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“《解释》”)中提出的“具体加等同实施方式”解释规则[2];另外新出台的《解释二》对《解释》提出的规则作出一定补充[3]。两套解释规则对同一功能性技术特征所确定的权利内容并不一致。

以某项发明专利为例,其权利要求权项被认定为功能性技术特征,在说明书中只公布了实现该技术功能的一种实施方式,但是根据同领域技术人员的判断,事实上共存在三种可以实现该技术功能的实施方式,且另外两种实施方式并非本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求权项即可直接、明确地确定实现上述功能或效果。依《审查指南》所确定的解释规则,其确定的权利内容包含得以实现该功能的其他一切实施方式,如此便意味着在对该发明专利的新颖性和创造性做判断时,还要将另外两种未在说明书中公开的实施方式纳入审查范围之内。例如,在美的集团实用新型专利权无效行政纠纷案[4]中,涉案实用新型专利其权利要求权项中提到了“过渡支架”,法院认定该“过渡支架”在于实现“过渡”和“支架”的作用,应是以功能加以表述的技术特征,因此在做专利授权确权审查时需要将所有能够实现“过渡”及“支架”作用的实施方式都考虑进去,以此来判断涉案专利的新颖性。换言之,对出现于该专利申请前已公开的技术,依照《审查指南》的规定,其功能性权利要求涵盖了一切得以实现该功能的实施方式,只要具备“能实现过渡和支架两个作用”的结构,美的集团的实用新型专利新颖性就会遭到挑战[5]。

但是依照《解释》的规则,该功能性技术特征的权利内容仅限说明书中公开的实施方式,以及与该实施方式等同的实施方式。他人实施另外两种方式的行为,并不足以被认定构成侵权。以“殷永江与科炎光电发明专利权纠纷”案[6]为例,其权利要求1“依次逐段发光的场致光缆线”仅对通过场致光缆线得以实现发光效果进行了表述,但关于实现该效果的具体结构、材料并没有加以表述。根据说明书中公开的具体实施方式,该权利要求的权利内容应限定于“导线与驱动器连接致使光缆线逐段发光”这一具体结构形式,其它未在说明书中加以表述的实施方式,并非该功能性技术特征所确定的权利内容。

可以看出,两套解释规则对同一功能性技术特征所确定的权利内容并不一致,解释规则之间相互冲突。

二、功能性技术特征解释规则冲突导致的问题

在专利授权与侵权程序中,对功能性技术特征解释规则不一,不仅会影响到专利权人权利的实现,法律应有的稳定性和可预测性也会受到影响,同时造成相关司法资源的浪费。

(一)影响专利权人权利的实现

功能性技术特征解释规则不一,不仅使相关权利人无法准确厘清专利权利边界,在进行专利权利要求撰写时对是否使用功能或效果对技术特征进行表述也出现选择困难,同时对《解释》出台前包含功能性技术特征的专利申请的权利内容产生不合理限制。

1.权利边界界定出现困难

法院在处理行政判决时,其依循《审查指南》提出的“覆盖所有”规则,来确定功能技术特征的权利内容,但在处理侵权诉讼时,又以《解释》中“具体加等同实施方式”规则对功能性技术特征权利内容进行确定。这种不一,导致行政和司法层面在确定同一功能性技术特征权利内容时出现分歧,不符合对法律应有的稳定性和可预测性的要求{1}。即对请求人来说,他难以预测未来其可能遭遇的是行政之诉还是侵权之诉,对行政之诉来说,其功能性技术特征的权利内容较大,对侵权之诉来说,其权利内容仅限于具体加等同实施方式。同样的技术特征,在法院针对不同的诉讼案件可能导致审理时出现不一致的判断{2}。对于专利权人来说,其无法对其专利权利的边界做出准确判断,影响其专利权的充分实现{3}。

2.权利要求撰写陷入困难

确定专利权权利内容,应以请求书中权利要求为依据。申请人在撰写发明或实用新型权利要求权项时,因为解释规则的差异,对是否在权利要求权项中使用功能或者效果的表达方法产生选择上的困惑。以《审查指南》“覆盖所有”的解释规则为准,一旦申请人在权利要求权项中使用功能性技术特征获得了专利授权,由于其权利内容覆盖实现该功能的所有实施方式,故对于申请人而言,这样做可以更好地阻止他人使用技术规避的手段降低其专利的价值,甚至通过专利技术实现特殊领域的行业垄断。但在真正面临侵权诉讼时,法院对功能性技术特征适用的法律依据是最高院发布的《解释》的规定,其权利内容又仅限于说明书中公开的实施方式。此时,对于权利人来说,其难以证明或无法证明被控侵权技术方案与说明书中公开的具体实施方式相同或等同,很容易被法院判定不构成侵权。依上述对比,专利权人本想通过使用功能性技术特征的表述获得更多的权利内容,但在专利获得授权后,反而与权利人预期目的相反,在阻止他人对其专利技术进行使用时,权利内容仅限于说明书中公开的实施方式,无法达到其预期设想的目的。如此给申请人撰写权利要求时是否使用功能性技术特征造成选择上的困惑。

3.权利内容受到不合理限制

对《解释》出台前进行专利申请的权利人来说,当时申请专利时并无此《解释》规定,对专利说明书中是否公开实施例,或公开几种实施例,都由其自由选择,选择的结果并不会影响到专利权权利内容。但《解释》出台后,又以说明书中公开的实施方式来确定功能性技术特征的权利内容,对于此前未在说明书公开或充分公开实施方式的专利权人而言,其本应当可以公开或可以充分公开,但囿于当时并没有此《解释》限定的原因而未公开或未充分公开,致使之后在进行专利侵权判定时应予保护的权利无法获得保护,专利权的实现就将受到影响。法律应尽可能地做到维护公平,《解释》的出台一定程度上对在先进行专利申请的权利人利益造成了不利的后果,如果对该后果不予理睬,并非法律公平、正义的体现。换言之,《解释》的出台实质上限制与缩小了出台前已进行专利申请的专利权人的权利内容,增加了其维权的难度,应通过相关方式对这种不公平现象予以改善。请你喝茶

(二)对司法实践造成不利影响

从司法实践的角度而言,第一,运用司法解释的方式对权利内容进行限制,并不符合法律的规定,出现权利限定主体错误的问题;第二,同一法院针对同一权利要求运用不同规则进行重复解释,造成司法资源的浪费。

1.权利限定主体发生错误

2015年修订的《立法法》第104条中首次出现了关于司法解释效力的认定规则[7]。它认为司法解释应为对现行法律规范内涵、实质、定义、术语以及使用的要素等所做的说明,其应是立法规定的下位概念,不可直接对权利内容进行限定。依照当前对司法解释效力的认定,其只能对功能性技术特征的定义及适用条件作出解释和归纳。但2009年出台的《解释》以及此后出台的《解释二》,均要求以说明书中公开的实施方式来确定功能性技术特征的权利内容,其实质构成对专利权人权利内容的限定。实然,在目前司法环境中,就法律条款的修订确实需要经过相当长的时间,为尽快解决现阶段迫切存在的法律问题,法院被迫以司法解释的方式统一该法律问题的解决办法,甚至不得以直接对当事人的权利内容做出限定,但这并非用司法解释对权利内容加以限定的法定理由。对当事人权利内容的限制仍应遵循法律创制的规定,不应由司法解释做出,而应由立法加以承认或规定。

2.造成司法资源浪费

对同一权利要求中的功能性技术特征而言,在专利授权和确权的行政纠纷判决中,需根据《审查指南》的要求,依照“覆盖所有”规则对功能性技术特征的权利内容进行解释,但在专利侵权纠纷中,又以说明书中公开的具体及等同实施方式来确定其权利内容,同一法院针对同一权利要求运用不同规则进行重复解释,加上涉及功能性技术特征案中一般需要技术人员的配合,相较于一般的侵权案件其工作难度更大,所耗费的时间更多,如此实质是对司法资源的不合理浪费。从司法资源利用的角度来说,应尽可能地避免对同一法律现象依照不同的标准,在不同的程序中重复解释,加重法官工作负担的同时,也是一种不经济的体现。

总结而言,解释规则的冲突给司法裁判带来了重重困难,对于相关权利人来说,权利边界判断模糊,影响专利权的实现;对相关公众来说,同样会影响其进入某技术领域的判断;对审查员与审判法官而言,属于重复性工作,造成司法资源的浪费。故应尽快解决因解释规则冲突带来的诸多问题。

三、在统一解释规则基础上对“等同”予以放宽

解释规则的冲突,给实践中适用功能性技术特征带来重重阻碍。应对功能性技术特征的解释规则予以统一,而对于《解释》出台前已申请的专利则应放宽其“等同”手段的判断。

(一)对功能性技术特征的解释规则应予统一

笔者认为,在对功能性技术特征解释规则上,应统一适用《解释》确定的“具体加等同实施方式”解释规则,其权利内容应受到说明书中公开的具体及等同实施方式的限制,排除适用《审查指南》确定的“覆盖所有”解释规则。

1.规则适用上借鉴美国“具体加等同实施方式”解释标准

1840年“Wyeth v. Stone”[8]案中,美国马萨诸塞州巡回法院开始关注功能性技术特征问题。该判例涉及请求权项中对一装置的解释,该装置能够达到将冰块切成相同尺寸的技术效果,尽管1836年美国没有将功能性技术特征纳入专利法规定,但法院并没有直接否定该请求权项,而是将其阐释为说明书中描述的影响切割冰块功能的特定装置{4}。1952年美国修改专利法时,直接将功能性技术特征纳入专利法规定{5}。但是包括1840年审理的“Wyeth v. Stone”案,以及1946年“Halliburton v. Walker”[9]案,法院均认为应以说明书中公开的实施方式来确定功能性技术特征的权利内容,若采用“覆盖所有”的解释方法会不正义地扩大权利的保护范围,不仅会使同领域的技术发展受到限制,公众亦难以判断哪些实施方式不被包含在实现此功能性技术特征的所有实施方式之内,导致公众利益受到损害{6}。1994年“In re Donaldson”[10]案后,美联邦巡回上诉法院认为应依照专利说明书中公开的具体及等同实施方式对功能性技术特征进行限制,其明确指出此前美国专利与商标局提出的“覆盖所有”解释方法是错误的,不应适用{7}。该案审结后,美国统一了审查程序与司法程序对功能性技术特征的解释规则,确定统一适用“具体加等同实施方

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【注释】                                                                                                     
【参考文献】

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