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【期刊名称】 《知识产权》
论商标法中的“第二含义”
【作者】 熊文聪【作者单位】 中央民族大学法学院{副教授、硕士生导师}
【分类】 商标法
【中文关键词】 未注册商标;显著性;“第二含义”;消费者调查
【英文关键词】 unregistered trademark; distinctiveness; secondary meaning; consumer survey
【期刊年份】 2019年【期号】 4
【页码】 19
【摘要】 商标法中的“第二含义”指标志经过使用获得了显著性,能够与特定商品或服务的来源建立唯一对应关系。“第二含义”的考察不仅适用于商标的注册环节,也适用于对有一定影响的商品名称、包装、装潢等未注册商标提供救济和保护的环节,而所谓“较高知名度说”则难以担此重任,应基于消费者调查所得之结果加以评价,从而在降低成本提高效率的同时,保证裁判的客观性和说服力。
【英文摘要】 In Trademark Law, the secondary meaning means that a used mark obtains distinctiveness and can be associated with the source of a specific goods or service exclusively. Examination of the secondary meaning is adopted not only to the trademark registration process, but also to the process of relief and protection of commercial signs including the unique name, package or decoration of a famous commodity which enjoy substantial influence. Because of the insufficiency of so-called “higher known” standard, we should evaluate the secondary meaning by the result of consumer surveys, to achieve more objective and convictive judgment.
【全文】法宝引证码CLI.A.1256331    
  引 言
  在中国的知识产权法体系中,商标法由于缺乏所谓的“技术含量”或“创新因子”,往往没有得到应有的重视。然而,近年来诸多热点案件(如“非诚勿扰”案、“乔丹”案、“微信”案、“iPad”案、“王老吉”案和“稻香村”案等)引发了广泛关注与激烈讨论。法律实践出了问题,往往需要回归其源头寻求答案,而“商标”无疑是商标法的基石和出发点,“显著性”则是界定商标最重要的实质要件。按照既有的商标法理论,显著性有两种,即“固有显著性”和“经使用获得显著性”。所谓“固有显著性”,即在相关公众看来,某标志能够天然(无需经过使用)地发挥区分商品或服务来源的作用。又基于标志与所指代的商品或服务含义上的远近,可以将具有“固有显著性”的标志细分为臆造性(fanciful)标志、任意性(arbitrary)标志和暗示性(suggestive)标志,这些标志在申请商标注册时,申请人不需要向注册机关提供业已使用并为相关公众广为知晓的证据。相反,如果注册机关认定属于现行《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)11条第1款情形之一的,即仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志;抑或仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志(以下简称“描述性标志”);抑或其他缺乏显著特征的标志,则不能注册为商标,除非申请人能够证明该标志经过使用取得了显著性。[1]学理上,所谓“经使用获得显著性”即该标志(尤其针对“描述性标志”而言)具有了“第二含义”(secondary meaning),而无论是“第二含义”还是“固有显著性”,我国现行《商标法》虽未见其明确表述,但因学说继受和法律移植的影响,早已成为判决书中时常出现的术语。然而,笔者通过收集整理这些判决书发现,针对商标“第二含义”的具体内涵、哪些标志必须具备“第二含义”才能取得商标注册或受到保护以及“第二含义”的判断标准及证明方法等命题,法院并没有给出清晰明确的回答,甚至有些判决相互矛盾,而学界对此的关注与研讨完全不能满足实践之需。[2]本文旨在聚焦这些命题,进而为推动中国商标法的完善和发展贡献一点力量。
  一、“第二含义”的概念考证
  同我国商标法中的很多概念一样,“第二含义”也是“舶来品”。在普通法历史上,一件硬商标(technical trademark)必须满足下列要求才能获得保护:(1)不论商标的能指是由文字、图案、色彩、三维标志或这类元素的任意组合构成,这些标识必须是臆造的或任意的,不能描述其所指代的商品及其品质;(2)单纯的地名不是商标;(3)一般来说,人名也不是商标;(4)产品的外观或容器的尺寸、式样等都不能作为商标受到保护;(5)商标必须粘附在商品上,仅仅在广告中宣传一个标志,而没有粘附在具体商品上,不能作为商标受到保护。然而在实践中,有大量的商业标志不能满足上述要求,也就不能作为硬商标受到保护。“第二含义”概念的产生就归因于法院努力避免这种困境,从而在不构成侵犯硬商标权的情形下,也能审查商业活动中的不诚信行为。[3]有研究表明,“第二含义”最早出现在英国的一些著名案件中。[4]“第二含义”概念的出现是为了适应商业活动(特别是广告业)的发展需要。依靠全国范围的物流运输,大宗商品的优势得以实现。为了满足这一需要,各种广告手段和经营策略都被调动起来,经营者的商品可以在昼夜间获得消费者的广泛认知。一些法院将“第二含义”的正当性建立在通过长期连续地使用,相关公众已经默认该标志具备了显著性,故不承认它是不公平的。[5]实际上,经使用获得显著性就是树立了商誉。“商誉”是个中性词,无好坏之别,仅仅指在购买者头脑中,特定商品的品质能够与其他同类商品区别开来。恰如研究者所言,商誉是一种信息体系,其功用在于降低交易成本。建立商誉是一个信息披露过程,也是消费者据此商誉选择商品的过程。[6]“第二含义”也从原来仅适用于狭义上的文字、图形等标志,扩张到适用于地名、人名及产品外观。[7]当“第二含义”概念出现后,所谓的“硬商标”就显得没有必要存在了。
  美国汉德法官曾在1921年的Bayer案[8]中指出,有关“第二含义”的所有规则都建立在这样一种理论预设上,即一个标志通过使用指代了一个唯一的、哪怕是匿名的商品来源。也就是说,“第二含义”指一个标志虽缺乏固有显著性,但通过使用使得在相关公众看来,其已不再是通用的、描述性的或仅仅是装饰性的,而是与某一商品或服务的来源产生了唯一的联系,而不论该来源是具名的还是匿名的。值得注意的是,此处之所以强调商品来源不考虑是否匿名(unknown/anonymous),是因为传统的商标法观念认为商品来源仅仅指具体的商品生产地址或经营者注册地址等,但随着商标法理论的发展,这种传统观念被抛弃了,人们已经认识到,此处的“商品来源”并不指实际的商品生产地址或具体的经营者所在地,而是指较为抽象的“商品统一品质”(实际上就是特定“商誉”)。诚如美国法官所言,只要商标权人对商品品质享有充分的控制权,就可视为商品的“来源”,而无论其是否自己生产这些商品。[9]因此,商品来源是否匿名早已失去了逻辑上的意义,但这一表述却被保留下来。
  由此不难看出,“第二含义”就是对“商标”(或者说“显著性”)概念内涵的再次重申,一个缺乏显著性的标志不可能是商标,不仅不能作为未注册商标受到反不正当竞争法的保护,更不能申请注册商标获得排他性权利。所谓“显著性”就是指某标志能够指代和区分同一类但不同来源的商品或服务。需要指出的是,指代和区别只是一枚硬币的正反两面,即一个标志通过指代某一商品的来源,它也就将此商品之来源与其他同类商品之来源区别开来,故并不存在一个独立于显著性的“区分性”概念。在2017年的“小肥羊”案[10]中,二审法院却刻意强调了“区分性”与“识别性”之不同:“就商标的识别和区分作用而言,只有相关公众首先将相关标志作为标示商品或服务来源的标志加以识别对待,该标志才会在相同或类似商品或服务的不同提供者之间发挥来源区分作用,商标显著特征中的识别性先于区分性而存在。”的确,现行《商标法》9条第1款和第11条第2款均存在把“显著特征”与“便于识别”相并列的表述,但我们与其将此解读为显著性包含“识别性”和“区分性”两个独立要件且必须同时满足,不如将此解读为“便于识别”仅仅是立法者对“显著性”的进一步说明和强调。因为从形式逻辑上讲,如果一个标志不能将同类但不同来源的商品区分开来,它也就不具有指代力或识别性,它也就不是商标,故商标(显著性)的固有内涵就表明了一个商标必须且只能指代同一类商品中的唯一来源。“小肥羊”案再审裁定纠正了前述二审意见,其明确指出,在涉及对使用在特定种类的商品或服务的某个特定标志的显著性进行判断时,识别性与区分性并无实质性的差异,即指商标标志的显著特征。[11]
  同时需要指出的是,区分“固有显著性”与“第二含义”,只有在商标注册环节才有意义。也就是说,不能想当然地认为具有“固有显著性”的标志(臆造性、任意性或暗示性标志)就一定比经过使用而获得“第二含义”的标志显著性更强,并能就此获得更多保护。实践中很多情况刚好相反,因为“显著性”的强弱程度是动态变化的、情境化的,它永远取决于商标的实际使用情况及相关公众的主观认知。最高人民法院在2002年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》10条、2010年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下简称《授权确权意见》)第1条和第16条以及2017年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(以下简称《授权确权规定》)第12条和第13条都明确指出,认定商标是否近似,应当考虑引证(或请求保护)商标的显著性。这里的“显著性”仅仅是指“第二含义”层面上的显著性,还是包括“固有显著性”,司法实践对此有不同解读。例如在2010年的“东尼博斯”案[12]中,二审法院指出,“BOSS”虽为常见英文词汇,但与第18类皮制品等商品基本无关联,因此用在皮制品等商品上的“BOSS”商标属于任意性商标,在不考虑其使用所获知名度的情况下,仍具有较强的显著性……鉴于引证商标中的“BOSS”具有较强显著性应给予相应保护,因此被异议商标与引证商标使用在同一种或类似商品上时,仍容易使相关公众误认为二者之间存在某种特定联系,从而导致相关公众的混淆和误认。”显然,此判决认为“固有显著性”应当作为认定商标近似的重要参考因素,即使在引证商标不具有“第二含义”的情形下也是如此。管见认为,前述司法解释中的“显著性”只能理解为是经使用而获得的显著性,即“第二含义”,而不能理解为包括“固有显著性”。这是因为:第一,如果某个标志没有经过使用而获得显著性,意味着它没有被购买者认知与识别,即使其具有很强的固有显著性,也无法唤起购买者的记忆和联想,也就不可能产生混淆或误认;第二,诚如前文所言,“固有显著性”是商标标志与商品类别之间的远近,而“第二含义”则不是商标标志与商品类别之间的比较,而是某一标志在指代同一种商品的不同来源时,是否主要乃至唯一指代了其中一个来源;第三,正因为概念上的本质差异,“固有显著性”难以用来评判商标是否近似,因为如果引证(或请求保护)商标的固有显著性很强的话,意味着诉争(或被控侵权)商标的固有显著性也是很强的,两个固有显著性完全一样或基本一样的商标,意味着强度相互抵消了,这又如何作为比较、评判的标准或依据呢?
  经历长时间的判例演化,“第二含义”之内涵与外延逐渐清晰并固定下来。《美国侵权法重述》(第3版)第716条指明,所谓“第二含义”并不是次要含义或稀缺含义,而是指一个具有初始含义的标志通过使用随后产生的含义,并成为商业环境下的主要含义乃至于唯一含义。与此同时,《美国反不正当竞争法重述》(第3版)第13条也指出,一个缺乏固有显著性的标志可以通过使用产生显著性,即与某一特定商品或服务(来源)产生唯一的联系。这种获得显著性又被称为“第二含义”。除文字外,其他标志(如平面造型设计、图形符号、包装装潢和产品外观)都可以经使用产生第二含义,成为商标。
  二、“第二含义”的适用范围
  通过以上梳理不难发现,“第二含义”在美国不仅适用于缺乏“固有显著性”标志的商标注册问题,还适用于未注册商标的反不正当竞争法保护问题。当然,也早有人指出,商标法与反不正当竞争法这对“孪生姐妹”之间本来就没有泾渭分明的界线。[13]然而在我国,“第二含义”概念仅出现在商标法中,仅仅用于解决描述性标志如何获得商标注册问题,而没有出现在反不正当竞争法的条文表述之中。这主要是因为我国商标立法的体系化思维仍然不足,[14]未能作化繁为简的连贯理解,进而大大增加了概念的繁杂错位和法律的运行成本。
  当然,立法未作明确规定,并不意味着司法没有尝试解释。在2014年的“上海人才网”案[15]中,一审法院就依据原《反不正当竞争法》5条第(三)项和2007年最高人民法院颁布的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《反法解释》)第6条第1款,认定:“‘人才网’,特别是‘上海人才网’在上海地区已具备了区别上海人才网集团与其他人才类网站的识别功能,即具备了有别于通用网站名称的第二含义。”二审法院进一步指出,“人才网”或者“上海人才网”作为上海人才网集团的字号,虽然直接表明了上海人才网集团的服务内容,但经过上海人才网集团的长期使用、宣传,已经取得了区别不同经营主体的显著特征,并且积累了较高的知名度,可以作为反不正当竞争法规定的企业名称进行保护。[16]实际上,除了原《反不正当竞争法》5条第(三)项规定的“企业名称”,其第(二)项中的“知名商品特有名称、包装、装潢”也属于具有“第二含义”的未注册商标。《反法解释》第1条规定,在中国境内具有一定的市场知名度,为相关公众所知悉的商品,应当认定为“知名商品”;第2条规定,具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢,应当认定为“特有的名称、包装、装潢”。第2条第2款还仿照《商标法》11条第2款规定,缺乏固有显著性的标志“经过使用取得显著特征的,可以认定为特有的名称、包装、装潢”。不难看出,该司法解释是将“知名商品特有名称、包装、装潢”拆解为两个要件:(1)该商品必须知名;(2)该商品名称、包装或装潢必须特有(即具有显著性)。
  然而在司法实践中,法官们似乎忽略了第二个要件,仅论证原告的商品是否知名,或者将两个要件混为一个要件,仅评判该商品名称、包装或装潢是否知名,而不论证其显著性(顶多一笔带过)。法院的逻辑似乎是,只要知名就一定具有显著性。例如在2009年的“衡水老白干”案[17]中,法院认为:“原告提供的证据证明,原告是具有悠久历史的白酒生产企业,也是目前河北省白酒生产企业中唯一一家上市公司,在国内白酒行业具有一定的知名度……衡水老白干淡雅和衡水老白干67度白酒是原告系列产品中较受消费者欢迎的产品,该两种产品外包装具有区别来源的显著特征,衡水老白干67度白酒还被工商行政管理机关认定为知名商品。”又比如在2015年的“为你读诗”案[18]中,一审法院认为:“‘读诗’二字不具有显著性,但‘为你读诗’的组合,具有一定显著性,且经过尚客圈公司的持续性使用,更具有了较强的区分服务来源功能。”显然,此判决认为特有名称中的“特有”既包括固有显著性,又包括经使用获得显著性。而到了二审时,“显著性”的表述完全不见踪影,只剩下对“知名度”的考察:“根据上述事实可以认定在被控侵权行为发生时,即2014年9月16日‘为你读诗’APP推出时,尚客圈公司提供的‘为你读诗’微信公众号服务在我国境内已具有一定的市场知名度,属于相关公众所知悉的服务。”[19]
  申言之,“知名商品特有名称、包装、装潢”不能拆解成上述两个独立的要件,且应该弱化“知名度”的论证,强调“显著性”的考察。这是因为:第一,此处的“商品”不能被理解为宽泛的某类商品,而只能是由特定经营者提供的特定商品。同一类商品的名称实际上就是通用名称,哪怕该类商品再知名,其名称也不能被某个经营者独占。因此,置于日常的中文语境中,“知名商品”并没有逻辑上的问题,但若从反不正当竞争法的宗旨来看,该商品只能是特定的,且只能凭借其名称、包装、装潢等外在符号标志而为相关公众所知晓和指称,故单独论证“商品知名”既不可能也毫无意义。第二,法律之所以保护特有名称、包装、装潢,归因于这些商业标志经长期使用与其所指称的商品建立了固定的联系,即产生了商誉。试想,如果这些商业标志投入市场没多久,消费者还不能将其作为识别商品来源的符号,哪怕其再新颖、再独创或再美观,也只是起到宣传装饰的效果(可能受到著作权法或专利法的保护),不符合《反不正当竞争法》的立法本意。因此,商业标志是否具有固有显著性,仅对申请注册商标有意义,而对能否受到反不正当竞争法的保护毫无价值,即使其具有固有显著性,仍需要考察其是否经过使用产生了“第二含义”。第三,“知名度”与“第二含义”是两个完全不同的概念,两者不能直接划等号,即有知名度的商业标志不一定有“第二含义”,反之亦然。知名度顶多只是“第二含义”的一个考量因素或间接证据,而绝不应该将其完全取代“第二含义”。相关论证详见后文“第二含义的判断标准”,此处不赘。因此,“知名商品特有名称、包装、装潢”的着眼点或关键点应放在“第二含义”上,而不能放在“知名度”上。例如在2010年的“晨光中性笔”案再审裁定中,最高人民法院就指出:“与外在于商品之上的文字图案类装潢相比,内在于商品之中的形状构造类装潢构成知名商品的特有装潢需要满足更严格的条件。这些条件一般至少包括:1.该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征。2.通过在市场上的使用,相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来,即该形状构造通过使用获得了第二含义。也就是说,一种形状构造要成为知名商品的特有装潢,其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者产生了吸引力是不够的,它还必须能够起到区别商品来源的作用。”[20]也许是意识到了“两要件说”在逻辑与法理上均不能自洽,2018年1月施行的新《反不正当竞争法》6条将其改为“有一定影响的商品名称、包装、装潢及企业名称”,但“第二含义”字眼仍然不见踪影。
  “第二含义”的考察是反不正当竞争法保护未注册商标的必要前提,有不少学者主张“有一定影响的商品名称、包装、装潢及企业名称”就是未注册商标。[21]实际上,在《商标法》内部,同样存在对未注册商标给予一定救济的条款,如32条后半段“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”和第59条第3款“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识”。由此可知,并非所有未注册商标均给予保护,其必须满足“有一定影响”这一关键要件。但何谓“有一定影响”,《商标法》未作界定,2010年的《授权确权意见》第18条第2款给出了较明确的回答,在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的,可以认定其有一定影响。可见,所谓“有一定影响”即为有较高知名度,且结合该条第3款对于“有一定影响”的未注册商标“不宜在不相类似商品上给予保护”之规定可知,该较高知名度低于驰名。司法实践中,多数判决体现了这一认定思路,如在2015年的“报达家政”案[22]中,二审法院指出:“经多年经营和宣传,在韩晶2006年申请注册商标前,‘报达家政’标识在哈尔滨市已经具有了较高的市场知名度,为相关公众所熟知。”但本文认为,虽然《授权确权意见》给出了评价“有一定影响”的上限,即其知名度低于驰名商标,但判断涉案未注册商标能否受保护,显然不应该是一个模棱两可的弹性范围,而应该是一个非此即彼的关键节点,且本身何谓“驰名”仍是一个高成本化和不确定的法律命题,法官不可能在每个案件中先考察诉争商标是否驰名,进而反推其虽不驰名但仍有较高知名度。因此,聪明的法官开始寻找另一条解释路径,即用“显著性”取代“较高知名度”。如在2015年的“启航考研”案[23]中,法院就旗帜鲜明地指出:“《商标法》为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益,而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度,亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此,通常情况下,如果使用人对其商标的使用确系真实使用,且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用,则该商标便具有了保护的必要性。相应地,该商标便已达到该规定中‘一定影响’的要求。”这恰恰印证了本文的观点,即“显著性”与“知名度”的内涵与外延都有很大差别,“显著性”不能用“知名度”替代,法律保护未注册商标的正当性在于经营者经过使用在此商业标志之上建立了商誉,而所谓商誉就是在相关公众看来,该商业标志与特定商品之品质之间建立了固定联系。因此,“经过使用并有一定影响”更准确的表述是该商业标志产生了“第二含义”。
  关于将人名或地名注册为商标,是否需要评判其显著性,我国也采取了不同于美国的“区别对待”之态度,即对于将人名注册为商标,一般不会质疑其显著性强弱,[24]而对于将地名注册为商标,则需要重点考察其显著性。现行《商标法》10条规定,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。此处的“其他含义”是否就是指“第二含义,法律未作明确界定,实践中也存在不同认识,例如有学者指出:“这里的‘其他含义’,是不能与商标国

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