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【期刊名称】 《法律适用·司法案例》
浅析商标反向假冒中的“更换”行为
【副标题】 基于“枫叶”诉“鳄鱼”案等系列案件的分析【作者】 陈丽佳
【作者单位】 北京市永新智财律师事务所{知识产权法学硕士}
【分类】 商标法
【中文关键词】 反向假冒;更换;贴标覆盖;去除;销售商
【期刊年份】 2019年【期号】 14
【页码】 111
【摘要】 我国商标反向假冒的构成要件之一是“更换注册商标”,法工委对“更换”的解释是:“消除商品上的他人商标,然后换上自己的商标”。根据该解释的字面含义,更换行为的实施方式为“去标+贴标”,更换行为实施的主体为“更换后的商标权利人”。但是实践中发生的各类行为远比该解释的范围更广。本文通过司法案例、行政案例分析,认为商标反向假冒中的“更换”行为应根据实际情况进行扩大解释,不仅包括“去标+贴标”行为,还应包括“贴标覆盖”以及“单纯的去标行为”;更换行为实施的主体可以包括“更换后的商标权利人”,也可以包括商标的许可使用人以及商品的中间销售商或流通商。
【全文】法宝引证码CLI.A.1271069    
  引言
  1994年4月,北京同益公司取得新加坡鳄鱼国际机构公司国内销售权,在百盛购物中心设立专柜,与百盛购物中心联合销售“鳄鱼”牌及“卡帝乐”牌商品。同益公司工作人员将购买的北京市服装一厂生产的“枫叶”牌西裤的商标撤换上“卡帝乐”商标,以高于原价198%的价格出售。北京市服装一厂认为该行为侵犯其合法权益,遂以百盛购物中心、同益公司、鳄鱼国际机构公司及同益公司主管部门开发促进会为被告向法院提起诉讼,要求各被告停止侵权行为,赔礼道歉、赔偿经济损失。[1]
  上述“枫叶”诉“鳄鱼”案被视为是我国开启商标反向假冒讨论的第一案。[2]商标反向假冒(Reverse Passing Off)的概念源于美国1946年的兰哈姆法(Lanham Act)第43条(a)款,其所指的情形是:相关公众将一方生产的产品误认为是另一方所生产的。[3]在“枫叶”诉“鳄鱼”案发生时,由于案情新奇,法律适用困难,法学界对此存在诸多观点,也逐渐将美国法上的“反向假冒”这一概念引入我国法律体系,成为《商标法》明文规定的一种商标侵权行为。
  一、反向假冒规制以及“更换”行为的理解
  我国《商标法》57条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:……(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;……”。全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会(以下简称“法工委”)对该款的释义为:“这类行为,在国外被称为‘反向假冒’,即在商品销售活动中,消除商品上的他人商标,然后换上自己的商标,冒充自己的商品进行销售。这种行为既侵犯了商标注册人的合法权益,也侵犯了消费者的知情权,导致消费者对商品的来源产生误认。”由此可以看出,《商标法》57条第1款第五项的规定即为学术界所称的“反向假冒”。
  根据法工委对“反向假冒”的解释,反向假冒中“更换”的含义为“消除商品上的他人商标,然后换上自己的商标”。根据该解释的字面含义,更换行为的实施方式为“去标+贴标”(“消除”+“换上”)。但是如果行为人实施的不是“去标+贴标”这样的典型行为,而是“贴标覆盖”这一非典型行为,即没有去除权利人的商标,而是将自己的商标直接覆盖在商标权利人的商标标识之上,是否可被认定为“更换”行为从而构成反向假冒?再进一步,如果行为人实施的非典型行为是“仅去除权利人的商标后进行销售”或者“不对权利人的商标进行任何改动进行销售”,是否也可视为“更换”行为?其次,根据《商标法》的规定,更换行为实施的主体应为“更换后的商标权利人”,更换的商标为“自己的商标”。但如果是其他主体,如商标许可使用人、销售商或流通商,实施了更换行为,是否影响反向假冒的认定?
  对于“更换”是否应做这样的扩大理解,法工委并没有给出明确的解释。因此,有必要对商标反向假冒中的“更换”进行深入探讨,以便应对实践中出现的各类型反向假冒。
  二、反向假冒:历史、进路及争议
  在对商标反向假冒的“更换”进行深入探讨前,有必要对反向假冒的历史、进路及涉及的争议进行简要介绍,以便了解制止反向假冒的背景和立法本意。
  在“枫叶”诉“鳄鱼”案引发的讨论中,支持反向假冒构成商标侵权的观点认为:一般的商标假冒是不知名的商家搭他人知名商标的便车,进行“傍名牌”,但是反向假冒往往是知名商标的商家将其他不知名的商标撕下,再贴上自己的知名商标进行销售,使消费者误以为商品源于知名商标所有人。[4]反对观点主要引用了权利用尽理论:反向假冒违背了商标权用尽原则,物权转让后,受让人作为新的权利人拥有支配物的全能,原商标所有人无权干涉。[5]在两种相反观点的博弈中,北京市第一中级人民法院于1998年6月10日才对“枫叶”诉“鳄鱼”案作出判决,但是由于当时我国《商标法》并没有反向假冒条款,法院依据民法通则和反不正当竞争法认定被告的行为构成不正当竞争。
  随着学术界进一步的探讨以及新的司法案例出现[6],反向假冒构成商标侵权的观点最终占了上风。对于权利用尽理论的反驳理由主要是:1.权利与物质载体是可相互独立的,商标权作为知识产权是一种不同于物权的独立权利,并不随着有形物的转移而转移。购买者所得物权受到商标权的严格限制,不是一种不完整的物权,商标权的转移与著作权和专利权的转移一样只能通过合同进行,购买者取得商品和商标物物权,但没有得到商标权,当然无权更换商标,否则构成侵权;[7]2.商标权穷竭原则仅适用于商品没有受到任何改变的情形,且仅在商品进入最终用户以后才发挥效力。商标权穷竭不是对商标上所有权利的一概穷竭,对带有自己商标的商品未经商标人权许可而被替换为他人的商标并销售的行为,商标权人有权加以制约和控制。[8]反向假冒最终在2001年第二次修改《商标法》时被视为商标侵权行为的一种进行了明确规制,2013年《商标法》进行第三次修改时该条文的表述没有做任何改动。
  目前通说认为,商标反向假冒直接将商标权人附着在商品上的商标进行更换,断开了商品与商标权人的连接,损害了商标的指示来源功能、品质保障功能以及广告宣传功能,[9]同时这种行为拆除了连接生产者和消费者的桥梁,使得消费者无从知晓商品的真正来源,也对消费者的知情权进行了损害。[10]可以看出目前制止反向假冒的原因主要是该行为一方面损害了商标的功能,另一方面损害了消费者的知情权。
  三、非典型更换行为的认定
  除了《商标法》规定的“去标+贴标”这样的典型反向假冒行为,实践中还有一些非典型行为可能也会对商标权利人构成威胁,如:(1)贴标覆盖:即没有将权利人的商标去掉,而是直接在权利人的商标上覆盖侵权人的商标;(2)单纯的去标,即将权利人的商标去掉后,不加贴任何商标进行商品销售;(3)对权利人的商标不做任何改动,直接销售权利人的商品。这些行为是否均能构成反向假冒,还需要根据实际情况进行个案分析。
  (一)贴标覆盖行为
  1.万利达公司诉中天公司等“malata”商标侵权案[11]
  原告万利达公司是第1630324号“malata”商标的权利人,生产销售“malata”品牌的平板电脑。被告中天公司经授权取得案外人钟许杰注册的第10614615号“AOV”商标使用权。中天公司购买了“malata”品牌的平板电脑后将“AOV”覆盖在了平板电脑的“malata”商标标识之上,并通过亿人公司、仁歌公司销售给了盛云公司作为智能化系统中的产品安装在浙江省宁波市一处商务楼中。法院经调查发现,商务楼中安装的22台平板电脑内部的主板系列号及电池系列号显示均为原告生产的产品,平板电脑的正面无标识,在平板电脑的背部盖板的右下方,用白色粘贴纸贴有标签,标有“AOV”标识,撕开白色粘贴纸,露出被覆盖的喷涂在此处的“malata”商标及原告的企业名称。法院认为,原告在自己制造的平板电脑上使用“malata”商标,发挥了识别商品来源的作用。被告中天公司将“AOV”商标覆盖在“malata”商标之上,并将更换了商标的平板电脑又投入市场,剥夺了原告向相关公众展示其商标的权利,会使相关公众对于涉案平板电脑的来源产生误认,将原本来源于原告的商品误认为和“AOV”商标有特定联系的商品,使原告失去了通过市场创建品牌,获得商誉的机会,妨碍了“malata”注册商标发挥识别作用,无法体现其品牌价值。法院最终依据《商标法》57条第(五)项反向假冒条款等法律规定要求被告承担侵权责任。
  2.“贴标覆盖”应视为反向假冒中的“更换”
  在“malata”商标侵权案中,法院之所以将被告贴标覆盖的行为视为《商标法》57条第(五)项规定的“反向假冒”是考虑到:(1)被告的行为损害了原告商标的识别商品来源作用,以及通过市场创建品牌、获得商誉的机会;(2)被告的行为会使相关公众对于涉案商品产生误认。这种思路正符合制止反向假冒的立法本意,因此司法实践将“贴标覆盖”同样视为反向假冒中的“更换”行为[12]。
  (1)对商标功能的损害
  商标作为商品或服务的标记,在商品经济中发挥重要的作用,其主要的功能有:识别功能,即为了表明自己、区别他人的功能;品质保证功能,即表明同一商标所表彰的商品或服务具有同样的品质;广告及竞争功能,即商标积累了良好信誉后获得较高的市场份额和强劲的市场竞争力。[13]其中,识别功能是商标最基础的功能,品质保证功能和广告及竞争功能只有在识别功能可以正常发挥的情况下才能体现。《商标法》不仅赋予了商标权人利用其商标的“使用权”,同时允许商标权人利用“禁用权”阻止他人侵害商标权。如果他人实施的行为可能损害商标所应发挥的功能,则可能会侵害权利人的商标权。
  与正向假冒相比,即在自己的商品标注他人的商标,反向假冒是在他人的商品上标注自己的商标,同样会损害商标的功能。就典型的“去标+贴标”行为来讲,侵权人仅仅去掉标权利人的商标,就已经阻止了商标识别来源功能的发挥,因为相关公众在仅看到该商品的情况下无法知晓商品来源于谁。侵权人再贴附上自己的商标,不仅阻止了识别来源功能,还错误指示了商品来源,即告知消费者该商品来源于自己,但事实上并非如此。就品质保证功能和广告及竞争功能而言,因权利人商品上的商标被去除,相关公众并不会将该商品与真正的商标权利人联系起来,即使权利人在商品上投入再多的物力财力,使商品的品质信誉更好,相关公众也不会将商品的良好品质和信誉归功于商标权利人,使商标权利人得不到相应的市场回报。
  “贴标覆盖”与“去标+贴标”相比,没有将权利人的商标去除,没有去除可能是主观原因——如侵权人忽略了,也可能是客观原因——如权利人的商标是喷涂或刻印在商品上的,侵权人无法去除。但根据如上分析,虽然权利人的商标没有被去除,但是侵权人在权利人商标之上覆盖了自己的商标,仍会损害商标的识别功能。侵权人将自己的商标覆盖在权利人商标之上,其主观意图和行为结果均为相关公众看不到权利人的商标,只能看到侵权人自己的商标。在这种情况下,相关公众就不会将商品与真正的商标权利人联系起来,而是会根据商品上明示的商标来判断商品来源。在这种情况下,商标的三大功能均受到了破坏。
  2.对消费者知情权的损害
  《商标法》1条规定:“为了加强商标管理,保护商标专用权,促使生产、经营者保证商品和服务质量,维护商标信誉,以保障消费者和生产、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展,特制定本法。”据此可以看出,商标法在保护生产、经营者利益的同时,还兼顾消费者[14]的合法权益。
  除了兜底条款,《商标法》57条共归纳了六种具体的侵犯商标权的行为,其中仅对第(二)项——“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”行为附加了“容易导致混淆”条件,对于第(五)项的“反向假冒”条款并未附加“容易导致混淆”条件,可见立法者已默认“反向假冒”定“容易导致混淆”,法工委的解释也指出“反向假冒”会“导致消费者对商品的来源产生误认”。《消费者权益保护法》8条规定:“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。消费者有权根据商品或者服务的不同情况,要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成份、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务,或者服务的内容、规格、费用等有关情况。”因此消费者对商品的生产者信息享有知情权。反向假冒阻断了消费者识别真正的商标权利人的机会,会使消费者产生混淆误认,即误以为商品来源于侵权人,进而损害了消费者对生产者信息享有的知情权。而“贴标覆盖”行为通过故意覆盖商标权利人的商标标识,同样阻断了消费者获知商品真正生产者的机会,损害了消费者的知情权。
  (二)单纯的去标行为
  1.如皋市印刷机械厂诉轶德公司“银雉”商标侵权案[15]
  原告如皋市印刷机械厂于1991年12月2

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【注释】                                                                                                     
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