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【期刊名称】 《法律适用·司法案例》
竞争法视野下涉外OEM案件法律适用的路径探索
【副标题】 基于“东风案”的思考【作者】 吴佩乘
【作者单位】 上海交通大学凯原法学院{博士研究生}【分类】 商标法
【中文关键词】 涉外OEM;商标法;反不正当竞争法;混淆【期刊年份】 2019年
【期号】 14【页码】 33
【摘要】 涉外OEM案件中商标争议的核心在于对混淆理论进行法律适用时的解释分歧。在商标法框架下处理涉外OEM案件时,囿于商标法权利保护法的特征,其对于侵害商标权的行为具有严格的要件规范,并且处理过程中还涉及到商标权地域性的理解问题。反不正当竞争法通过混淆行为禁止方式保护商业标识的的合理使用,适用反不正当竞争法对涉外OEM案件进行处理可以更好地通过行为不正当性的分析实现法律逻辑的契合,结合个案的因素实现实体正义。
【全文】法宝引证码CLI.A.1271070    
  一、问题的提出:“东风案”的争议
  OEM是英文“Original Equipment Manufacture”的简称,其英文直译为“原始设备制造”,在我国对外贸易实务中通常称之为“定牌加工”,其主要指的是加工方根据同定作方的约定,为定作方加工贴附特定商标的商品,并将所有商品交付给定作方的营销模式,涉外OEM即委托定作方为国外厂商的贸易模式。有资料显示,自1996年以来,以OEM为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山”,成为贸易顺差最重要的贡献力量,[1]我国作为“世界工厂”,以涉外定牌加工为主的加工贸易一直占据我国对外贸易相当大比重。[2]我国领导人已经向全世界庄严宣告:“实践证明,过去40年的中国经济发展是在开放条件下取得的,未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”[3]可见,以涉外OEM为典型的我国对外加工贸易仍将是我国经济可持续发展的重要推动力,事实上,外贸政策和经济发展模式确实对我国涉外OEM的司法走向具有显著的影响。
  涉外OEM在我国实践中所引发的争议主要集中在商标领域。在涉外OEM出口的模式下,境内企业根据境外委托方的指示进行贴牌加工,并将加工的产品全部出口交至委托方,如果在相同或者类似的商品上,境外要求加工的定牌与我国注册商标相同或近似,则就会产生境内加工方加工出口的行为是否违法的问题。在此问题上,学术理论和实践处理上的争议颇多,最卨人民法院于2017年审理的“江苏常佳金峰动力机械有限公司、上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷再审案”(以下简称“东风案”)[4]再次就涉外OEM判断标准问题进行了分析。“东风案”从一审就引起了社会的广泛关注,其经历了常州中院一审、江苏高院二审[5]和最高人民法院再审三个阶段的审理过程,其审理难度可见一斑,亦足以反映我国司法机关对于涉外OEM法律适用问题的重视程度和意见分歧。尤其是,在“东风案”二审阶段,江苏高院认定常佳公司明知上柴公司“东风”商标是驰名商标,却仍接受境外委托贴牌生产,在被诉产品上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标,其涉外定牌加工行为构成对上柴公司商标权的侵害,构成违法行为,并由此提出了涉外定牌加工案件中法律适用的“合理注意义务+实质性损害”的判断标准。[6]然而,最高人民法院在再审阶段并未采纳上述法律适用逻辑,并未认定常佳公司涉外OEM行为构成违法。东风案再审结果公布后,社会舆论对此案法律适用的争议并未平息。[7]
  涉外OEM作为一种外贸领域常见贸易形式,其本身并非法律概念,对于其行为的评价仍应立足于我国现有法律分析框架之内。本文以“东风案”的争议为例,具体分析涉外OEM争议案件中法律适用之逻辑并在此基础上提出竞争法的保护思路。
  二、涉外OEM案件法律适用之传统路径:商标的权利规范保护
  (一)涉外OEM案件法律适用的常规分析
  1.知识产权保护框架下的案件处理思路
  改革开放后,涉外OEM逐渐成为我国对外贸易的一种重要方式,我国行政机关早在1995年就对进出口活动中涉及商标权属的争议和我国加工商的注意义务作出了行政管理上的强制性规定。[8]但是,此种行政性规定客观上对国内加工企业苛以过于严格的注意义务和不切实际的审查职能,且显著同商标权保护的私法本质相违背。上述观点反映了我国知识产权保护早期的观点,即在涉外OEM案件中只要国内加工商的产品贴牌的标识构成与国内注册商标权利人的在先商标权构成冲突,则按照商标侵权处理。[9]
  近年来,尤其是随着我国商标法2013年修改后,对于涉外OEM案件的处理思路又有了新的变化,这其中以我国司法机关的三件裁判为典型。在“浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案”[10](PRETUL案)中,最高人民法院从商标的使用角度对涉外OEM案件进行了分析并给出处理思路。最高人民法院认为,涉外OEM案件中,国内厂商加工的商品全部出口至国外,并不在中国市场上流通销售,也即不会产生商标的识别功能,不具有使得涉外OEM的商品与国内商标权人的商品产生混淆和误认的可能性。最高人民法院进而认定,在PRETUL案中,亚环公司贴牌加工的行为不具有区分商品来源的意义,不能认定为是商标使用行为,更谈不上侵权的问题。最高人民法院在向海关执法机构答复意见时也采用了同样的认定思路。[11]
  第二个具有典型意义的司法案件是江苏高院审理的“方爵案”[12]。在该案中,江苏高院认为以往认为凡产品全部出口不在国内销售,并不会对国内注册商标专用权人产生损害的观点,需要重新考量。江苏高院同时认为,商标混淆的相关公众并不一定是国内相关公众,国外客商的混淆亦会造成权利人出口利益的减损,因此认定该案中加工定牌行为人构成侵权。此外,在“东风案”中,最高人民法院改变了江苏高院认定国内加工商侵权的认定,其认为一般而言,不用于识别或区分来源的商标使用行为,不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆,以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能,这种行为也不会构成侵权。但同时,最高人民法院在判决中实质上也采纳了江苏高院二审中提出的“合理注意义务+实质性损害”的判断标准,只是认为该案中相关行为并未达到此标准,因此不构成侵权。
  上述三起司法案件反映出了近年来我国在涉外OEM案件中的裁判态度。总的来说,涉外OEM案件的争议焦点在于定牌加工行为是否侵犯国内注册商标权利人的商标专用权,由此引发了一系列的法律适用的讨论分析。从法律规范的角度来说,此种对涉外OEM案件的处理方式,其实质是在知识产权(主要是商标专用权)的完整的权利框架下的侵权分析思路。从法律适用的角度,法院在司法案件中首先选择考虑的是在商标法第48条和57条对于商标侵权行为分析论证上[13],再结合侵权责任法的理论进行侵权或不侵权的规范分析。
  2.涉外法律适用框架下的案件处理路径
  除在我国法律体系下对涉外OEM案件进行处理外,由于涉外OEM案件涉外因素明显,在国际公约框架下的法律适用也成为了争议的焦点。有学者认为,在中国受国外委托加工贴牌的产品,只有在进入目的国境内市场时,才涉及是否侵犯目的国商标权的问题,而此时自由该国的海关和执法机构处理,中国法院须有自身的制度自信。[14]还有学者认为,涉外OEM案件的处理应当参照适用《联合国国际货物销售合同公约》[15],根据《公约》中关于知识产权纠纷的适用规定,权利人不能以出卖人国家的法律为基础而主张权利,而应当以销售地国家的法律为基础主张权利。[16]因此,涉外OEM类型案件中,国内主张权利人需根据《公约》规定按照定牌出口地法律进行起诉主张权利,而不得以国内商标法的规定进行起诉。通常而言,在此种法律适用逻辑下,由于商标权具有地域性,国内权利人所获得的商标专用权通常不及于他国,除非其在出口国也拥有相同或类似商品的注册商标,否则难以获得司法支持。
  总而言之,不论是上述哪种对涉外OEM案件的处理思路,其落脚点均在于对商标专用权的规范保护上,即首先确认商标权利之严格保护范围,在此基础上如果构成对专有权利的侵害,就形成了违法的侵权行为。
  (二)混淆理论的架构——涉外OEM案件争议之理论核心
  1.司法案例中对涉外OEM案件法律实质的判断
  在PRERUL案中,最高人民法院实际上认为,因为定牌加工行为的加工的产品全部出口至我国境外(墨西哥),因此行为人所贴的标识不会在我国发挥识别商品来源的功能,因此也不具有与国内商标权利人产品来源产生混淆的可能性,并最终得出了行为人在产品上贴标的行为不能认定为商标使用行为。在“方爵案”中,江苏高院认为,如果允许加工行为人的产品出口至加蓬,会导致境外客户(加蓬的相关公众)产生混淆误认。而在“东风案”中,最高人民法院同样认为,常佳公司作为国内加工商在全部出口至印尼产品上贴的标识,不会影响国内权利人在市场正的识别功能,不会造成相关公众的混淆。
  司法的裁量权行使会基于各种因素,但最终必须落实在法条。[17]上述三案中法院裁判其实均是围绕商标法权利规范保护的规定展开的,只是在对法律解释的过程中略有分歧,但基本逻辑可谓一致。在判断涉外OEM案件商标侵权争议过程中,法律解释的核心在于对商标法第57条第1项和第2项的理解。
  通说认为根据上述法条规定,构成商标侵权需具备如下要件:其一,被控的侵权行为需构成商标法意义上的使用行为(第48条);其二,涉侵权商标与权利人商标相比构成相同或近似,且具有使相关公众混淆的可能[18]。[19]在此基础上,针对是否构成侵权行为首先应当归结到商标使用行为的判断上,即商标权人如认为他人行为侵犯自己的专用权,则必须证明他人行为属于商标使用,是能够区分商品来源的使用行为。[20]最高人民法院在PRETUL案中同样以这样的逻辑出发,得出了不构成商标使用的结论。如果涉案行为构成商标使用,再判断商标侵权的实质要件(相同或近似)以及结果要件(混淆可能性)。应当承认,上述三个典型案例的裁判逻辑无不是根据这条脉络清晰的商标侵权行为认定的路径实现的,这也是商标法框架下解释学适用的应然结果。
  2.商标法框架下混淆理论在涉外OEM案件中的适用逻辑
  尽管上述案件中遵循的是一致的判定模式,但处理结果却有差异,其中核心概念的解释学分歧在于混淆理论的适用路径上。混淆理论是商标法权利保护的基础,美国汉德法官认为商标混淆是判断商标侵权的唯一标准:“任何人不得误导公众认为其产品是原告的,除非原告证明该行为将有可能导致这种结果,否则不能获得救济。”[21]商标混淆理论的基本观点是,指示商品或服务的来源是商标最核心的功能,判断商标侵权与否的关键在于商标使用行为是否导致消费者可能对商品或服务来源发生混淆。[22]
  涉外OEM案件中的涉及商标的争议,实质就是对混淆理论适用的分歧,

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