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【期刊名称】 《科技与法律》
侵权诉讼中专利权正当行使与滥用的实证研究
【副标题】 兼评专利法第三次修改的部分条款【作者】 姚兵兵
【作者单位】 江苏省南京市中级人民法院【分类】 专利法
【中文关键词】 专利权;侵权诉讼;权利滥用;专利法修改;实证研究
【文章编码】 1003-9945(2009)05-0079-06【文献标识码】 A
【期刊年份】 2009年【期号】 5
【页码】 79
【摘要】 专利权滥用在专利诉讼领域有增多的趋势,但对专利权滥用问题,人们认识尚不一致,司法审判中实际做法也并不统一。通过选取几件典型案例,并从实证角度进行类型化分析,以期认识问题的本质,并在现行法律框架下提出可行的解决问题的方案。
【全文】法宝引证码CLI.A.1138907    
  当前,在全社会强化专利权保护的大背景下,人们充分认识到尊重和保护专利权对社会经济发展具有重要作用。但同时有些专利权利人不能正确了解自己的权利性质和边界,盲目行使权利,给被控侵权人造成损害,并给社会公众对专利权保护带来一定的负面影响。加强专利权保护的同时,应对专利权行使予以限制。
  一、几个实际案例
  案例一是,原告袁利中诉被告扬中市通发气动阀门执行器厂、扬中市通发实业有限公司侵犯实用新型专利权案(见江苏省南京市中级人民法院〔2003〕宁民三初字第188号民事判决书,下称袁利中案)。2003年8月,原告起诉被告侵犯其“消防用球阀”专利权。被告辩称,涉案专利的技术方案在相关国家标准中已经充分披露。原告申请专利及提起的专利侵权诉讼行为,主观上存在明显恶意,被告将向法院提出恶意诉讼损害赔偿请求。
  案例二是,原告赵建华分别诉被告南京消声卷闸门窗有限公司(见江苏省南京市中级人民法院〔2005〕宁民三初字第47号民事调解书,下称47号案)、南京启航机电设备有限公司(见江苏省南京市中级人民法院〔2005〕宁民三初字第91号民事裁定书,下称91号案)、南京铁路运输学校电动门厂(见江苏省南京市中级人民法院[2005]宁民三初字第92号民事判决书,下称92号案)侵犯外观设计专利权案(统称赵建华案)。原告赵建华分别于2005年1月31日、2005年4月7日对三被告提起专利侵权诉讼。47号、91号、92号案被告分别辩称,被告铸铝门是购买组装,不存在侵权;原告在专利申请日前,其申请的外观设计专利的电动门已经公开使用,原告滥用权利,应驳回原告诉讼请求;被告产品与原告外观设计专利不相同或相似,并有合法来源,因此不构成侵权。
  案例三是,原告许赞有诉被告江苏拜特进出口贸易有限公司、江苏省淮安市康拜特地毯有限公司(见江苏省南京市中级人民法院〔2003〕宁民三初字第95号民事判决书,下称95号案)及第三人安徽省芜湖县外贸进出口有限公司(见江苏省南京市中级人民法院〔2004〕宁民三初字第63号民事判决书,下称63号案)侵犯外观设计专利权案(统称许赞有案)。原告于2002年3月6日取得“地毯(竹)”的外观设计专利权,其指控被告大规模仿制侵权。请求法院判令被告立即停止专利侵权行为、分别赔偿经济损失等。被告辩称,原告据以提起诉讼的“地毯(竹)”外观设计专利不符合《专利法》第23条的规定,理应依法被宣告无效。被告使用的外观设计图案均为现有设计,不构成对原告专利权的侵害,应驳回原告的诉讼请求。
  二、案件的不同处理结果
  袁利中案因其实用新型专利被专利复审委宣告无效(见2004年8月25日专利复审委员会第6355号无效宣告请求审查决定书),并经北京市第一中级人民法院行政诉讼判决维持复审决定(见北京市第一中级人民法院[2004]一中行初字第955号行政判决书)。原告向受理侵权诉讼的一审法院申请撤诉,因被告通发公司审理中对原告袁利中提起损害赔偿之诉,法院经审查未予准许原告撤诉。一审法院将两案合并审理,判决驳回原告袁利中的全部诉讼请求,同时判决损害赔偿案被告袁利中赔偿通发公司经济损失21500元等。
  再看赵建华案。三件同一原告相同专利不同被告的案件处理结果是,47号案立案在先,经法院调解结案;92号案经法院审理,认定被告构成侵权,判决被告停止侵权并赔偿;91号案因被告以公知设计抗辩,并提供原告在其专利申请日前已公开销售的证据,原告申请撤诉。2006年7月17日,赵建华以上述相同外观设计专利继续起诉南京宏鼎装饰配套有限公司专利侵权(见江苏省南京市中级人民法院〔2006〕宁民三初字第270号民事裁定书,下称270号案),被告申请法院调取91号案证据作为本案证据,原告得知该主张后申请撤诉,法院裁定准许。
  许赞有案涉案外观设计专利在经过二次不同无效请求人无效宣告程序仍维持外观设计专利有效(见2004年2月24日专利复审委员会第5846号无效宣告请求审查决定书,2004年4月21日专利复审委员会第6023号无效宣告请求审查决定书),该复审决定并经法院二次行政诉讼也均维持(见北京市第一中级人民法院〔2004〕一中行初字第549号行政判决书、北京市第一中级人民法院〔2005〕一中行初字第1173号行政判决书、北京市高级人民法院〔2006)高行终字第256号行政判决书)。一审法院恢复对侵权诉讼审理后,95号案一审认定被告侵犯原告外观设计专利权,判决被告停止侵权行为并赔偿损失。该案经二审维持原判(见江苏省高级人民法院〔2004〕苏民三终字第110号民事判决书)。63号案一审判决后,二审期间涉案外观设计专利因他人第三次提出无效宣告请求,二审法院中止诉讼。最终专利复审委员会于2005年8月18日作出审查决定,宣告原告涉案外观设计专利权全部无效(见2005年8月18日专利复审委员会第7432号无效宣告请求审查决定书),并经一、二审行政诉讼程序维持复审决定(见北京市第一中级人民法院〔2005〕一中行初字第 1173号行政判决书、北京市高级人民法院〔2006〕高行终字第256号行政判决书)。63号案二审法院最后判决撤销原审判决,驳回原告的诉讼请求(见江苏省高级人民法院[2005]苏民三终字第44号民事判决书)。
  2006年11月14日,被告拜特公司、康拜特公司起诉许赞有损害赔偿。经审理,一审法院以与知识产权有关的损害赔偿纠纷,判决许赞有赔偿拜特公司等由于其错误申请财产保全措施、先行责令停止侵犯专利权行为造成的损失500996.27元及相应的银行同期贷款利息(见江苏省南京市中级人民法院〔2006〕宁民三初字第382号民事判决书)。二审法院判决维持原判(见江苏省高级人民法院[2008]苏民三终字第71号民事判决书)。
  三、案件中暴露的突出问题
  (一)原告撤诉后造成的现实困境
  赵建华案在法院准予其撤诉后,其形式上仍存在一项本质上应属无效的外观设计专利权。如果其以该外观设计专利再次重新起诉其他被告时,法院仍会受理。事实上也确实发生了这样不该发生的事情,如法院受理的270号案件。法院此时已明知原告专利应属无效专利,但还得为此案依民事诉讼程序进行审理。
  在专利侵权诉讼中还有一种人们早已司空见惯并在诉讼中大量存在的现实情况是,当原告起诉被告专利侵权时,被告一般均会对原告专利提出无效宣告请求并请求法院中止审理,同时以现有技术进行抗辩。当被告提交的证据足以证明原告专利无效时,很多当事人出于自身利益考虑,采取所谓“双撤”来解决纠纷。即被告向专利复审委撤回无效请求的同时,原告向法院撤回对被告的起诉。遇有这种情况,专利复审委和法院原则上基于当事人的请求均会准予撤回申请和撤诉,使无效专利仍以合法形式存在。这样造成专利复审机关和法院明知该专利无效,也都无能为力。
  由于专利无效程序或侵权诉讼程序均是基于请求人或被告的证据和请求而审理的,有时被告掌握的无效或现有技术的证据,其他案件当事人或公众并不了解和掌握,造成无效专利继续被利用。
  赵建华案暴露出的问题十分典型,原告撤诉目的显而易见就是为了保全其所谓的外观设计专利权。按照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第(四)项规定:“己为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实,当事人无需举证证明。”如果被已生效判决确认的事实基于既判力理论可在另案中作为事实予以采信。但实务中遇有这种情况,当事人申请撤诉的,审判人员出于当事人处分民事权利的规定,一般均会准予撤诉,实际上造成无效专利仍披着合法的外衣。这一现象在现阶段普遍存在。
  (二)专利权为何会被滥用
  什么是专利权滥用,从广义上讲,如果专利权人超越权利界限或背离专利权授予的目的行使权利,从而损害他人权利或利益的行为,则是一种滥用专利权行为。学界从不同角度给予了不同定义,对专利权(包括知识产权)滥用的判断标准大致有:“范围说”{1}“宗旨说”{2}“公益说”{3},{4}等。理论研究中的专利权滥用更多地集中在专利许可内容、范围和垄断等方面,我国立法目前也没有专利权滥用或滥用专利权的概念,但是司法实务中已经出现了不少类似问题需要解决。
  本文所指专利权滥用是指专利权人明知或应知其专利权无效或不稳定而指控他人侵权,影响或限制他人正当生产经营活动,排挤同业竞争者的行为。在司法实务领域,专利权人利用未经实质审查的不稳定或无效的专利权,通过诉讼手段,将其作为打击、压制竞争对手的工具,也就后来被人们称之为“垃圾专利”、“问题专利”等无效权利或不稳定的专利权不当行使诉权、申请权的情况。对此,被控侵权的生产者叫苦不休,这已引起了最高人民法院的高度重视。
  (三)专利权人滥用权利的制度空间
  一项无效的专利权何以高举维权之名大行其道?从起因上看,是权利人行使所谓专利权造成的结果。但该专利权本身是无效的,本不应被授权。由此可以发现,一是行为人依专利法规定而取得专利权;二是专利授权机关依程序审查的结果。其实我国专利授权背后存在明显的制度问题,给专利权人不当行使权利或滥用专利权提供了制度空间。这就是我国对实用新型和外观设计专利申请实行的初步审查制度,其权利的有效性留给社会公众去检验。但这一重担只能由相同的同业竞争者承担了,即是生产相同产品的经营者,一般是诉讼中的被告或被控侵权者。被告不仅为了自身的利益,还承担着为社会公共利益清除“垃圾专利”和解决“问题专利”的责任。事实上,被告一般会选择尽快妥协、屈服而解决争端,而不是将“专利”斗争到底。
  任何制度都不可能是完美无缺的,这种专利审查制度最大缺点即授予的专利权不十分可靠,其法律稳定性较差。{5}以我国专利复审委员会的审查结果为例,经审查被宣告无效的以及部分无效的几乎占了请求量的1/2。 {6}从实务中看,这些宣告无效的专利,一般都是专利权人在指控他人侵权后而由被告提出申请的,由此也可以推断在我国至少有一半左右的涉案实用新型和外观设计专利是无效或不稳定。这一数字表明,滥用专利权的现象在现阶段有一定的普遍性。纵观专利侵权诉讼中的权利滥用,一般只涉及所谓的“垃圾专利”和“问题专利”。据国家知识产权局田力普局长介绍:“总体来看,‘垃圾专利’并不是主流,实际上数量有限。”{7}其造成的不良影响和危害更是巨大的。{8}
  四、权利人滥用专利权的认定
  侵权诉讼中认定专利权滥用,可以从行为人的主观动机、所追求的目的来判断,也可以从损害的实际后果来判断。针对

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