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【期刊名称】 《上海对外经贸大学学报》
TRIPS协定下拒绝商标注册的理由
【副标题】 兼评我国的义务履行【作者】 杨建锋
【作者单位】 上海对外贸易学院WTO教育研究学院【分类】 商标法
【中文关键词】 商标;拒绝;注册;TRIPS协定;巴黎公约【文章编码】 1008-7184(2013)02-0023-16
【文献标识码】 A【期刊年份】 2013年
【期号】 2【页码】 23
【摘要】

TRIPS协定与所纳入的巴黎公约文本条款中包含了成员可以拒绝商标注册的多种理由。综合拨款法案进一步确定了成员以国内法上的理由拒绝履行商标注册义务的适用条件。相比于TRIPS协定义务的要求,我国在商标立法中可以更加灵活地设置拒绝商标注册的理由。

【全文】法宝引证码CLI.A.1251792    
  一、拒绝商标注册的理由概述
  拒绝商标注册是商标注册制度的重要组成部分。商标注册制度作为国家主动进行审查、评判商标权归属的商标确权的制度,其中最重要的内容就是确定申请商标可以获得注册的条件,如不符合此类条件,则拒绝申请商标获得注册。此为隐含的但也最为直接的拒绝商标注册的理由。除此之外,拒绝注册的理由还包含了明确禁止注册的情形,实际上是从否定的角度进一步确定了取得注册商标的条件。各国的商标注册制度一般都包括商标撤销制度,即商标已经获得注册,但因法律规定的事由又被取消注册,这实际上是经事后审查措施,对前述两种拒绝商标注册理由适用的重新确认。商标能否获得注册会涉及到各种利益,与本国的法律传统也有密切关系,因而各国在具体决定拒绝商标注册理由的适用情形上存在的较大差异与不确定性,成为商标跨国注册所面临的主要制度障碍。协调与规范各国适用拒绝商标注册的理由成为商标国际立法的重要任务。TRIPS协定及所纳入的巴黎公约中都包含了允许拒绝商标注册的理由及相应的纪律要求。
  二、TRIPS协定下成员可以拒绝履行商标注册义务的原则性规定
  TRIPS协定在序言中已指明本协定产生的基础包括“认识到知识产权的私权属性”以及“认识到各国知识产权制度的基本公共政策目标”。这表明TRIPS协定的立法目的是实现知识产权利益的平衡保护。商标注册涉及了多方利益,不仅涉及商标所有权人及相关利益人的私权利益、还涉及广大消费者的社会公共利益乃至国家政治经济利益。因此现代各国商标法采用的是注册商标制度中普遍包含对商标私权予以必要限制的相关规则,以符合平衡及保护各方利益的需要。在TRIPS协定下原则上WTO成员应当履行商标注册义务以保护商标所有人的私权利益,同时也有权为实现公共政策目的而采取一定的限制措施,这种措施成为成员履行商标注册义务的例外。这种例外体现了成员平衡保护商标私权与公共利益的现实需要,允许成员为“有助于社会和经济福利及权利义务的平衡”,灵活承担商标注册义务。[1]
  TRIPS协定中所包含的各种例外可以使成员合法地规避本应履行的商标注册义务。在TRIPS协定规定的义务比较灵活,尤其是在涉及例外条款的情况下,WTO成员所采取的有关措施在与义务履行基本原则要求不抵触的前提下,可根据例外条款避免履行某些义务。此种规避获得合法性必须建立在事先存在一定的例外性条款的情况下,成员才可以借助此种例外规定不履行应履行之义务。[2]
  三、巴黎公约中拒绝商标注册的理由
  在巴黎公约多项条款中都包含了可以拒绝商标注册的理由。[3]按照在巴黎公约中出现的先后顺序,此类条款分别是:
  (一)第6条之二:抵触驰名商标保护
  根据巴黎公约第6条之二的规定,成员可以依职权主动,或者依据利害关系人的请求,对本国认为在该国已经驰名,属于有权享其利益的人所有、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译,易于产生混淆的商标,拒绝或撤销注册。在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制,易于产生混淆时,也可以拒绝或撤销注册。
  (二)第6条之三:抵触禁用的官方徽记
  巴黎公约第6条之三规定了关于国徽、官方检验印章和政府组织徽记的禁例。该条款的目的就是对禁用标记予以保护,不允许其成为注册对象。禁止此类注册的理由在于对此种标记的注册或使用会违反国家监督使用其象征主权的标记的权利,此外也可能使公众对带有此种标记的商品的来源发生误解。[4]
  根据第6条之三(1)(a),成员可以自由选择保护徽记的方法,如将使用此类标记注册视为违反公共秩序。某一标记是否构成国家徽记,由接受保护请求的当局作出认定。由于该条款中包含了从徽章学的观点考量的规定,因此所指的仿制比一般不允许在商标之间所作的仿制的适用范围要窄,但是成员也可以给予更宽的保护。该条款仅涉及商品商标,而不涉及服务商标。因此,成员没有义务将该条用于服务商标。需要注意的是,TRIPS协定下允许注册保护的商标包括商品商标与服务商标,但是就拒绝注册的商标来看,并未明确将巴黎公约中拒绝的商品商标扩展至服务商标,成员因此可以自行决定。
  根据第6条之三(1)(b),所禁止注册的官方徽记范围扩展至政府间组织的名称或缩写。但有3项例外:一是对已经是现行国际协定保护主题的政府间组织的徽记、名称和缩写排除保护,目的是避免双重保护。二是保护公约生效前善意获得商标权利的使用人,允许使用该标记,但对善意人并非必须给予此种保护。三是商标的使用或注册并不被认为与有关组织的徽记有联系,但对国家徽记的保护则是绝对的。
  (三)第6条之五:“同样”注册的例外
  1.不符合“同样”注册与保护条件的商标注册申请
  根据第6条之五,已经在原属国正式注册的商标,本联盟其他国家应与在原属国注册那样接受申请和给予保护。如前所述,该款规定了同样保护的两个条件,一是必须为已经正式注册的商标,二是在原属国注册的商标。如果不符合这两项条件,例如,未在原属国注册的商标,或者是仅在原属国提出申请的商标,就无法依据该款获得注册,成员也可以因此拒绝该商标的注册。
  根据第6条之五(C)(2)的规定,商标所有人使用的商标,在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标形式只有一些要素不同,而并未改变其显著性的,不应导致注册无效,也不应减少对商标给予的保护。与此相反,如果商标所有人申请注册的商标,与原属国注册商标形式要素有所不同,且改变了其显著性,即使仍具有显著性,也将导致无法获得同样注册。
  2.第6条之五B规定的拒绝“同样”注册的三项理由
  第6条之五B规定了成员国可以拒绝“同样”注册的三项理由。[5]
  (1)商标侵犯第三人的在先权利
  第6条之五B.1规定可以以与第三方在先权利冲突为理由拒绝商标注册。该规定通常作为成员国内法中商标注册异议程序中驳回商标注册的相对理由,这也体现了异议程序的重要目的,即向第三方提供以现有在先权利为由阻止某项商标注册的机会。[6]该项所针对的第三方在先权利是在有关国家已经受到保护的权利,包括:
  第一,受保护的在先商标权。在先商标权利保护的是注册异议的主要理由,异议提出主要是存在同他人在相同或类似商品或服务上已注册或已申请商标相同或近似商标的情况。受到保护在先商标还可以是未注册但已经在先使用并具有一定知名度的商标,这主要是针对未注册的驰名商标。在许多国家和地区,还可以基于集体商标、证明商标提出权利主张。[7]
  第二,受保护的其他在先知识产权。在许多国家和地区的商标注册制度中,除商标之外,原产地名称或地理标志、商业名称等商业标志也可以作为在先权利保护的对象。此外,外观设计和著作权等其他类型的知识产权在许多国家和地区也可构成异议的相对理由。
  第三,人格权。人名特别是名人的姓名往往可以构成商标注册异议在先权保护的理由,例如未经本人授权而使用某人的姓名或肖像。[8]爱法律,有未来
  (2)商标缺乏显著性特征
  巴黎公约第6条之五B.2所提及“缺乏显著特征”的商标可以作为第6条之五A第(1)款的例外,其中包含了允许拒绝注册或注册无效的三种情况:商标缺乏显著特征、具有说明性以及构成通用名称。
  第一,缺乏显著性的商标。显著性是商标构成的基本要求。如果标记缺乏显著性,自然就成为拒绝注册的理由。注册商标缺乏显著性,可以是由于过于简单,也可以是由于过于复杂而不具有区别性。前者如单个字母、五星图案,后者如商品的装饰或装潢,商品的广告语,或者虽然不完全是通用名称,但即使增加其他要素也不能将该产品与其他企业的产品相区别的标记。[9]
  第二,说明性的商标。第6条之五B.2还提及“完全是商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间”等具有描述性的商标以及“在要求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的”商标。商标的描述性是指注册的符号与相应的商品或服务相关联,而这一关联符合这部分产品或服务的消费对象的认识。之所以禁止把纯粹描述性的符号或标志作为注册商标,是因为它们与被说明的商品或服务所具有的通常描述性质没有区别,因此不能满足商标应具有的区别性和显著性。即使商标所说明的本身不为一般公众所知而具有显著性,但因为使用的说明性表述仍属于特定公共领域的术语,也可以因此拒绝注册或使其无效。[10]
  第三,通用名称。此类商标是有关商品的惯用标志构成,但必须依据善意和在该国公认的商务实践予以决定。在许多国家,标志已成为可作为异议理由的通用名称。[11]
  (3)违反道德、公共秩序或欺骗性的商标
  第6条之五B.3规定了拒绝注册违反了被请求给予保护的国家的道德或公共秩序或欺骗性的商标。
  第一,违反道德或公共秩序的商标。有些商标自身特征违反了被请求给予保护国家的社会道德或公共秩序而不予注册,如包含淫秽内容、亵渎宗教的标记。根据该款规定,违反公共秩序不应以注册商标仅仅违反商标立法就做出判断,除非违反的立法规定本身同公共秩序有关。[12]在综合拨款法案中,双方就商标违反共同秩序的认定提出了不同的看法,欧共体认为仅是指商标违反公共秩序,并不限于商标的形式。美国则认为仅指商标的构成形式,专家组与上诉机构支持了美国的观点。
  第二,具有欺骗性的商标。本款规定中还将具有欺骗公众性质的商标作为违反道德和公共秩序的一类特殊商标,其立法目的是允许成员对那些暗示商品具有不真实的品质,或获得不真实的奖励表彰以及专利保护的商标,能拒绝予以注册或使其注册无效。[13]
  3.违反制止不正当竞争
  巴黎公约第6条之五B最后还规定“本规定在符合适用第10条之二的条件下,也可以适用”,表明除第6条之五B所列举的三种理由之外的其他理由,如果商标构成第10条之二所规定的不正当竞争,也可以拒绝“同样”注册。不正当竞争的概念在不同国家有不同的理解。第10条之二将不正当竞争界定为在工商业事务中违反诚实的习惯做法的竞争行为,但成员可以自行决定不正当竞争的具体范畴[14]。巴黎公约第10条之二列举了构成不正当竞争的三种情况,[15]如果商标属于此三种情况,成员可以拒绝“同样”注册。例如,商标复制了竞争对手众所周知的总部建筑图形,或者商标中包含同一个或一个以上竞争对手商标的比较,意图降低其信誉。[16]
  (四)第6条之七:越权代理注册
  巴黎公约第6条之七(1)规定了如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人,未经该所有人授权而以自己的名义向本联盟一个或一个以上的国家申请该商标的注册,该所有人有权反对所申请的注册或要求取消注册。[17]
  这一规定涉及的是商标所有权人和其代理人或代表人之间就后者注册或使用商标而发生的相互关系问题。其中,商标所有人可以是依据任何联盟国法律而被认定为的所有权人,代理人或代表人并不限于狭义的代理关系。[18]
  四、TRIPS协定中明确规定的拒绝商标注册的理由
  (一)第15条第1款中包含的拒绝理由
  1.商标缺乏显著性
  TRIPS协定第15条第1款规定了具有显著性的商标可以获得注册。在TRIPS协定下,显著性是商标构成的基本要求,也是成员确定是否给予商标注册的基本权利依据。成员可以对不具显著性的商标拒绝注册。如通用性或说明性的商标,由于会误导消费者而无法对商品或服务的提供者进行区分,因而不具有显著性,不能成为可以获得注册的商标,这与巴黎公约第6条之五B.2的规定是相一致的。TRIPS协定第15条第1款还允许成员认可原本不具有显著性的商标但通过使用而获得的显著性。
  2.商标不属于列举的注册类型
  根据TRIPS协定第15条第1款,成员可以对允许商标注册的类型加以规定。该款的表述表明,成员应当至少允许以下所列举的商标类型可以获得注册。这包括:单词,包括人名、字母、数字,图案的成分和颜色的组合以及任何此类标记的组合。但是TRIPS对除此之外的商标类型成员是否应当接受为给予注册的商标并未明确规定,作为成员的选择性义务。成员也可以以不符合本国所允许的商标类型为由拒绝立体商标、非视觉可感知商标(如声音、气味、触觉商标等)注册。
  (二)第15条第3款的使用要求
  尽管TRIPS协定第15条第3款以使用作为注册条件的规定并不是所有成员都必须承担的义务。选择适用该义务的成员有权以商标未有实际使用为由而拒绝给予注册。但是不得要求商标在提交注册申请时就必须已经使用,同时必须给予注册申请人不少于3年的时间以提供实际使用的证据。
  (三)第16条第2、3款有关驰名商标的保护要求
  TRIPS协定第16条第2、3款对驰名商标的保护要求是对巴黎公约第6条第2款的继承与发展。保护驰名商标可以作为拒绝商标注册的理由。
  (四)争端解决机制导致的拒绝注册理由
  根据TRIPS协定第64条争端解决机制所导致的裁定结果,WTO成员可以终止所承担的减让义务,包括所承担的商标注册义务。
  TRIPS协定第64条规定“由《争端解决谅解》详述和实施的GATT1994第22条和第23条的规定适用于本协定项下产生的磋商和争端解决,除非本协定中另有具体规定”。而根据《关于争端解决规则与程序的谅解》第22条的规定,补偿和中止减让或其他义务属于建议和裁决未在合理期限内执行时可获得临时措施。根据这些规定,成员根据WTO争端解决机制裁定的结果,可以拒绝或注册以及保护属于违反TRIPS协定或其他WTO义务的另一WTO成员国民申请注册的商标。
  (五)安全例外作为拒绝注册的理由
  TRIPS协定第73条规定了安全例外。[19]根据该条规定,WTO成员为维护其根本安全需要而能够超出不履行应承担的义务,从理论上也包括不予拒绝承担商标注册义务。
  五、成员可以自行确定“其他理由”拒绝商标注册的范围——基于综合拨款法案的分析
  巴黎公约第6条规定商标独立保护原则,成员可以在国内法中自行决定巴黎公约未明确限制的商标注册条件。TRIPS协定第15条第2款也不禁止成员以国内法理由拒绝商标注册,只要该理由不抵触巴黎公约义务。例如,以申请人应对商标具有真实的所有权,或者申请人应符合一定的资格为方可注册(如申请注册商标的企业为合法登记企业等)。但是,成员在除TRIPS协定明确允许的拒绝商标注册的理由之外,究竟在多大范围内还能够自行确定拒绝商标注册的理由,是一个立法模糊的法律问题。在欧盟诉美国的综合拨款法案中,这一问题也成为了争议的焦点。
  (一)欧共体与美国的分歧
  1.欧共体的观点[20]
  欧共体主张应当对第15条第2款中的“其他理由”做狭义解释,主张根据第15条第2款,只有在TRIPS协定与巴黎公约明文规定特殊的情况下才能拒绝商标注册。这些规定体现于TRIPS协定第22条第3款、第23第2款和第24条第5款,以及巴黎公约第6条(2)、第6条之三、第6条之五B。欧共体还主张,不应当对“其他理由”进行广义解释,因为这样会导致WTO成员滥用权利。
  2.美国的观点[21]
  美国主张应当对“其他理由”做广义解释,TRIPS协定第15条第2款是对第15条第1款的进一步说明,表明并不能阻止成员以商标形式以外的其他理由拒绝商标注册。这些理由不得背离巴黎公约并不等同于只有根据巴黎公约中明文规定的具体理由才能拒绝商标注册。
  (二)专家组的观点[22]
  专家组依据维也纳条约法公约第31条第1款所规定的条约解释国际公法习惯,对“其他理由”的范围进行了解释。
  首先,从语义分析上,“其他理由”可以理解为依据“不同或有别于TRIPS协定第15条第1款已提及的理由”。其限制条件是不构成对巴黎公约条款的“减损”(derogate)。基于“减损”的通常意义,第15条第2款应理解为不阻止成员拒绝商标注册,只要拒绝的理由不违反其所承担的巴黎公约的义务,因此“其他理由”并非必须是TRIPS协定与巴黎公约中明文规定的。专家组认为欧共体将其他理由理解为必须是TRIPS协定与巴黎公约中明文规定的限制注册理由并不准确,欧共体的这种

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