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【期刊名称】 《上海对外经贸大学学报》
论TRIPS协定下商标注册的使用要求
【副标题】 兼评我国相关义务的履行及商标法的第三次修改
【英文标题】 The Use Requirement in Trademark Registration under TRIPS Agreement
【英文副标题】 Comments on China's Performance of the Obligations and the Third Modification of Trade Mark Law
【作者】 杨建锋【作者单位】 上海海洋大学经济管理学院
【分类】 商标法
【中文关键词】 TRIPS;商标注册;使用;第三次商标法修改
【英文关键词】 TRIPS; trademark registration; use; the third trademark law modification
【文章编码】 1008-7184(2012)02-0028-08【文献标识码】 A
【期刊年份】 2012年【期号】 2
【页码】 28
【摘要】

TRIPS协定下商标注册包含的使用要求具有重要的法理意义,这也是美国商标法的直接体现。其中,TRIPS协定第15条第3款是对WTO成员国内立法的妥协,体现为一项选择性义务。TRIPS协定第15条第1款还包含了通过使用获得商标注册的显著性要求的规定,第16条第1款包含了对在先使用商标的特别保护要求。我国在商标注册使用要求方面不抵触TRIPS协定最低义务要求,但在商标法第三次修改时应谨慎对未驰名商标保护给予扩大保护。

【英文摘要】

Under TRIPS Agreement the use requirement in the process of trademark registration represents both the basic jurisprudence of trademark protection and the character of U. S.trademark law. As a compromise of WTO members’ national law, Article 15.3 of TRIPS Agreement only sets a non-compulsory obligation; Article 15.1 includes possibility to acquire the distinctiveness of trademark by its use; in Article 16.1, prior-used trademark should entitle a particular protection. In general, China is consistent with TRIPS Agreement requirement in such aspects while we should be prudent to expand the protection to non-well- known trademark in the third trademark law modification.

【全文】法宝引证码CLI.A.1251762    
  一、TRIPS协定下商标注册中的使用法理概述
  (一)商标使用的法理意义分析
  在商标法律制度演变过程中,先后出现了商标在先使用与商标在先注册作为确定商标权利取得与归属基础的两类途径。从法经济学的角度看,商标获得立法保护的根本原因在于其具有显著性而能区别不同商品与服务提供者,从而有效地降低信息搜寻成本。商标的区别功能无论对维护商标权利人的正当利益,还是保护消费者利益,促进公平竞争,均具有极为重要的作用。因此区别功能是商标实际价值所在。但商标这一价值的实现需要两个条件,一个是商标必须能够表示商品或服务来源的不同,另一个是以该商标标识的商品或服务在市场上交易。因此,商标权利的产生应当以商标的实际使用为实质要求,这也符合发挥商标区分功能的本质要求。[1]历史上商标权利取得的最初方式就是通过在先使用而获得。这一方式在一些普通法系国家至今仍然得到保留。普通法中主要通过仿冒之诉(acting for passing- off)对商标权利进行确立与保护。但是在现代社会,由于商标持有人的使用行为是否存在需要证明,特别是商业贸易活动范围不断扩大,多个相同或相似商标同时使用的可能性大大增加,基于在先使用而取得商标专用权的制度严重制约了区别功能发挥的效率,很容易造成权利的频繁冲突,影响了各方利益的有效保护。而商标注册制度通过公权力机关对在先申请的商标进行审查与公示,提高了确权证明的效率,降低了权利冲突的可能性,有效地保障了商标的区分功能,符合商业贸易活动频率与范围不断发展的需要。[2]因此,以在先注册作为商标权利取得的方式逐渐取代了以在先使用取得商标权利的制度,并被大多数大陆法系国家所采纳,由于这些国家主要为大陆法系国家,因此在先注册原则成为大陆法系商标注册制度的基本特征。
  就世界范围看,商标注册制度虽然在各国得到普遍建立,但普通法系国家对商标使用商标注册制度中的地位与作用的仍十分重视。[3]英国在1875年就引入了商标注册制度,但直到1994年商标法修订前在先使用仍然是商标权利取得的必要条件。[4]美国虽然也建立了联邦商标注册制度,形成了商标权利的各州普通法与联邦成文法的双重保护制度,但是其商标注册的效力受到商标使用事实的制约与影响,在先申请商标注册的人只能获得推定的商标专有权,商标最先使用人的商标专有权仍受到法律保护,并可基于对商标的使用推翻注册商标专有权的推定。因此,此种注册制度不同于大陆法系注册在先原则,其实质特征仍然是在程序方面维持使用在先原则。
  (二)TRIPS协定下的商标使用条款主要体现了美国法特征
  商标注册条款作为TRIPS协定的组成部分,经历了TRIPS协定8年的谈判过程。在条款形成中,美国以及其他国家就商标注册条款提出了各自的观点,TRIPS协定的最终条款是将各种观点进行综合,将一致认可的方面作为普遍义务,而对分歧严重的方面则不予明确规定,或者允许成员作为选择性义务。TRIPS协定最终体现了各国观点的综合与妥协,[5]但美国商标注册使用要求仍对TRIPS协定商标注册产生了深刻的影响。这是由于美国对TRIPS协定极为重视,并主导了TRIPS谈判的基本方向,故TRIPS协定中的商标条款也深受美国商标注册法律制度的影响。相关条款不仅在表述方式上,而且在保护标准上也都烙有美国商标法的印记。[6]例如,美国也一度试图要求以普通法中的使用要求作为商标权利的基本取得方式,但遭到了其他国家的一致反对,但该要求最终也作为选择性义务条款保留在TRIPS文本中。
  二、以使用作为商标的注册条件
  (一)TRIPS协定商标注册中使用要求条款的产生
  TRIPS协定第15条第3款规定:“各成员可以将使用作为注册条件。但是,一商标的实际使用不得作为接受申请的一项条件。不得仅以自申请日起三年期满前商标未按原意使用而予以驳回”。[7]
  TRIPS协定第15条第3款曾是TRIPS协定商标领域谈判中最有争议的条款之一。普通法系国家的代表与大陆法系国家的代表对使用是否应作为商标注册取得的制度要求,存在着截然对立的观点。这一条款的表述说明了TRIPS协定对普通法中商标通过使用取得商标注册这一制度的基本态度。TRIPS协定允许成员保留适用该项制度,同时又为适用这一制度设置了一定的限制条件。
  欧共体及日本等大多数大陆法系国家的谈判代表反对将使用作为获得注册的制度,主张不能以使用作为商标注册的条件,[8]这一主张也获得大多数代表的支持。传统上,以使用作为商标获得权利是普通法的要求,美国与加拿大目前所采用的商标注册制度都要求商标必须具有实际的使用,以确保所保护的权利是真实有效的。[9]在TRIPS协定谈判过程中,美国的提案规定可以以使用作为商标获得注册的基本条件。[10]针对美国及加拿大与日本及欧共体观点的严重分歧,瑞典与瑞士相继提出了作为折中的第三种观点,[11]主张保留商标注册使用要求,但是在商标注册申请前无须实际使用。这种观点在一定程度上调和了美国及加拿大代表与日本及欧共体代表之间的严重分歧。
  最终达成的TRIPS协定第15条第3款与瑞典与瑞士的方案比较接近,是几种观点的综合,体现了各方意见的妥协。根据该款规定,允许美国等国家继续保留国内法中所采用的商标使用获得注册制度,但并不要求所有成员都必须接受,避免了与大陆法系国家商标注册在先原则的抵触。
  (二)以使用作为注册条件是一项选择性义务
  TRIPS协定第15条第3款第一句规定“成员可以将‘使用’作为可注册的依据”,这一规定表明成员 可以将商标的使用作为商标获得注册的条件,也可以不将使用作为商标注册的条件,因此这不是一项普遍义务。
  通过使用在先获得商标权利体现了商标原始取得的特征,[12]普通法系国家传统上多采用这一原则。TRIPS协定第15条第3款实质上是将美国使用在先为基础的商标注册制度[13]纳入到TRIPS协定商标注册制度之中。但是WTO成员可以选择是否采用使用作为获得注册的依据,这也不抵触目前绝大多数国家所采用的注册在先原则这一现实。北大法宝
  TRIPS协定接纳以使用作为注册基本条件的做法也具有重要的意义。首先,尊重了美国等普通法系国家的立法传统。[14]通过对实际使用要求施加一定的约束条件,能够让其他成员认可美国采用的注册制度,从而使TRIPS协定中的商标注册制度能够为所有成员所认同接受。其次,体现了对商标在先使用法理的重视。商标在先使用制度相比于注册取得制度虽然在效率等方面存在一定的缺陷,但是在法理上符合商标权利取得的实质意义。尽管目前大多数国家采用注册在先的注册原则,但注册原则也存在弊端,容易导致抢注问题的发生,不利于商标在先使用人的权利保护,违背商标权利取得与保护的本质意义。[15]从各国立法看,大多数国家也都采取注册为主、使用为辅的混合商标注册制度。TRIPS协定允许成员以使用作为商标注册条件,在一定程度上也体现了对商标实际使用所产生的价值给予的肯定。
  (三)成员以使用作为商标注册条件受到的纪律约束
  TRIPS协定第15条第3款第二句与第三句规定“但是,一商标的实际使用不得作为接受申请的一项条件,不得仅以自申请日起3年期满后商标未按原意使用为由拒绝该申请”,这一表述说明成员以使用获得注册也必须符合一定的条件。第二句所约束的是申请条件,成员不得要求在申请时必须提交使用证据。第三句所约束的是注册条件,即必须给予申请人从申请之日起不少于3年的时间提供实际使用证据。
  1.不得以实际使用作为提交注册申请的条件
  成员在申请人提出注册申请时不可要求商标必须已实际使用,申请人只要说明有使用的意图,就应当接受申请。但获得注册必须具有实际的使用,并提交实际使用证据。巴黎公约与TRIPS协定都未明确规定如何认定实际的使用。如前所述,实际使用必须是发挥商标区分功能的使用,因此只有在商业活动中将商标用以区分商品或服务提供者的使用才是有效的实际使用。
  2.不得在3年内提出实际使用要求
  对采取实际使用作为注册条件的成员国家,申请人可以在提交申请后的一段时间内提交使用证据。主管当局要求提交证据的时间不得少于3年,但也可以更长,这就意味着当事人至少可以获得3年时间以将商标予以实际使用,从而能够提交使用的证据并获得商标注册。
  3.合理理由的不使用问题
  如果商标申请人在提起申请之日起3年内并不能提供有效的商标实际使用证据,商标注册主管当局可以拒绝给予商标注册,但是否应考虑如商标申请人不能按期提交实际使用证据的各种理由,而最终决定是否予以注册,TRIPS协定并未对此作出规定。这表明一般情况下WTO成员并无义务考虑理由的合理性,简言之,无论在何种情况下,申请人在3年内未提供实际使用的证据,成员就有权拒绝注册。[16]
  三、通过使用获得商标注册的显著性要求
  (一)通过使用获得显著性的基本理论
  TRIPS协定第15条第1款第三句后半句规定“各成员可以由通过使用而获得的显著性作为注册的条件”。这说明标记如无固有的显著性,也可以通过使用而获得显著性。TRIPS协定允许商标通过使用而获得显著性,也就是成员可以认定不具有固有区分功能的商标通过使用而获得显著性,从而符合注册的要求。
  历史上,在英国法院首先允许商标因使用而获得显著性认定之后,也被美国法院所采纳,TRIPS协定的这一表述就是源于美国商标法蓝哈姆法(Lanham Act)的立法内容,[17]反映了美国商标法中的第二含义理论。[18]
  允许商标因使用获得显著性而得以注册具有重要意义:首先,某些标记虽然不具有固有显著性,但商标的使用者通过大量的投入,从而使消费者能够将该标记与特定的商品与服务相联系,达到区分的功能,这符合显著性认定的实质要求。其次,对通过使用获得显著性的商标的保护,实际上是对生产者与服务者在市场竞争中不断的投入而给予的尊重与保护。再次,该制度的确立拓宽了可注册商标的范围,也有助于保护消费者的实际利益。[19]
  (二)采纳“通过使用获得显著性”不是成员必须承担的义务
  TRIPS协定所使用的“各成员可以由通过使用而获得的显著性作为注册的条件”这一表述表明并未要求所有成员必须承担这一保护义务。成员对非固有显著性的商标是否通过使用获得显著性可以做出灵活规定。
  (三)对导致获得显著性的“使用”认定
  尽管接受通过使用获得显著性并不是所有成员都必须遵守的义务,但对自愿承担此义务的成员而言,也仍要遵守TRIPS协定的纪律约束。“使用”是商标获得显著性的途径,但“使用”一词本身概念十分宽泛。就何种使用是能够认定为获得显著性的有效使用,TRIPS协定并没有直接明确规定,因此需要由成员自行决定。
  就使用的认定标准,一般认为包括以下几项:
  一是实现区分功能的使用。商标通过使用获得显著性意味着显著性是使用的目的与效果。因此,商标是否最终获得了显著性效果,即消费者能否区分不同商品或服务的提供者是认定是否构成有效使用的重要判断依据。对不能产生实际区分的使用不应当认定为有效的使用。[20]
  二是使消费者产生区分的实际使用。商标必须是实际使用,用以表明商品或服务的不同来源,实际的使用要求有一定数量的消费者通过该商标识别了产品或服务来源。[21]因此,消费者的实际反映是认定商标是否具有区别功能的实质依据。因使用而获得显著性最终应从消费者角度进行判断。
  三是长时间的使用影响显著性的产生。有学者认为巴黎公约第六条之五C(1)的规定体现了对商标实际使用的重视,长期使用可以获得显著性。[22]但也有学者认为这项规定并没有明确规定商标因使用而获得显著性,之所以强调“商标已使用的期间的长短”的主要目的是为已经使用的商标给予保护,尊重商标使用人对商标的使用付出。同时,这一款也未明确规定商标保护是一定采用注册方式。本文支持前者的观点,承认商标因使用获得显著性实际上是对商标在市场上发挥的标识与区别事实的一种认可,获得显著性是基于商标的使用而产生的,当固有无显著性的商标经过长期的相关联的使用,使消费者将该标识与特定的商品和其经营者联系一起,就可以认为该商标在原含义之外产生了新的第二含义。因此商标已经使用的时间对认定商标是否获得了显著性具有重要意义。
  (四)导致获得显著性的“使用”方式
  影响商标显著性产生的具体使用方式TRIPS协定也未明确规

  ······三年不开张,开张吃三年

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