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【期刊名称】 《知识产权》
域外商标使用行为的效力及其判断
【作者】 凌宗亮【作者单位】 上海知识产权法院{审判员}
【分类】 商标法
【中文关键词】 国际贸易;商标使用;地域性;实质性影响
【英文关键词】 international trade; trademark use; territoriality; substantial impact
【期刊年份】 2019年【期号】 12
【页码】 45
【摘要】

综合考虑全球化背景下人流、物流和信息流对于商标保护的影响,固然应当坚持商标权的地域性原则,但也不应绝对化,而是应当将实质性影响标准作为判断商标法是否调整域外商标使用行为的标准。如果域外商标使用行为对于国内商标权人的利益或者对国内商业活动造成了实质性影响,商标法应当对域外使用行为予以保护或者规制。

【英文摘要】

Given the impact on trademark protection by the flow of people, logistics and information in the process of globalization, it is proposed to adhere to the principle of territoriality of trademark right, yet not to be very absolute. Rather, the criterion of substantial influence should be used to judge whether the Trademark Law regulates the extraterritorial trademark use. If the extraterritorial use of the trademark has substantial impact on the interests of the domestic trademark owner or on the domestic commercial activities, Trademark Law shall be invoked to protect or regulate the behavior of extraterritorial use.

【全文】法宝引证码CLI.A.1284331    
  

随着经济全球化的不断深入,特别是跨境电子商务的兴起和成熟,人流、物流和信息流都已经超越了特定国家和地区的边界,由此推动商品贸易由国内不断扩展到国际范围。商品交易的无国界性和商标权地域性之间的冲突由此日益凸显,成为影响商品自由贸易的重要不确定性因素。商标权的地域性是否意味着商标使用亦具有地域性,是否意味着商标权的效力仅涉及发生在境内的商标使用行为,而不包括域外的商标使用行为。在全球化背景下,是否仍应固守商标权的地域性,还是可以基于经济发展的需要进行适度突破?如果认可域外商标使用行为的效力,又应采取何种标准?对此,相关理论及司法实践仍存在较大的争议分歧。

一、商标法规制域外商标使用的实践现状

在我国司法实践中,大多数判决都认为商标权具有地域性,只有发生在我国境内的商标使用行为才受我国商标法调整和保护,发生在域外的商标使用,即使取得了较高的知名度,对我国商标法的适用亦不会产生影响。在涉“无印良品”商标异议再审案件中,法院认为,株式会社良品计画提供的证据只能证明2000年4月6日之前“无印良品”商标在日本等地宣传使用和知名度情况,并不能证明“无印良品”商标在中国境内实际使用并具有一定影响的事实。[1]在原告美心公司与被告浙江新美心公司等侵害商标专用权及不正当竞争纠纷案中,法院认为,美心公司提供的证据表明,其“美心”文字商标在我国香港地区相关公众当中具有相当高的知名度和良好声誉,但仅限于我国香港地区。在内地市场,在1992年5月6日宁波新美心公司设立之前,美心公司没有证据证明在内地市场存在着“美心”商标或标识的实际使用,更谈不上其在内地市场具有知名度。在此情况下,美心公司仅以设立宁波新美心公司的罗子光先生系香港人,应当知道“美心”商标的知名度为由,认定其将“新美心”作为字号注册企业名称的行为构成不正当竞争,属于将“美心”商标在我国香港地区的知名度等同于在内地市场的知名度,明显违反了商标专用权的地域性原则。[2]但也有判决认为,商标权的地域性并不是绝对的,商标在域外使用形成的知名度应当予以考虑或保护。在“NUXE”商标异议案中,法院认为,娜可丝公司提交的证据,能够证明在被异议商标申请注册日之前已经在欧美国家以及我国香港地区具有了较高的知名度,且通过娜可丝公司对其商标的宣传和使用,使得其“NUXE PARIS及树图形”商标具备了较高的商业价值,具有了一定的影响力。鉴于化妆品类商品属于受关注度较高的日常用品,相关公众对该类商品的认知程度有别于其他商品,故能够认定在被异议商标申请注册日之前,娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标在化妆品等商品上在我国大陆地区已为相关公众所知晓,并形成了一定的知名度。[3]在原告星源公司与被告上海星巴克咖啡馆有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷中,法院亦认为,原告星源公司进入中国大陆市场后,通过特许经营方式发展经营,星巴克咖啡店连锁规模快速扩张,销售业绩亦连年巨幅上升,呈良好态势。原告对“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标等进行了长时间的广泛宣传,并投入了大量的资金。由于“STARBUCKS”系列商标具有广泛的国际知名度,以及原告在华语地区对“星巴克”商标的宣传、使用,“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标的知名度迅速扩大,已为中国大陆相关公众所熟知。[4]

二、承认域外商标使用行为效力的正当性解读

商标权的地域性并不等同于商标所承载利益或者商标声誉也具有地域性,出于商标法与时俱进的需要,也为了保护商标权人的正当权益,防止消费者混淆误认,本文认为应适度承认域外商标使用行为的效力。

(一)商标法市场属性的视角

现代商标制度或者说真正意义上的商标法是伴随商品交易以及市场的兴起而产生,并随着市场的不断发展而变化。可以说,商标法具有天然的市场和竞争属性。任何一次经济变革都会对商标法产生相应的影响,市场条件的不断变化是商标法演进的动力。《美国兰哈姆法》的颁布便是各州由区域性经济向联邦统一市场发展的产物,对于二十世纪初美国经济由地区经济合并成统一的联邦经济发挥了至关重要的作用。“当前,经济全球化已成为世界经济发展的趋势,因特网在全球的普及更是加速了全球商品交易市场的形成。消费者能够以即时且廉价的方式获取几乎无限的信息,商品的全球流动和跨国电子商务已经在商业领域掀起了一股新的变革浪潮。在区域经济向世界经济、国家市场向全球市场演变的进程中,如果没有某种程度的域外执法,商标侵权者要么利用国际协调问题,要么躲在没有有效反垄断法或商标法的国家,严重影响全球市场的竞争秩序。” [5]因此,商标法应当积极回应全球市场发展和商业格局的变化,正确协调商标权的地域性和商品全球流动之间可能存在的冲突,为全球市场竞争营造良好的保护环境。事实上,以美国为代表的发达国家出于保护本国商业利益的需要,已经开始对具有市场属性的法律进行域外适用。当前美国司法实践的趋势是不断扩大所谓市场性法规的域外适用范围,而限制非市场性法规的域外适用。[6]商标之所以受到保护,不在于其创造性,而是其所具有的识别商品或服务来源的经济功能。

因此,与版权法和专利法不同,商标法是典型的市场性法规,商标的保护不应仅仅着眼于有形的国家地域边界,而是应当致力于商标权人在市场竞争中对标识享有的无形利益。这种利益可以随着商品的流通或者商标使用而到达全球任何一个市场,具有极强的流动性和边界的不确定性。因此,商标法关注的应当是市场,而不是地域边界。只有在能够规范整个相关市场并因此在相关市场受到影响的范围内获得域外适用时才可以实现其立法宗旨。

(二)保护商标商誉的视角

保护商标权人使用商标所积累的商誉是商标法的重要宗旨之一,但商标使用所产生的商誉并不限于实际使用的地理范围,而是具有扩展性和延伸性,其可以扩展到商标实际使用范围以外的地域,或者说商誉的实际辐射范围要远远大于商标实际使用的范围。在经济全球化背景下,互联网以及现代媒体的发展使得商誉积累已经超越本国范围,全球性的大规模商誉积累成为可能。任何可以上网的消费者只要轻点鼠标,就可以浏览世界各地的广告宣传,购买世界各地的商品。而借助现代媒体,消费者在观看体育赛事直播、演出等电视节目时便可以接触到世界各地的品牌,并不需要权利人必须在本地开设实体的商店,消费者就可以充分了解和熟悉世界各地的品牌。商誉积累的无国界性和溢出效应决定了商标法对商标权的保护不可能仅仅限于权利人实际使用商标的地域范围,而是应当与商誉的辐射范围相适应。否则,建立良好的商誉可能需要权利人毕生的精力,而摧毁商誉却只需要很短的时间。“商标处理的是一种微妙的东西,它可能具有很大的价值,但很容易被破坏,因此应该得到相应的保护。商标的微妙性质要求在商标发挥作用的任何地方都能得到一定程度的保护。” [7]聊五分钱的天吗

正是意识到商誉保护的上述特点,许多国家和地区都对具有一定知名度的商标提供超出领土范围的特殊保护。日本商标法便对为国外消费者所熟知的商标提供保护。[8]美国纽约州法院基于挪用理论(misappropriation)也对一些尽管没有实际使用但在该州众所周知的商标提供保护。根据美国纽约州《反不正当竞争法》,任何人不得“挪用竞争对手的技术、支出和劳动成果”,不得利用竞争对手的“财产”或“商业优势”进行不正当竞争。商标使用产生的商业利益是一种“商业优势”,根据纽约州的法律,这种利益不应被挪用。纽约上诉法院指出,这种商誉实际上可能跨越国际边界,特别是涉及某些类型的企业,包括“具有高流动性客户的纪念商品/服务”。在一起具有里程碑意义的案件中,纽约州最高法院(New York Supreme Court)授予了一项永久性禁令,禁止一家纽约市餐厅将“马克西姆’ s”(Maxim’ s)作为餐厅的名称,该名称与巴黎著名的马克西姆餐厅”(Maxim’ s restaurant In Paris)的名字相同。尽管原告在巴黎以外没有使用他们的标志,法院还是发布了禁令,给予了救济,因为“商业上的不公平应当受到限制,只要出现了为某一个人的利益而挪用另一个人的财产权益的情况。” [9]恒源祥(集团)有限公司在我国香港地区针对他人抢注“恒源祥”商标提起的异议案中,虽然异议人对“恒源祥”商标在先使用和注册均仅为我国内地,在我国香港地区并无直接的商业使用存在,但其提供的香港内地人员流通大数据,证明其商标在内地的较高知名度已经延伸至香港地区,香港商标注册管理部门支持了异议人的主张,认为异议人商标的知名度显然延伸至香港地区,裁定对被异议人的商标申请不予注册。[10]

因此,在经济全球化背景下,不应将商标权的地域性等同于商标使用或者商誉的地域性,如果商誉有地域,那么绝不是地理意义上的有形疆界,而是商誉自然延伸到的任何地方。换言之,商标权的取得有国界,但商誉绝对没有国界。当前的商标法应当着眼于商誉的保护,而不是商标使用的实际地域。商誉之所在亦即商标保护之所在。唯有如此,权利人才有动力持续不断地对商标进行投入,商标法促进市场竞争的核心宗旨才可能实现。

(三)防止消费者混淆的视角

近年来,商标抢注问题成为国内外商标保护的热点问题,既有国内申请人抢注国外知名商标,也有国内老字号等知名商标被国外抢注。国际商标抢注一方面侵害了相关商标权利人的利益;另一方面则增加了消费者混淆误认的风险,扰乱了正常的市场竞争秩序。域外商标虽然未在境内实际使用,但是基于大量的广告宣传、境内外消费者的频繁流动以及互联网的普及等,都使消费者完全可能在境内建立对域外商标的认知。如果仅仅因为域外商标尚未在境内实际使用就拒绝承认域外商标权人的相关权益,放任其他申请人注册相同或类似的商标,这实际上是对消费者利益的忽视,不利于消费者的保护。特别是考虑到互联网环境下商标在消费者选择商品过程中将发挥更为重要的作用。互联网改变了消费者的购物方式和习惯,消费者在互联网上无法亲自检验商品的质量,也无法根据商品的实际情况辨别商品的真伪,其唯一可以信赖的就是商标。在这种背景下,适度突破商标权的地域性,对发生在域外的使用行为予以认可和保护,无疑是顺应互联网发展的需要,也是保护消费者利益的需要。在Grupo Gigante v. Dallo案中,美国第九巡回上诉法院出于防止消费者混淆的公共政策考虑,突破了商标权的绝对地域性原则,而是承认和保护在国外著名或知名的商标。虽然地域性原则在商标法中是一个“长期存在的重要原则”,但“它不可能是绝对的”。如果没有著名商标例外,绝对的地域性规则将“促进消费者混淆和欺诈”。特别是在当今消费者和商业活动跨越国界的背景下,美国作为一个移民国家尤其如此。因为商标法的目的是为了防止消费者混淆和欺骗,“没有任何理由使用商标法来愚弄移民,让他们认为他们是从自己喜欢的商店买东西回来的。” [11]

三、商标法调整域外商标使用行为的判断标准

经济全球化背景下虽然商标法可以调整发生在域外的商标使用行为,但考虑到商标权毕竟具有地域性,商标法的域外适用并非无条件的,而是应当满足特定的标准。美国等国家的司法实践表明,对于域外商标使用行为效力的判断标准仍存在较大的争议。

(一)三因素判断标准

三因素判断标准(a tripartite test)是指商标法要对发生在域外的商标使用行为进行调整必须同时具备以下三个条件:第一,被控商标使用行为应当对美国商业产生实质性影响(substantial effect);第二,被告应当系美国公民;第三,商标法的适用不会与国外法律相冲突。上述要素首先由美国最高法院在案件中提出,最终由美国第二巡回上诉法院明确,并在不同案件中加以调整和适用。在Steele v. Bulova Watch Co.案(布洛瓦案)中,原告布洛瓦手表公司(Bulova)试图禁止在墨西哥城销售的手表上使用其商标“Bulova”。被告斯蒂尔是居住在德克萨斯州的美国公民,他从瑞士和美国购买部件,然后出口到墨西哥。在墨西哥,被告组装手表,在上面贴上“布洛瓦”的标记,然后在没有原告事先授权的情况下出售。虽然被告没有将这些手表进口到美国,但这些仿冒的手表最终还是被带到位于墨西哥边境附近的美国小镇布洛瓦的商店进行维修。地方法院以缺乏管辖权来禁止美国公民和居民在墨西哥完成商标侵权和不公平竞争行为为由,驳回了原告的起诉。美国第五巡回上诉法院撤销了一审判决,认为现有证据可以证明被告的行为属于《美国兰哈姆法》的调整范围。被告不服向美国最高法院上诉。根据如下三个因素,美国最高法院认为被告的行为属于《美国兰哈姆法》域外适用范围之内。第一,法院裁定在美国购买手表部件构成被告非法计划的“基本步骤”,因此,法院认为手表在墨西哥实际加盖侵权标志是不合适的。第二,由于被告销售的手表上有伪造的原告商标,原告收到了许多来自德克萨斯州手表经销商的投诉,投诉内容是关于假冒的布洛瓦手表,证明被告的行为不限于墨西哥,而是影响到了美国。第三,该案的裁判不会与外国法律冲突。因为被告在墨西

哥对“布洛瓦”商标的注册已经被撤销。[12]

(二)合理性判断标准

合理性判断标准(Rule of Reason analysis)主要是指判断商标法是否调整域外的商标使用行为不应拘泥于其中某个或某些因素,而是应该综合权衡各方面的利益,以判断商标法的适用是否具有合理性。合理性判断标准源于美国反垄断司法实践的适用,[13]美国第九巡回上诉法院将其引入到商标法,用以判断商标法域外适用问题。在Wells Fargo & Co.v. Wells Fargo Express Co案中,原告富国银行在美国加利福尼亚州注册成立,该公司在美国合法享有“富国银行”商标,其起诉禁止被告富国银行速递公司(Wells Fargo Express Co.)在美国和欧洲使用“富国银行”的名称。美国第九巡回上诉法院明确


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