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【期刊名称】 《知识产权》
标准必要专利“合理无歧视”许可费计算的原则与方法
【作者】 张吉豫【作者单位】 中国人民大学法学院
【分类】 专利法
【中文关键词】 标准必要专利;合理无歧视许可;许可费计算
【英文关键词】 Standard essential patent; RAND license; licensing fee
【期刊年份】 2013年【期号】 8
【页码】 25
【摘要】 美国近期“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案地区法院的判决为标准化组织的合理无歧视许可原则下许可费的计算提供了有益参考。“合理无歧视”许可是标准化组织与参与标准制定者之间的合约,因此应在理解合理无歧视许可背景的基础上,依照合同目的来解释“合理”与“无歧视”的具体含义,并以此作为计算合理无歧视许可费的基本原则。在符合合同目的这一原则下,合适的合理无歧视许可费计算方法应有利于建立先进标准以及促进标准的推广,专利本身对标准及标准实施者产品的价值贡献是决定许可费的关键因素,可以采用“基础许可费+调整”的方法计算许可费。
【英文摘要】 The recent U.S. district court’s judgment of the "Microsoft Corp. V. Motorola Inc." case provides a usefUl reference for the licensing fee calculation under the Standard-Setting Organizations'(SSO) reasonable and nondiscriminatory (RAND) rule. RAND licensing commitments create enforceable contracts between SSOs and the respective members. The specific meaning of “reasonable” and “nondiscriminatory” should therefore be explained based on the purpose of the contract, and this should be the basic principle of RAND licensing fee calculation. To meet the requirements of the contract purpose, the proper r?nge of RAND licensing fees should be able to help build advanced Standards and promote their application. The value and contribution of the patent itself should be the key factor when determining RAND licensing fees, and the “basic licensing fee + adjustment”,method could be used to calculate licensing fees.
【全文】法宝引证码CLI.A.1187187    
  一、引言
  标准在现代经济中扮演着日益重要的角色。{1}标准必要专利(Standard-Essential Patent, SEP)许可费问题在我国日益受到重视,并存有较多争议。例如,我国DVD制造商曾因DVD标准的6C、3C专利联盟索取高额专利费而减产,甚至担负巨额专利费债务危机。{2}2008年,我国最高人民法院在[2008]民三他字第4号文件{3}中指出:“专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳入国家、行业或者地方标准的……专利权人可以要求实施人支付一定的使用费,但支付的数额应明显低于正常的许可使用费。”我国国家标准化管理委员会2009年发布的《涉及专利的国家标准制修订管理规定(暂行)》(征求意见稿)中,也要求专利权人在合理无歧视的基础上进行免费许可、收取明显低于正常许可费和不同意上述许可方式这三项中进行选择。{4}“明显低于正常的许可费”这一约束在社会上引起了许多争议。一些人士担心最高人民法院的答复会“挫伤企业创新的积极性、不利于我国专利战略的实施”{5},“该专利政策草案低估了专利权人在标准制定活动中做出的贡献和可能发挥的作用,甚至会抑制他们为国家标准贡献创新性解决方案和技术。”{6}
  2009年,最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第20条对标准必要专利许可费的确定准则进行重新界定,规定:“经专利权人同意,专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中……专利权人要求标准实施人支付使用费的,人民法院应当综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数额。”但在最终正式公布的文件{7}中去掉了该条。我国国家标准化管理委员会则在2012年的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》(征求意见稿)中去掉了“但支付的数额应明显低于正常的许可使用费”这一约束,将“合理无歧视”许可费的界定留给了市场和司法。我国标准化制定机构和组织对“合理无歧视”许可政策的重视将缓解标准必要专利相关纠纷为司法审判带来的难题,也使得合理无歧视许可费的界定在我国未来法律实践中可能变得更为重要。目前我国司法审判中标准必要专利的合理无歧视许可费界定仍有较大不明确性,亟需确立更加明晰的合理无歧视许可费计算原则和方法。
  美国近期的“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案{8}中,地区法院基于合同目的解释进行推导,提出计算“合理无歧视”许可费的原则和方法,对我国司法实践具有借鉴意义。为此,本文在分析标准化组织提出合理无歧视许可原则的背景及宗旨的基础上,对美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案中提出的审判思路进行解读,在此基础上讨论“合理无歧视”许可费计算的原则、要素和方法,为解决我国相关法律问题提供参考。
  二、合理无歧视许可费问题的背景:标准化组织的专利政策及其目的
  标准指“经协商一致制定并经公认机构认可的文件,该文件为活动或其结果提供共同和反复使用的规则、指导原则或特性,旨在特定范围内获得最佳程度的秩序。(注:标准应基于科学、技术和经验的综合结果建立,并以促进共同利益为宗旨。)”{9}技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准,具有重要意义和广泛影响,{10}为产品中相应部分提供了一种已得到或期望得到普遍釆用的设计规格。在现代工业中,标准的制定和推广应用有利于提高不同厂商产品之间的兼容性,便利产品功能扩展,促进市场竞争,降低成本和价格,减少消费者更换不同产品的“切换代价”,对促进社会公共利益有着积极意义,{11}在经济中扮演了日益重要的角色。
  面对社会和产业发展对标准的需要,许多标准化组织在相应领域制定了标准。标准化组织通常希望在标准中采用当前最先进的科技,否则不利于推广先进科技成果,基于该标准开发的产品也难以与使用先进科技的产品相竞争,从而难以得到广泛应用。当今时代,技术发明创造的成果往往被申请专利,因而标准中常常会包含许多他人的专利技术。这种为符合某一标准所必须要实施的专利技术称为标准必要专利。{12}现代许多产业的技术标准中往往涵盖非常多的标准必要专利。近几十年来,传统意义上的“专利——产品”的二元结构已经进化为“研究开发(专利)、技术集成(标准)、元器件制造、整机制造、品牌销售”的多元产业链结构。{13}专利制度设计之初,一个新的设备或机器中常常只涵盖一项专利。然而在过去的几十年间,特别在化学、生物技术、计算机硬件和软件领域中,越来越多的产品中不是只涵盖一项新发明,而是由许多不同的部分组成一个整体,每个组成部分都可能涵盖一项或几项专利。特别是在信息技术领域,微处理器、手机或存储设备等现代产品很容易就会涵盖几十项甚至上百项不同的专利。{14}据研究报告,在WCDMA与CDMA2000技术标准制定中,有7796项专利被宣称为标准必要专利,分为887个专利族{15},分别为41家公司所有。{16}对于希望与某一标准兼容的厂商而言,该标准的任何必要专利都具有不可替代性。一项标准必要专利即使只在产品中占很小一部分,因为该专利的权利人有权利拒绝许可,故而也可能在许可协议谈判中处于显著的优势地位。
  在这样的现实情况下,当标准中涵盖专利技术时可能出现三方面突出问题:一是专利套牢(patent holdup)问题。专利套牢指专利权人凭借谈判优势收取明显高于专利本身价值的高昂许可费的情形。当一项标准已经得到较广泛的实施和应用时,兼容该标准将为相关产品带来重要价值;即使在标准制定之时有其他可替代的技术,变更标准的代价也将非常高。如果没有任何约束,标准必要专利的专利权人可以凭借标准的价值和禁令要挟,获得巨大的谈判优势和控制力,“套牢”该技术标准的实施者,从而收取明显高于其专利技术自身价值的许可费。而在一些情况下,标准的实施者没有意识到存在某项相关专利,可能在没有获得专利权人许可时就已经大量投资于相应产品的设计、制造或营销,这也可能出现专利套牢问题。二是专利许可费堆积(patent royalty stacking,或称专利许可费累加)问题。当标准由许多不同权利人拥有的不同必要专利组成时,标准实施者需要承担的专利许可费负担为所有标准必要专利的许可费之和,许可费堆积会严重扩大专利套牢带来的问题,{17}许可费之和可能达到使实施该标准太过昂贵以至于无法实施的程度。三是歧视性许可对下游产品市场竞争秩序的干预问题。专利许可条件影响着商业成本。如果专利权人对同一产品市场中该标准的不同实施者要求明显有歧视性的许可条件,则会人为造成被许可人商业成本的不平等,妨碍、干预了下游产品市场的正常竞争秩序。{18}这些问题可能使期望实施标准者面临较高的成本,使一部分行业从业者惮于实施该标准;并且实施成本过高可能使符合该标准的产品因价格高昂而失去对普通消费者的吸引力,使大量消费者仍然选择旧的、落后的标准,或同领域内其他竞争性标准,因而可能严重限制标准的推广程度和影响力。
  一般而言,标准化组织期望制定有价值的标准并推动该标准的广泛使用。为达到此目的,一方面,标准化组织为保障技术上的先进性往往不可避免在标准中包含专利技术,为鼓励专利权人同意将专利许可给实施该标准者,需要同意专利权人收取合理的许可费;另一方面,标准化组织需要尽可能避免上述专利套牢、专利许可费堆积和干预产品市场竞争的问题,以保障标准的广泛使用。因此,为了实现制定和推广标准的目的,解决专利进入技术标准后所带来的问题,现在许多标准化组织都会制定自己的专利政策(或知识产权政策),并要求参与制定标准的成员同意遵循其专利政策。{19}标准化组织的专利政策在大部分情况下可构成与参与标准制定者之间的有效合同,{20}其中比较普遍地规定了合理无歧视(Reasonable and Nondiscriminatory, RAND)许可原则,{21}要求相关专利权人明确表示是否同意以合理无歧视的条款将标准必要专利许可给标准实施者。在Lemley教授于2002年统计的36家有书面知识产权政策的电信和计算机网络产业的标准化组织中,有29家(81%)有此要求。{22}然而,对于“合理”与“无歧视”的具体含义,大部分标准化组织并没有进行明确而具体的约定。在Lemley教授考察的标准化组织中,没有一家对“合理”的具体涵义进行解释。我国学者马海生所调研的29家标准化组织均不允许在标准制定活动中讨论具体的合理无歧视许可条款,其中仅有4家的知识产权政策中涉及了对合理、无歧视的理解。这一现象主要有两方面原因:1.制定标准的工程师不具足够能力讨论商业和法律事务,并且讨论这些问题会造成标准制定的迟滞;2.在制定标准的过程中讨论具体许可条款有违反反垄断法的风险。{23}因此,绝大部分标准化组织的合理无歧视许可原则实际上都只是比较抽象的原则,把众多不确定性交由市场和事后的司法程序来解决。
  标准化组织专利政策中合理无歧视许可原则下许可费(以下简称RAND许可费)范围的确定,是司法实务中重要并较为困难的一个环节。明确RAND许可费的判断准则,可以帮助专利权人及标准实施者对RAND许可费进行合理预期,有利于促成RAND许可协议,是保障标准化组织的专利政策得到落实的重要基础。然而目前尚缺乏关于RAND许可费计算的司法实践经验。2013年美国地区法院判决的“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案是美国法院首次对标准必要专利组合的合理无歧视许可费做出裁决,对我国司法实践中关于RAND许可费的计算有一定的借鉴意义。以下本文对此案中所用方法进行概要介绍和分析。
  三、“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案思路解读
  “Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案中微软指控摩托罗拉就其标准必要专利所提出的许可费违反了合理且无歧视许可的合同义务。涉案专利为国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)制定的H.264数字视频编解码标准及美国电器和电子工程师协会(Institute of Electrical Electronics Engineers, IEEE)制定的802.11无线标准中摩托罗拉的专利。美国地区法院法官James L. Robart在审理中首先明确了摩托罗拉对RAND许可的承诺构成其与标准化组织之间的有效合同。鉴于涉案双方对RAND许可的理解不同,因而需要确定合理的RAND许可费范围。
  美国法院在专利侵权救济中常以合理许可费的适当倍数作为赔偿金额。为计算合理许可费,美国在司法实践中发展出一种“假想谈判”的方法。该方法假设在侵权开始之时,专利权人与侵权人愿意就专利许可达成协议,在这一假想谈判中综合考虑各种影响许可费的因素所达成的许可费就是合理许可费。1970年“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-ChampionPapers, Inc.”案{24}判决中总结了15项在假想谈判中应考虑的因素,得到了比较广泛的认同,被称为“Georgia-Pacific因素”。2007年第三巡回法院在“Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.”一案判决中提到:“法院通常釆用Georgia-Pacific 15因素测试法来着手考察许可费的合理性……一些法院已经在FRAND这种语境中使用了该方法”。{25}也有研究者提出可以扩展Georgia-Pacific 因素法,以用于确定RAND许可费。{26}审理“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的Robart法官亦认为,“ Georgia-Pacific因素”对司法审判中确定RAND许可费具有重要的借鉴意义,并对“Georgia-Pacific因素”进行了修改,用以计算RAND许可费。
  在综合专家证人证词的基础上,Robart法官提出计算RAND许可费应遵循如下原则:1. RAND许可费应该设置在与标准化组织推动标准的广泛釆用这一目标相符的水平上。2.确定 RAND许可费的合适方法应该认识到标准化组织所要求的RAND承诺旨在避免专利套牢,并努力去尽可能达到这一目标。3.类似地,确定RAND 许可费的合适方法应能够应对许可费堆积的风险,考虑如果其他标准必要专利的权利人也向实施者主张许可费,以此方法计算出的许可费总额也将能够适用(即不会导致许可费总额过高)。4.设置RAND许可费时,需要理解标准化组织在标准中包括该专利旨在创造有价值的标准。为了引导有价值的标准的创建,RAND许可费也必须是有价值的知识产权的所有者所愿意接受的。5.从经济角度来看,RAND承诺应该被解释为要求专利权人基于其专利技术自身的经济价值来收取合理的许可费,应区别于由该专利技术被纳入标准所带来的价值。
  基于这些原则,法官对“Georgia-Pacific因素”提出了适用于计算RAND许可费的修改意见,如下表所示。
  “Georgia-Pacific因素”及为计算RAND许可费所进行的修改表

┌───┬────────────────┬────────────────┐
│   │Georg i a-Pac i f i c因素    │为计算RAND许可费所进行的修改  │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│1   │专利权人对涉案专利曾收取的专利许│更改为:在专利权人作出RAND许可承│
│   │可费(以证明或试图证明其为既成许 │诺的情况下,或其他类似的谈判中,│
│   │可费)。             │专利权人对涉案专利曾收取的许可费│
│   │                │。               │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│2   │被许可人为使用与涉案专利类似的其│与因素1类似,应考察被许可人为类 │
│   │他专利所支付的许可费。     │似的标准必要专利的所支付的RAND许│
│   │                │可费。             │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│3   │许可的性质和范围,是独占许可还是│无修改             │
│   │非独占许可,是否限制许可的地域或│                │
│   │制成产品的销售对象)。      │                │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│4   │许可者通过拒绝许可他人使用其发明│不再考虑。这是因为在专利权人对标│
│   │,或通过在许可中设置为维持垄断权│准化组织有RAND许可承诺的情况下,│
│   │所设计的特殊条件,以维持其专利垄│标准化组织的RAND 许可通常明确要 │
│   │断权的既定政策和市场计划。   │求标准必要专利的权利人以RAND条款│
│   │                │授权给所有实施标准者,因此专利权│
│   │                │人不能再通过拒绝许可等方式来维持│
│   │                │其对该专利技术的独占。     │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│5   │许可者与被许可者之间的商业关系,│不再考虑。原因与因素4不被考虑的 │
│   │例如,他们是否是同一地区同一商业│原因类似。RAND 许可要求专利权人 │
│   │领域中的竞争对手,或他们是否分别│不能在许可中歧视竞争对手。   │
│   │是发明者和推广者(promotor)。  │                │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│6   │被许可人销售专利产品对促进其自身│考虑因素6时,要关注于除去专利技 │
│   │其它产品销售的影响;该发明对于带│术被标准釆用所带来的价值之外的、│
│   │动许可人的非专利产品销售的既有价│专利技术自身的价值。      │
│   │值;以及这种衍生销售(derivative │                │
│   │sales)或附带销售(convoyed sales)│                │
│   │的程度。            │                │
└───┴────────────────┴────────────────┘

  
  (续前表)

┌───┬────────────────┬────────────────┐
│   │Georg i a-Pac i f i c因素    │为计算RAND许可费所进行的修改  │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│7   │专利有效期和许可期限。     │RAND许可承诺要求许可人给予的许可│
│   │                │期限应可达到专利有效期,因此这一│
│   │                │因素通常对RAND许可费影响较小。 │
├───┼────────────────┼────────────────┤
│8   │专利产品的既存获利能力;商业成功│要关注于除去专利技术被标准采用所│
│   │情况;当前的市场普及率。    │带来的价值之外的


  ······

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