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【期刊名称】 《知识产权》
美国联邦法院适用等同理论的“非实质性区别”标准
【作者】 徐卓斌【作者单位】 上海市高级人民法院{审判员,法学博士}
【分类】 法院【中文关键词】 侵害专利权;等同理论;非实质性区别
【英文关键词】 patent infringement; doctrine of equivalents; insubstantial difference
【期刊年份】 2017年【期号】 7
【页码】 93
【摘要】 等同理论从防止专利欺作、向专利权人提供实质正义的保护这一原点出发,一开始便采取了被控产品或方法与专利发明技术方案相比对,如仅存在“非实质性区别”即认定前者落入专利权保护范围的判断标准,并一直相承至今。反向等同理论的存在,更可以验证美国联邦法院对于非实质性区别标准的认同。虽然此后的判例又发展出“功能一手段一效果”的三步检验法,但这只是非实质性区别这一上位判断标准的进一步细化,而非根本的转变。美国联邦法院在近两百年的实践中发展出诸多进行客观判断的外围标准,具体而言就是被控行为人是否存在刻意抄袭行为、被控行为人是否进行了周边设计的努力、相应区别点是否正是权利要求的修改点、发明人在申请过程中就区别点的表态等,这些具体的外部判断因素均有客观行为可以佐证,对于法官形成区别是否属于非实质性的内心确信具有相当的影响。
【英文摘要】 The doctrine of equivalents (or DOE), at its very beginning, was to prevent fraud on patents and to provide substantial protection to patentees, and this is why in its early stage the test of patent infringement was to check if there is only insubstantial difference between the patented invention and allegedly-infringing product or process. Such standard actually remains unchanged today. The concept of reverse doctrine of equivalents manifests the US judiciary’s attitude towards the afore-mentioned insubstantial difference standard. The “function-way-result” test, as a result of case law development, is no more than a detailed step for application of the superior insubstantial difference standard, instead of substantial diversion of the latter. The US federal courts have developed some concrete and objective tests in the past two hundred years which have great influence on the inner convictions of judges about whether the differences are insubstantial or not, including deliberate copying, designing around, prosecution history and inventor’s argument.
【全文】法宝引证码CLI.A.1228374    
  
  等同理论是平衡专利制度激励效应和专利权利要求公示作用的杠杆支点,[1]长期以来都是专利侵权诉讼中的难点。一般认为美国专利法判断是否构成在等同理论下落入专利权保护范围的方法是,将被控产品或方法与发明专利的权利要求进行比对,看两者是否以实质相同的手段、实施实质相同的功能、获得实质相同的结果,如果答案是肯定的,那么被控产品或方法在等同理论下落入原告专利权的保护范围。但美国联邦法院适用等同理论确定专利权保护范围时并非如此简单,上述“三个实质相同”(即三步检验法)的判断方法虽然是一个历史悠久的经典方法,至今仍发挥作用,但随着司法实践的发展,该方法不断受到质疑,己经称不上是首要的判断方法。
  一、判断标准的演变
  在1929年判决的克劳德纽灯具公司案中,汉德法官认为,相同的结果必然伴随着实质相同的手段,通常的方法虽然常用但意义不大,在适用中没有什么帮助,只不过是阐述问题的一种方式而己。[2]运用“三个实质相同”的判断方法时,权利人必然从广义上去解释手段、功能和结果,目的就是为了展示被控产品与专利发明之间的相同点;而被告则会尽量将手段、功能、结果作较窄的解释,目的是展示两者之间的区别。因此,仅采用“三个实质相同”的标准,其实很难在被控产品与专利发明是否实质相同这一问题上作出准确判断。
  如果回顾一下等同理论的历史,会发现在现当代被视为例外的等同理论,在19世纪美国的专利侵权诉讼中是常态,[3]其初衷是为了防止针对专利的“欺诈”,而“三个实质相同”只是在实践中发展起来的被认为行之有效的具体判断方法,其本身起初并非一种独立的等同是否成立的判断标准。在等同理论发展的早期,法院强调的是对发明实质的保护。在1814年判决的一起关于制钉机的专利案件中,巡回法院认为:首要的问题是被告使用的机器,是否在原理和运行模式上,与原告的实质相似。如果是,则构成对原告专利的侵害。[4]在1817年判决的一起关于制钉机的专利案件中,巡回法院认为,所谓实质上,目的是要排除形式上的区别。[5]在威南斯诉丹美德案中,联邦最高法院区分了发明的实质和形式,认为只有发明的实质,才是专利所要保护的客体。当形式和实质可以分离时,当发明的整体实质可以被以不同的形式抄袭时,法院和陪审团就有责任透过形式看到发明的实质一一这才是发明人的专利所拥有的东西,也正是专利所要保护的东西。如果发明的实质(在被控产品中)被发现了,那就说明存在侵害行为。[6]这意味着在等同理论发展的早期,法院的首要目的是判断被控产品是否使用了发明的实质,[7]而是否使用了发明的实质,可以从是否以实质相同的方式、发挥实质相同的功能、获得实质相同的结果来进行判断,“三个实质相同”是用以判断被告是否使用了发明的实质的具体方法,而非认定是否使用了发明的实质的一般标准。
  在作为现代等同理论适用标杆的格莱富案中,联邦最高法院确认了等同理论的继续存在。最高法院认为:等同理论的要义在于不可在专利上进行欺骗。如果被控行为人以实质相同的方式、行使实质相同的功能、获得实质相同的结果,那么专利权人就可以援引等同理论,阻止被控行为人窃取发明的利益。两个设备如果以实质相同的方式从事相同的工作,并且获得实质相同的结果,那么它们就是相同的,即使形状、名称不同。[8]在此,最高法院似乎直接肯定了“三个实质相同”在等同理论适用时的地位,但从字里行间可以发现,“三个实质相同”仍是判断被控产品与发明专利是否相同或不同的具体方法。
  联邦巡回上诉法院在1995年作出的希尔顿公司诉华纳公司案判决中指出,“功能、手段、结果”三个实质相同的三步检验法,与等同理论有关,但确定此三者实质相同并没有结束关于是否等同的调查,其他事实也与确定是否等同相关,适用等同理论的终极问题是:专利发明与被控产品或方法之间区别的实质性程度。联邦巡回上诉法院的多数意见认为,等同理论继续存在,其检验标准是被控方法与专利方法之间是否存在实质的区别。联邦巡回上诉法院的罗瑞法官对“功能、手段、结果”测试法提出批评,认为此种方法在定义发明做什么时很有用,但并不一定能说清发明是什么。[9]联邦巡回上诉法院显然已经意识到“功能、手段、结果”测试法虽然在很多案件中能起到作用,但显然也存在缺陷,并认为“非实质性区别”测试应当上位于“功能、手段、结果”测试。而在此后联邦最高法院对希尔顿公司诉华纳公司案的判决中,对“功能、手段、结果”标准和联邦巡回上诉法院强调的“实质变化”标准都提出质疑,认为这两种方法或标准都存在弱点,但没必要对巡回法院分析等同的特定措辞管得太细,最高法院要求联邦巡回上诉法院继续在个案的审理中提炼适用等同理论的公式。最高法院认为,“三个实质相同”的测试对于分析机械设备可能是合适的,但通常对分析其他产品或方法不能提供有效的框架。另一方面,“非实质性区别”测试对于如何确定现有区别是非实质性的,没有什么指导作用。不同的语言框架可能更适合于不同的案件,这取决于特定的案情。[10]显然,最高法院对三步检验法和“非实质性区别”标准都难言满意,但暂时又“发明”不出更佳的判断标准范式,因此要求下级法院继续探索。但在2002年的费斯托案中,最高法院认为,等同理论允许权利人主张那些在最初撰写权利要求时无法涵盖但又可通过细微变化而获得的非实质性的改动。[11]这表明最高法院从某种程度上认同联邦巡回上诉法院在华纳公司一案中主张的“非实质性区别”标准让位于三步检验法的观点,因为等同理论的目的是将非实质性的改动纳入到专利权的保护范围之内。判断被控产品或方法中的技术特征与权利要求中的相应技术特征相比,其不同部分是否属于非实质性的区别,成为了判定是否构成在等同理论下落入专利权保护范围的关键问题。
  二、非实质性区别的判定
  美国联邦法院在近两百年的实践中,不断完善着“非实质性”变化的判断范式。判断被控产品或方法的技术特征与权利要求中的技术特征相比其区别是否属于非实质性的区别,虽然是等同判断的关键问题,也是一个客观的问题,本应有客观标准,但由于人认识的局限性,区别是否属于非实质性的,其本身却是难以把握的,容易滑入到法官恣意裁判的泥淖中去,因此,司法实践中发展出诸多可以辅助客观判断的外围标准。由于标准是客观的,因此获取判断是否落入专利保护范围的信息的机会对于争议双方而言是均等的,[12]无疑对于发现疑点、厘清事实、实现案件审理实质化具有重要意义。
  (一)本领域普通技术人员的视角
  非实质性区别的判断,要从本领域普通技术人员的视角出发。本领域普通技术人员是在等同判断中不断出现的一个概念,凡涉及技术事实问题,法院均应从普通技术人员的角度出发进行评判。现实中这样的人肯定存在,但很难具体确定,为了判断的方便,必须拟制出这样一个中等技术水平的人。为什么不是尖端的技术人员、也不是水平低劣的技术人员,而要以中等技术水平的普通技术人员作为判断的坐标?首先,从专利制度的目的看,专利制度目的是鼓励创新,创新成果产生后,应鼓励进入实施阶段,否则就没有意义,专利期限届满后,专利技术将进入公有领域,如果该技术方案很难理解,那即使专利权期限届满,对公众而言也没有什么意义,因此对专利权利要求、说明书、附图等专利文件的要求就是,本领域的普通技术人员阅读专利文件后,就可以实施专利技术方案。其次,等同理论的作用在于一定程度突破文字呆板的限制从而扩展专利权的保护范围,向专利权人提供实质正义,但这个范围仍是受到限制的,用普通技术人员的眼光判断,就是一种限制,如果以水平尖端技术人员为坐标,有可能很大的区别也不是实质性区别,从而可能扩大等同的范围;如果以水平低劣的技术人员为坐标,则可能很小的区别也成为实质性区别,等同的认定标准过苛,那么在等同理论下落入专利权的保护范围也就与从字面上落入专利权保护范围无异,失去了等同理论对专利权利人提供实质正义和公平保护的意义。
  同时,必须强调是从技术人员的视角,而不是法律专业人员。原因在于被控产品与权利要求中的技术特征是否实质相同,是一个事实问题,在美国的专利审判中,如果有陪审团参与案件审理,该问题应由陪审团决定。当然,法院也并非完全受制于陪审团的决定,在有的案件中,法院可以陪审团的决定不合理为由予以推翻,[13]法院是否采纳取决于陪审团是否理性。所以,事实上关于技术特征是否存在非实质性区别的决定权,仍操于法官之手,但从程序上看,还是一个事实问题。还需强调的是,该普通技术人员必须是本领域的,而不能是外行专家,并且其证言必须自圆其说,经得起对方的质询,特别是当案件中有本领域技术专家相反的证言时。[14]
  值得探究的是,认定是否存在非实质性区别,具体的标准是什么?从典型判例看,并没有固定的范式,而是具体案情具体分析,如果法官能够理解技术问题并作出判断,法官可以直接下结论。但在相当多的案件中,普通技术人员如何看待被控产品与专利权权利要求的区别这一技术事实问题,当事双方可以举证证明,一个很重要的方式是专家证人,专家证人以行业内专家的身份对技术事实发表观点,法官根据其理解再决定是否采信专家证言。比如在福达案中,专家作证认为被告产品的弯曲部分与原告专利的笔直部分只是形状不同,这种区别是非实质性的,心脏科医生在使用时很难将两者区别开来。[15]既然产品的专业使用者都难以将两者区别开来,还能说两者之间存在实质区别吗?这一专家证言就非常具有证明力,对于法官形成内心确信具有很大的作用。所以,在具体案件中,本领域普通技术人员如何判断区别的实质性程度,虽然由于个案的差别而难有统一的范式,但当事人仍有举证和辩驳的空间,[16]这个问题并非主观判断问题,不是法律适用问题,仍是事实问题,应该没有自由裁量空间。在华纳案中,联邦巡回上诉法院明确指出,相关领域普通技术人员为评估区别的实质性提供了很好的视角,这种测试是客观的,区别的实质程度取决于客观证据,而非未经解释的主观结论,不管这种结论是否由专家证人提供。[17]
  (二)刻意抄袭
  被控产品与专利发明的区别,体现在具体的技术特征区别上,这种区别是否是实质性的,影响到等同理论下落入专利权保护范围是否成立的判断,但是区别的实质性问题是一个事实认定问题,需由事实的发现者从本领域普通技术人员的视角进行判断,而普通技术人员又是一个拟制的概念,现实案件中不可能找出一个真正的完全作出客观技术事实判断的普通技术人员。为了避免这一事实判断问题陷入主观泥淖,必须引入一些客观因素,防止滥用本领域普通技术人员的判断视角。这些客观的辅助因素,就是被控侵害行为人的客观行为。被控产品或方法的研究开发过程中,如果被控行为人的行为表明他是在刻意抄袭权利人的专利发明,那么被控产品与专利发明之间的区别,就有可能被认为是非实质性的。既然被控行为人是处心积虑、想方设法地在模仿、抄袭,从而利用权利人发明的实质部分,以规避从字面上落入专利权的保护范围,那么对于这种人为制造出来的区别,将其认定为实质性区别,其合法性基础确实是值得质疑的,在此情况下,认定该人为制造的区别为非实质性的,就具有正当性。认定刻意抄袭,必须有客观证据的支持。如果被控侵害行为人没有独立研究开发的证据,可据此推断其为刻意抄袭。
  专利权的客体是技术方案,载体为产品或方法,任何与产品或制造产品的方法相关的技术方案,绝非理论推演、纸上谈兵的产物,而是必须在研发过程中不断实验、不断修正才可能获得。因此,一个真正在原专利技术(现有技术)基础上创造新技术方案的人(企业),从其研发过程记录是可以判断出来的。而一个刻意抄袭者,虽然他对原专利技术方案的技术特征进行了改动,但其所有的努力无非是使被控产品的相应技术特征显得与专利发明不同,其根本目的仍然是要利用专利发明的实质性特点。对于这种刻意制造出来的区别,法院当然没有必要作为实质性的技术进步加以保护。在格莱富案中,法院认为,没有合理的解释来表明被控产品是独立研究出来的,一审法院可以推定被控产品是模仿的产物而不是发明实验的成果。[18]又如在罗迪欧公司案中,被告生产的推车直接从字面上落入了原告专利权的保护范围,在原告指出之后,其仅对其中的十字支撑架作了微小的改动,对此联邦巡回上诉法院认为,等同理论的目的就是防止那些肆无忌惮的抄袭者通过不重要的、非实质性的改动和替换来逃避法律责任,这种改动没有增加任何东西,仍应认定落入原告专利权的保护范围。[19]但是,联邦最高法院在华纳案中对此提出了不同的看法,最高法院认为,如何将制造微小变化以降低诉讼风险的故意抄袭者,与在权利要求周边进行设计开发以求最大限度利用专利的渐进式的创新者区分开来,是项难题。[20]
  当然,即使被控产品是被告独立设计开发的产物,也不能仅据此就判定其不落入专利权保护范围。引入独立设计这一因素,目的在于判断被控行为人是否属于刻意抄袭,而判断是否属于刻意抄袭的目的,在于辅助判断被控产品或方法与专利发明之间的区别是否为实质性的,但即使并非刻意抄袭,也不能断定不落入保护范围,因为判断是否落入专利权的保护范围,首先是一个事实的判断,即侵害行为是否确实存在,并不需要考察行为人的主观状态。此处的“刻意”,与侵权构成中的“过错”并不是一回事。“不刻意”的抄袭也是抄袭,只是在处于模糊地带时,刻意的、不进行独立设计开发的抄袭行为,成为判断区别是否实质性的重要因素。因此,在判断区别是否为实质性时,对被告是否进行了独立设计、是否属于刻意抄袭者进行调查,是有其意义的,当被告自己不进行独立的设计、明显属于刻意抄袭原告专利发明时,事实的裁判者无疑将增强所谓的区别只是形式上的区别而非实质性区别的内心确信,因为这种刻意制造出来的区别属于实质技术进步的可能性实在是微乎其微。最高法院的不同意见当然有其道理,但并不能完全否定审查被告是否独立设计在具体个案中的作用。
  (三)周边设计
  被控行为人是否在专利周边进行了设计努力,也是判断被控产品与专利发明是否存在实质区别的因素之一。如果有证据表明被控侵害行为人有目的地在专利周边进行设计开发,就有可能推断其所作的改动相对于专利发明而言,是实质性的区别。当然,这与上述的独立研发一样,必须有证据支持。其正当性基础在于,专利权人获得专利的对价是公开其技术方案,公众可以利用其技术方案在专利的周边进行设计,其成果无疑也可以是一种技术进步,即使两者相似,也不能当然地认为后者的技术方案是落入专利权保护范围的。周边设计对专利发明构成了竞争,有利于消费者。对于被控侵害行为人而言,如果有证据表明其已经努力地在专利发明的外围进行设计,而不是直接采用专利技术方案,被控产品与专利之间的区别就可能被推定为实质性区别,因为其投入了研究开发的努力、投入了大量资源,并不希望其技术方案落入他人专利的保护范围,而应是想方设法避开他人的专利,这种区别有可能是实质上的进步,从而脱离了原告专利权的保护范围。
  但是,联邦最高法院对于引入周边设计这一因素并不持正面态度。在华纳案中,联邦巡回上诉法院认为刻意在专利周边进行设计的,可推论认为存在实质性区别。最高法院则认为,如何区别进行微小改动以降低诉讼风险的故意抄袭者和在专利周边进行设计以取得技术进步的创新者,是令人疑惑的。当最高法院在格莱富案中谈论独立研究或实验时,其实是在讨论专利中的化合物与被控行为人替换的化合物之间的已知的互换性,如果需要独立实验,则反映出本领域普通技术人员并不掌握两者之间可互换的知识。已知的可互换性,才是认定被控产品与发明专利之间实质相同的客观因素。被控行为人的独立实验,并不必然反映本领域普通技术人员是否知道两者之间的可互换性,但在很多案

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