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【期刊名称】 《求是学刊》
标准必要专利中的信息披露义务与救济
【副标题】 《专利法修订草案(送审稿)》第85条之完善
【英文标题】 Obligation of Disclosure and Relief in Standard Essential Patents
【英文副标题】 O the Perfection of Article 85 of the Draft Amendment to the Patent Law
【作者】 陈永强【作者单位】 中国计量大学法学院
【分类】 专利法
【中文关键词】 标准必要专利;信息披露义务;默示许可;许可费
【英文关键词】 standard essential patents, obligation of disclosure, implicit licensing, licensing fee
【文章编码】 1000-7504(2017)04-0085-06【文献标识码】 A
【期刊年份】 2017年【期号】 4
【页码】 85
【摘要】 《专利法修订草案(送审稿)》第85条规定了标准必要专利之默示许可制度,该制度是对专利权人和标准实施者之间的利益进行平衡,以促进先进技术的推广应用。标准必要专利默示许可以违反披露义务为前提,送审稿应当明确规定参与标准制定的专利权人的信息披露义务,违反披露义务的视为许可标准的实施人使用该专利。送审稿对标准的范围规定得过窄,应当对国家标准、行业标准和地方标准进行统一规范。许可费的协商标准应当遵循国际通行的“公平、合理、无歧视原则”,该原则可以由标准化组织要求参与制定标准的专利权人作出承诺的方式进行行业规范。
【英文摘要】 Article 85 of the Draft Amendment to the Patent Law provides an implicit licensing system for standard essential patents, which aims to balance the interests between patentees and implementers,and promotes the popularization and application of advanced technologies. The standard essential patent implied license is presumed to violate the disclosure obligation, and the Draft should clearly stipulate the information disclosure obligation of the patentee involved in the standard setting. Where the patentee violates the obligation of disclosure, it shall be deemed that the patentee has consented to the implementers to use the patent. The scope of the standard in the Draft is too narrow, and national standards, industry standards and local standards should be standardized. Consultation standards for licensing fees should follow internationally accepted principles of “Fair, Reasonable and Nondiscriminatory”, which can be regulated by the standard organization to require the patentee to make a commitment in the standard-setting.
【全文】法宝引证码CLI.A.1228750    
  
  2015年12月2日,国务院法制办公布了《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》(以下简称送审稿),送审稿新增加了“专利的实施与运用”一章,共8个条文,其中第85条规定了标准必要专利默示许可制度,其规定:“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。”该条的立法意图在于防止专利权人在参与标准制定过程中不当行使专利权,也为标准必要专利侵权纠纷的裁判提供法律依据。但是,该条尚存在几个方面的问题:第一,标准的制定是否仅限于国家标准,应如何处理行业标准和地方标准?与此相应的是是否应当统一由国务院专利行政部门裁决?第二,信息披露义务的范围究竟多大,应如何确定?第三,不披露到底会产生什么样的法律后果?第四,许可费用应当如何确定?
  一、第85条仅限于规范“国家标准”范围过窄
  送审稿第85条仅限于解决国家标准中的必要专利问题,即只有国家标准必要专利才会落入该条的范围,这意味着第85条将不解决行业标准、地方标准中的必要专利问题。在解释论上,当司法实践中发生行业标准、地方标准的必要专利问题时,会产生法律漏洞和空缺,解释论上需要填补这个法律漏洞时可能产生不同观点之矛盾冲突以致影响法律的统一适用。根据《中华人民共和国标准化法》(以下简称《标准化法》)第6条的规定,标准分为三个层次,第一是国家标准,对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准。第二,对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定行业标准。第三,对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,可以制定地方标准。因而,标准存在国家、行业、地方三个层次,笔者认为,新专利法应当与《标准化法》保持一致性,不应仅限于国家标准而留下法律适用的漏洞。
  在司法实践层面,多有案例涉及行业标准和地方标准。在“季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权纠纷一案”[1]中,原告季强、刘辉享有涉案专利独占许可实施的权利,但涉案专利已经经专利权人同意纳入建设部的行业标准。被告使用了涉案专利。最高人民法院的答复是:“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况,专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳入国家、行业或者地方标准的,视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利,他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费,但支付的数额应明显低于正常的许可使用费;专利权人承诺放弃专利使用费的,依其承诺处理。”[2]该案涉及的便是行业标准中的必要专利问题。在“衡水子牙河建筑工程有限公司与张晶廷等发明专利权纠纷上诉案”[3]中,原告拥有的一项专利已被纳入河北省住房和城乡建设厅的地方标准,被告使用了该地方标准中的专利。二审法院认为,原告作为专利权人,其参与了地方标准的制定,他人依据标准而实施其专利的情形,应视为他人已获得专利实施许可,故不成立侵权。该案涉及地方标准中的专利侵权问题。
  在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2016年4月1日起施行,以下简称《专利权纠纷司法解释(二)》)中,第24条统一规定了国家标准、行业标准和地方标准中的必要专利问题。从我国法院的司法实践来看,标准必要专利问题多涉及行业标准和地方标准,故而,笔者认为,行业标准和地方标准应当纳入第85条之适用范围,将行业标准和地方标准中涉及的必要专利问题排除将会产生解释论上不必要的麻烦。对于这一点,修订思路有两个模式可供选择:第一条思路,简单地将第85条中的“国家标准”改为“标准”,从而扩大第85条的适用范围。或者仿效最高人民法院的表述,直接细化,即将“国家标准”改为“国家标准、行业标准或地方标准”。相应地,许可费的裁决机构也改为“相应专利行政部门”。第二条思路,增设一款,规定行业标准或地方标准的情形,适用国家标准。就这两条思路而言,第一条比第二条思路的立法更为简约,第二条思路会造成立法重复,因而第一条思路是更优的选择。
  二、专利信息披露义务的范围与效果的判定
  信息披露义务是依诚实信用原则产生的一项义务。{1}我国标准必要专利的信息披露义务存在一个演进过程,在2007年的一个案例中,司法实践尚不承认信息披露义务。“河南省天工药业有限公司诉广西南宁邕江药业有限公司专利侵权纠纷案”[4]中,原告广西南宁邕江药业公司享有“一种治疗颅脑外伤及其综合症的药物组合物”的发明专利,且邕江药业公司参与了广西壮族自治区食品药品检验所关于该药品质量标准的制定。被告使用了该专利。广西壮族自治区高级人民法院认为,原告在将其专利转化为国家标准的过程中,参与了国家标准的制定,原告虽然已将其专利技术公开,但该专利技术的公开并不意味着他人就可以未经原告允许即可使用原告享有的专利技术。他人在按国家药品标准生产药品而实施标准必要专利时,仍然需要取得专利权人的许可。因而,法院认为,被告未经原告许可即使用其专利,构成专利侵权。原告参与标准的制定的行为并不能视为原告默许了被告可以使用其专利。该案中,法院否认了标准必要专利权人的披露义务,法院的理由是:“由于专利授权情况已在国务院专利行政部门的专利公报中公布,权利状态已经由专利行政部门的行政行为予以确定,任何人想实施专利均可在专利公报中查询,法律没有规定专利权人还负有另行向公众告知的义务,因此河南天工公司的该上述理由不能成立,本院不予支持。”[5]
  在标准制定过程中,当专利权人将自己享有独占权的专利引入技术标准时,该专利就成为必要专利,而标准的实施人就会处于专利被劫状态。由于专利权人与标准实施者之间的信息不对称,专利权人相对于标准实施者来说处于优势地位。为了规制标准化过程中的专利劫持行为,《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》(2014年1月1日起施行,以下简称《管理规定》)第5条规定了专利信息的披露义务及其法律后果,其规定,“在国家标准制修订的任何阶段,参与标准制修订的组织或者个人应当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利,同时提供有关专利信息及相应证明材料,并对所提供证明材料的真实性负责。参与标准制定的组织或者个人未按要求披露其拥有的专利,违反诚实信用原则的,应当承担相应的法律责任”。该条规定的是强制性事前披露原则,通说认为,该事前披露不仅包括已经取得专利权的技术,还包括正在申请专利的技术。{2}关于参与标准制定的专利权人披露专利的时间则应该设置一个区间,从标准制定过程中的一个时间点至技术标准公布后的一个时间点之间,这样就能够涵盖标准公布前的披露和标准公布后的披露这两种情形。《管理规定》第6条规定了鼓励性披露,鼓励性披露针对的是没有参与国家标准制定的主体,因此并无强制拘束力;《管理规定》也没有规定权利人未披露必要专利的法律后果,从用词上来看,未披露的权利人应不承担法律责任。因为第6条并没有像第5条那样规定,违反披露义务的,专利权人应承担法律责任。但是,第5条也只是规定了违反披露义务应承担“相应的法律责任”,何为“相应的法律责任”并不明确。此次专利法修订草案明确了其责任的承担方式,专利权人违反披露义务的法律后果是“视为”许可他人实施其专利,即默示许可,法律拟制了专利权人的“同意”的表示,专利权人亦不得主张其侵犯专利权。
  但是,笔者认为,送审稿仍存在两个方面的问题:第一,第85条只规定了未披露的法律后果,未规定披露义务,从法律的逻辑模式来看,应当明确规定信息披露义务,故应首先增设一款披露义务的规定。第二,信息披露义务是绝对的披露还是尽合理注意的披露?信息披露义务的范围如何判定?
  《管理规定》中的强制性披露与鼓励性披露针对的是披露义务的主体的不同义务要求,也即披露义务的主体是参与国家标准制定的人或组织,未参与国家标准制定的主体无披露义务。但是,参与国家标准制定的人或组织是不是需要披露全部的必要专利呢?有学者认为,专利权人并不负有绝对的专利信息披露义务,而仅仅是依据一般知识要求专利权人“尽合理的努力”披露必要专利就可以了。{3}但什么是“尽合理的努力”,尚不够明确。笔者认为,在讨论披露义务的范围问题时,首先需要分析标准的类型。不同类型的标准是否需要统一的披露义务呢?根据《标准化法》第

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【注释】                                                                                                     
【参考文献】 {1}陈永强:《诚信义务的自然法基础及类型化——诚信人人像之塑造》,载《杭州师范大学学报》(社会科学版)2012年第2期.
  {2}张振宇:《技术标准化中的专利劫持行为及其法律规制》,载《知识产权》2016年第5期.
  {3}张伟君:《默示许可抑或法定许可——论〈专利法〉修订草案有关标准必要专利披露制度的完善》,载《同济大学学报》(社会科学版)2016年第3期.
  {4}刘晓春:《标准化组织专利披露政策相关规则在美国的新发展——解读高通诉博通案》,载《电子知识产权》2009年第2期.
  {5}袁真富:《基于侵权抗辩之专利默示许可探究》,载《法学》2010年第12期.
  {6}迪特尔?梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,北京:法律出版社,2000.
  {7}卡尔?拉伦茨:《德国民法通论》(下册),王晓晔、邵建东、程建英等译,北京:法律出版社,2003.
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