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【期刊名称】 《科技与法律》
基于修改的禁止反悔适用中的若干主要问题
【副标题】 以美国联邦法院专利判例为考察对象【英文标题】 The Main Issues When Applying Amendment
【英文副标题】 based Estoppel in American Patent Law【作者】 徐卓斌
【作者单位】 上海市高级人民法院{审判员},中国社会科学院{法学博士}
【分类】 国际知识产权法【中文关键词】 等同理论;禁止反悔;修改;美国专利法
【英文关键词】 Doctrine of equivalents; Estoppel; Amendment; American Patent Law
【文章编码】 1003-9945(2017)02-0025-11【文献标识码】 A
【期刊年份】 2017年【期号】 2
【页码】 25
【摘要】 申请历史禁止反悔是对等同理论的最为重要的限制类型,其核心要义在于申请时已经被放弃的客体不能通过适用等同理论重新占有,目的是调和权利要求的公示作用与等同理论突破专利权利要求文字范围的矛盾,保护社会公众的信赖利益和创新活动自由。基于修改的禁止反悔是其中较为常见的一种类型,特点在于适用推定放弃的规则,其制度价值在于防止申请人在申请审查阶段应审查员要求而修改限缩其权利要求以获取专利授权,在嗣后的诉讼阶段利用等同理论把原先已放弃的内容纳入专利保护范围这种“两全其美”、两头得利的局面,保障专利制度的有效运行。
【英文摘要】 The prosecution history estoppel is one of the legal limitations on DOE, which remains a part of the judicial application of DOE, and is inherently consistent with the basic theory of DOE. The fundamental connotation of prosecution history estoppel (or estoppel) is that a patentable subject matter that had been surrendered in the process of patent prosecution cannot be claimed again in any ensuing patent litigations. The purpose of estoppel is to reconcile the contradiction between the public notice function of patent claim and DOE as a breakthrough of the literal scope of claim, and hence to protect the innovative freedom and reliance interest of the public. Amendment-based estoppel is one of the two fundamental types of estoppel and subject to the presumption-of-surrender rule. Its institutional value is to prevent the applicant from getting the best of both worlds through limiting the claim in prosecution process and recovering the surrendered subject matter in patent infringement litigation using the doctrine of equivalents.
【全文】法宝引证码CLI.A.1240331    
  一、基本制度价值
  专利法上的等同理论,是对权利要求文字局限性的克服或修补,但其仅在司法这一事后救济程序中适用,越过文字界限的保护对于社会公众(竞争对手)而言,充满着不确定性,将影响其商业决策。等同理论的适用虽说有着各种标准,但为了控制其内在的不确定性,美国法院在司法实践中不得不发展出多种对等同理论适用的限制,其中较为常见的等同理论限制是申请历史禁止反悔。
  禁止反悔(或称禁反言)是一种特别的抗辩,[1]是英美法上非常重要又极为常见的基础性概念,比较常见的是合同法上的允诺禁反言,但实际上英美法上存在多种禁反言制度,并非合同法上所独有,在专利法上就有好几种“estoppel”。《布莱克法律词典》关于禁反言的词条解释为“一种禁止,防止某人主张与其原先言行或被确认法律上正确的东西相矛盾的要求或权利”。[2]禁反言原则源于英国衡平法院,早期涉及禁反言的衡平法案件,阻止一个人作出与其先前对事实的错误陈述不一致的真实陈述,否则将导致对因信赖错误陈述而遭受损害一方的不公。[3]也就是说,在案件中哪怕某一方的陈述并不符合事实,但另一方对此产生信赖,如果后来又愿意作出真实陈述,但将对信赖方产生损害,那么这种后来的真实陈述也不能被法院采信。当然,禁反言适用的典型情形是,某人为某事作出了真实陈述,但后来又想收回该真实陈述。总而言之,如果某人信赖了某一陈述,则有权要求被信赖的陈述人不得与其作出过的陈述相矛盾,不管该陈述是真实还是虚假,[4]可见,禁反言原则的目的是保护信赖利益。专利法上所谓的“申请历史禁止反悔”,也属于禁止反悔的一种,其基本含义、基本功能、基本的法律后果,也处在禁止反悔的一般含义之内。与等同理论一样,申请历史禁止反悔亦属法官造法。[5]所谓申请历史禁止反悔,是指专利权人在申请专利时已经放弃了的部分可专利客体,不能在此后的诉讼中通过适用等同理论而重新占有。正如联邦巡回上诉法院在1991年的伦敦公司诉卡森公司案中所说的,适用等同理论是例外而非一般规则,如果在专利诉讼中总是适用等同理论去超越权利要求的字面范围,则公众会认为权利要求的用语无法信任,权利要求也将无法发挥其预期的功能,竞争者将无法知晓其行为是否会落入专利权的保护范围,[6]因而禁止反悔的根本目的仍在于维持专利权利要求的公示作用。而且,就专利制度的本来功能而言,其目的是通过给予专利权人禁止他人生产、销售、许诺销售、使用的近乎绝对的排他权,来鼓励对科技创新的资源投入,在发明专利的申请中还有实质审查制度以保证授权专利的质量,与此相应,专利权本应被限定于权利要求的文字范围之内,并且权利要求的解释本身即具有一定的弹性,因而超出权利要求文字的范围去运用等同理论提供保护,当然应该是一种例外。为防止例外的“蔓延”,设计对等同理论的限制就具有了正当性,这也是调和专利权人与竞争者以及社会公众利益矛盾的工具。
  基于修改权利要求而导致的适用等同理论的禁止反悔,是最为常见的禁止反悔类型。在专利的申请过程中,申请人与专利审查员之间会有很多沟通,专利审查员是社会公众利益的代表,其对申请材料要进行实用性、新颖性、创造性方面的实质审查,如有申请不符合法律规定的条件,可要求申请人进行修改,申请人有时也会主动对某些词句进行修改,不管基于何种原因,申请文件的修改几乎是必然发生的。这种修改均是申请人主动为之,或者应审查员的要求而为之,并不存在被迫的情况。在修改申请文件的过程中,如果申请人放弃了某些可专利的客体,当然也是其自愿的处分行为,其所放弃的客体应被视为没有进入专利权的领域,至少申请人不能再通过等同理论在嗣后的诉讼中又纳入专利保护范围。从专利商标局授权的角度看,其代表公众的利益,申请人通过修改限缩其权利要求从而放弃部分可专利客体,其是在此基础上而授予专利权。从专利授权的契约理论角度看,授予专利权的对象是已被修改限缩后的权利要求所指向的技术方案,而不是修改之前的技术方案,已被放弃的内容不能再通过等同理论这一途径“曲线救国”。可以设想,如果允许此种做法,那么申请人可以在申请审查阶段应审查员要求而修改限缩其权利要求以获取专利授权,又可以在嗣后的诉讼阶段利用等同理论把原先已放弃的内容纳入专利保护范围,这种“两全其美”、两头得利的局面,显然对申请人是一种纵容、对社会公众利益是一种伤害,甚至可能危及专利制度的有效运行,因此用所谓的申请历史禁止反悔制度进行反制,是一种自然的、必然的政策选择。
  二、限缩性修改在费斯托案中,联邦最高法院认为,专利权人应当举证证明对权利要求的修改没有放弃特定的争议等同物。专利权人作为权利要求文字的作者,被期望撰写出包含已知等同物的权利要求。如果专利权人通过修改决定缩小权利要求,可被视为放弃了原权利要求与修改后权利要求之间的领域。但在某些案件中,修改不能被视作放弃了特定等同物。等同物可能在申请时是不可预见的,修改的原因可能与争议等同物没什么关联,或者专利权人不能合理地被期待能够描述非实质性的争议替换物。在这些案件中,专利权人可以推翻申请历史禁止反悔禁止适用等同的推定。当修改原因与可专利性相关时,问题不是禁止反悔是否适用,而是修改放弃了什么领域。禁止反悔并不是完全禁止主张等同,问题在于原告是否能够证明缩小的修改并没有放弃特定的等同物。[7]有学者根据费斯托案进行了总结,将权利要求修改导致申请历史禁止反悔适用归纳为以下五步:1.权利要求的修改是否为限缩性的。如果修改并非限缩性的,申请历史禁止反悔就不适用,专利权人就可以主张适用等同理论来确定其专利保护范围。2.如果修改是限缩性的,接着就要看专利申请历史档案是否披露了修改的原因。如果没有披露修改原因,法院可以推定申请历史禁止反悔是可以适用的。3.如果申请历史档案披露了权利要求修改原因,接着要判断此原因是否与可专利性的要求相关。如果修改原因与可专利性是无关的,那么申请历史禁止反悔就不适用、专利权人可以主张适用等同理论来确定其专利保护范围。4.如果申请档案披露的权利要求修改原因与可专利性是相关的,就可以推定申请历史禁止反悔可以适用,但专利权人可以推翻此种推定。此时,专利权人必须证明在其修改权利要求时不能期待本领域普通技术人员撰写出一个字面上包含所主张等同物的权利要求,证明途径有:(1)等同物在专利权利要求修改时是不可预见的;(2)修改的理由与涉讼等同物是不相干的;(3)其他的证明专利权人不能合理地被期待描述涉讼等同物的理由。如果专利权人可以证明任何上述一条理由存在,则不能用申请历史禁止反悔去限制等同理论的适用。5.如果专利权人不能证明存在上述任何一条理由,则可以用申请历史禁止反悔去限制等同理论的适用。但是,要判断涉讼的技术特征是否在修改后权利要求与修改前权利要求相差别的放弃范围之内,只有涉讼技术特征处于所放弃客体的范围之内的情况下才能限制等同理论的适用。如果涉讼技术特征处于所放弃客体的范围之外,可以考察该特征与修改后权利要求技术特征是否等同。[8]
  借鉴上述理论,按照案件审理的一般进程,修改所导致的申请历史禁止反悔的适用主要依次考察以下问题:1.对权利要求的修改是否缩小了权利要求的覆盖范围、何谓限缩性的修改;2.所主张的等同物是否在修改放弃的范围之内;3.修改权利要求的原因是否与可专利性相关;4.专利权人是否有相反理由以推翻申请历史禁止反悔的推定适用。
  根据申请历史禁止反悔的一般原理,只有对权利要求的修改缩小了原先权利要求的范围时,才能适用禁止反悔,因为如果修改权利要求没有导致权利要求覆盖范围的缩小,那么也就不
  存在放弃前后权利要求之间的范围一说了,如果没有被放弃的客体,就不存在用禁止反悔去限制专利权人的前提和必要。联邦最高法院在费斯托案中明确表示,申请历史禁止反悔只有在修改是为了确保专利获得授权以及修改缩小了专利的范围时才能适用。如果修改确实是修饰性的,就不会缩小专利权范围、不会引发禁止反悔。[9]联邦巡回上诉法院也多次在不同的案件中表示,在决定权利要求的修改是否会导致适用禁止反悔时,法院首先必须决定专利权人的修改是否缩小了专利权利要求的文字范围。[10]综合英思特泡沫公司诉环球泡沫公司案、[11]CAE公司诉菲尔德勒公司案、[12]泽康公司诉斯坦利公司案可以看出,[13]不管是从属权利要求改写为独立权利要求,还是独立权利要求改写为从属权利要求,司法实践中并未演化出一项认为其是否应受到申请历史禁止反悔限制的一般规则,撰写方式这一形式上的变动不是关键所在,而仍应依据申请历史档案、权利要求文字本身、说明书及附图,来确定申请人究竟在申请阶段是否确实放弃了某些可专利客体,并据此来确定申请历史禁止反悔适用与否。判例表明,删除原权利要求、增加新的权利要求,就两者之间的范围适用等同理论,仍要受到申请历史禁止反悔的限制。[14]在增加的权利要求之客体和删除的权利要求之客体之间不存在任何关联的,就不存在放弃两者之间范围的可能性,所谓的禁止反悔就没有适用空间。[15]另外,申请历史禁止反悔的适用,不以认定构成等同为前提,反而可以先决定禁止反悔是否适用、在禁止反悔不适用的情况下再去判断是否构成等同,因为一旦禁止反悔可以适用,等同与否实际就不再重要了,即使认定构成等同,也要受到禁止反悔的限制。对于在权利要求中增加全新的技术特征,道理也是同样的,一般而言并无禁止反悔的适用空间。[16]并且,法院在认定申请历史禁止反悔限制了等同理论适用的时候,并不以被告产品已经在等同理论下落入原告专利权保护范围为前提,即只要认定禁止反悔是适用的,不管被告产品是否在等同理论下落入原告专利权保护范围,禁止反悔均可限制等同理论的适用,因而事先去认定适用等同理论显得有些多余。[17]
  三、修改与可专利性
  修改与申请专利的发明技术方案的可专利性之所以相关,源于发明制度本身的特点和目的。一项发明要获得专利授权,必须经过专利局关于申请专利的技术方案是否具有实用性、新颖性、非显而易见性(创造性)的审查,还要审查权利要求是否得到说明书的支持、专利文件对发明的披露是否充分等,任何一个方面没有达到要求,即均不能授权。在周边限定制权利要求制度之下,专利权的范围由权利要求文字并结合说明书和附图进行确定,理论上具有十分明确的法律边界,但由于其实际上仍具有不确定性(一旦进入到诉讼,便表现出来,专利诉讼中的首要问题便是厘定专利权的保护范围),导致诉讼阶段需要借助等同理论来保护发明专利的实质部分以避免专利欺诈。可以说,专利诉讼主要是围绕专利权的保护范围而展开的,等同理论、申请历史禁止反悔,均是围绕着如何确定权利要求的保护范围而产生、发展、运用,等同理论是对文字范围的扩张,申请历史禁止反悔为避免等同理论走得太远而予以限制,两者的适用力度以及两者之间的关系,决定着权利要求范围的伸与缩。也正因于此,申请历史禁止反悔中的修改,只不过是一个工具而已,由权利要求的修改作为切入点来适用禁止反悔,无疑使其更具有实证基础,以显示申请历史禁止反悔是基于权利人的处分而非空中楼阁。从这个角度看,何种修改具有法律意义,应当进行甄别,那些申请过程中申请人对文件的纯属程序性、修饰性的文字修改,一般不可能对嗣后专利诉讼案件中专利权的保护范围之确定产生实质影响,也就失去了讨论的意义,而那些与实用性、新颖性、非显而易见性相关的修改,实质上影响到发明是否可以获得专利授权、影响到专利权保护范围的确定,与嗣后的专利诉讼存在极大关联,因而才是申请历史禁止反悔适用时应予考虑的重点。
  在费斯托案中联邦最高法院认为,禁止反悔不会在专利申请进行过修改的每一场合都适用,而是适用于与可专利性存在实质性关联的修改,即使修改的目的与可专利性无关,法院也可能考虑此种修改是否适用禁止反悔原则。当修改是为了保证专利获得授权而且修改缩小了专利的范围,就会引发禁止反悔。如果一项《专利法》第112条意义上的修改确实是一种美化妆点,那么它并不会缩小专利的范围,也不会引发禁止反悔。从另一方面讲,如果此种修改是必须的而且缩小了专利范围,那么即使其目的是为了更好地描述发明,禁止反悔也是可以适用的。[18]
  对该案的解读,必须注意最高法院措辞中的微言大义。首先,最高法院认为禁止反悔不会在专利申请进行过修改的每一场合都适用,而是适用于与可专利性存在实质性关联的修改,但最高法院意图并非对此进行定义,也不想罗列可能导致禁止反悔适用的每个原因。其次,最高法院认为其想表达的观点是即使修改的目的与可专利性无关,法院也可能考虑此种修改是否适用禁止反悔原则。显然,最高法院在此处对修改和修改的目的是作了区分的。就修改与可专利性必须存在实质性关联而言,并不考虑申请人修改时的主观状态,而是从审查员的视角出发、审查员认为这种修改与发明的可专利性是实质相关的,比如修改前难以授权,而修改后却可以授予专利权,那么这种修改当然可以认为与可专利性存在实质关联。如果修改与发明的可专利性相关,意味着这种修改涉及发明的实用性、新颖性、非显而易见性,已经影响到专利审查员对此的判断、修改与否将影响到专利是否授权,如修改后专利即获得授权,对于这种修改法院就可以适用禁止反悔去限制等同理论在专利诉讼中的运用。
  联邦最高法院之所以认为即使修改的目的与可专利性无关仍可能考虑适用禁止反悔,原因在于与可专利性相关的修改中,有的修改目的是与可专利性相关的,但有的修改目的却与可专利性无关。但联邦最高法院的观点是并不考虑申请人修改时的主观心理状态,只要修改影响到了审查员授权与否的判断,即认为是与可专利性相关。其背后的原因可能是:首先,申请人修改的主观动机无法客观探知,存在严重的信息不对称,如果考虑其主观动机,法律标准把握几乎是难以完成的任务;其次,审查员进行判断时,并不考虑申请人修改权利要求的主观动机,只考虑修改后的发明技术方案是否符合可专利性的标准,那么在此后的诉讼阶段引入主观动机显然不适当;再者,由于主观动机无法记录在案并予以公示,如果引入主观动机的考量因素,专利诉讼阶段申请人(专利权人)甚至可以根据诉讼情势随意编造对其有利的修改主观动机,这显然于社会公众不利。
  所以,在理解适用禁止反悔要求修改必须与可专利性相关时,必须清楚法院关注的是修改本身是否与可专利性相关,亦即申请人修改的客观外部效果,而并不考虑申请人修改的主观动机。申请人如果在诉讼中明确其修改的目的与可专利性相关,可方便法院查清和确认事实,但即使修改目的与可专利性无关,也并不影响修改与可专利性关联性的判断。比如在劳洛公司诉索尼公司案中,联邦巡回上诉法院明确指出,当申请人针对审查员基于现有技术的反对意见作出修改后,不能抗辩说修改具有其他的理由以躲过适用禁止反悔,审查修改的原因,目的是查清究竟何种客体被放弃了。[19]言外之意,修改的主观原因并不重要,修改的客观效果才是真正需要关注的。
  一个很重要的问题是:为什么要求修改必须与可专利性相关,才可适用禁止反悔,或者说,为什么修改如果与可专利性无关就不能适用禁止反悔。可能的原因是:1.如果修改确实与

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