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【期刊名称】 《法律适用·司法案例》
美国专利等同侵权判定的“三步法”及其启示
【作者】 徐卓斌
【作者单位】 上海市高级人民法院知识产权庭{审判员,法学博士}
【分类】 专利法【中文关键词】 等同;功能;手段;效果
【期刊年份】 2018年【期号】 8
【页码】 106
【摘要】 在判定功能是否实质相同时,首先要确定何谓功能,不能将其他因素如手段读入功能中去;如果被控产品的相应技术特征虽然具有权利要求所明文指出的功能,但并不具有技术特征的固有功能,仍不能认定为具有相同的功能。如果被控产品或方法与原告专利技术方案在技术实现路径上存在明显差异,可认定手段不同;技术手段是否相同,更多地是技术事实本身的问题,更需借助技术专家的力量。认定效果是否实质相同,可与技术方案目的结合考虑,不必拘泥于技术方案所达到的具体效果。不能以效果相同倒推功能和手段也相同,功能、手段、效果三项要素必须逐一考虑,一般不应进行相互之间的推定。
【全文】法宝引证码CLI.A.1240463    
  在等同理论下是否落入专利权保护范围的判定中,“功能-手段-效果”(function-way-result)三步测试法是一个历史悠久的判断方法,其基本含义是:被控产品或方法,是否以与专利发明实质相同的手段、实施实质相同的功能、获得实质相同的效果。如果答案是肯定的,即可认为被控产品或方法落入了原告专利权保护范围。在1817年判决的一起关于制钉机的专利案件中,美国巡回法院就使用了类似于“功能-手段-效果”测试的判断方法。[1]
  一、主要相关案例
  案例一:欧福海公司诉盛柏林公司案
  [基本案情]原、被告均生产销售遥控车库门系统,盛柏林公司是专利权人。遥控车库门系统包括手持信号发射器以及带有信号接收处理装置的电动马达门,使用时通过发射器发射信号,信号接收器收到信号后,其处理器会向马达发出指令,从而实现开门或关门。处理器需在程序和操作模式间进行切换,涉案专利权利要求载明“一个与处理器相连的存储选择开关”,双方就这一技术特征发生争议。
  [裁判观点]一审法院将这一技术特征解释为与处理器相分离的机械开关,而涉案产品并没有机械开关,而是通过软件实现开关功能,因此从字面上并未落入专利权保护范围。一审法院同时认为在等同理论下也未落入专利权的保护范围,因为存储选择开关的功能是通过使用连接在处理器上的开关,允许进行信号代码存储位置的选择,而涉案产品并不能进行这种选择。联邦巡回上诉法院不认同一审法院的观点,认为将“通过使用连接在处理器上的开关”纳入到功能中是错误的,这属于手段而不是功能,这样做会将技术特征限制在其字面含义内。联邦巡回上诉法院认为,涉案专利的权利要求并没有任何明确的结构性特征以排除软件。根据专家证言,在计算机科学中,软件处理方式与硬件处理方式是可以互相转换的,使用硬件开关还是软件开关来控制处理器,完全是一个设计选择的问题。这就意味着,本领域普通技术人员认为这两种方式(使用硬件或软件)是可以互相替换的。涉案专利权利要求和说明书的用语已经明确,存储选择开关的功能是选择存储位置,其手段是使用一个机械开关,使用机械开关是实现存储位置选择功能的手段,并非功能本身。开关包括电子开关和机械开关,涉案产品使用电子(软件)开关达到了存储位置选择的功能。联邦巡回上诉法院认为,一审法院认为涉案产品不包含存储选择开关的等同物的判决是错误的。[2]
  案例二:阿博利斯公司诉梅恩公司案
  [基本案情]涉案专利为一种人畜皆可用的镇静剂药物,这种药物是一种包含异丙酚或二异丙基苯酚的油水混合可注射乳剂。应美国食品药品监管局的要求,为解决病人药物输液后的感染问题,原告着手解决药物的细菌污染问题,方案是在其中加入保护剂以减缓细菌的生长。经实验,乙二胺四乙酸盐二钠效果显著。原告就改进后的配方也申请了专利且均获得授权。ESI公司在原告配方的基础上,寻求替换乙二胺四乙酸盐二钠作为保护剂的化学物质,以期获得新的专利,最终通过实验找到了二乙烯三胺五乙酸作为替代物。ESI公司基于此提起了简略新药申请(ANDA,无需临床试验即可获批),被告梅恩公司作为ESI公司的受让人也提出了简略新药申请,并均向阿博利斯公司发信告知,阿博利斯公司随即提起诉讼,法院将两起诉讼并案审理。
  [裁判观点]本案中争议的技术特征便是乙二胺四乙酸盐,一审法院将其解释为“乙二胺四乙酸及其结构上相关的化合物,不管它们是如何合成的”,并在此基础上认定构成相同及在等同理论下落入专利权的保护范围。被告不服提起上诉,联邦巡回上诉法院认为本案字面上落入专利权保护范围并不成立,但在等同理论下落入专利权的保护范围。关于在等同理论下落入专利权的保护范围是否成立的问题,各方对“功能-手段-效果”分析中的功能和效果因素实质相同无异议,但被告梅恩公司认为,其所使用的二乙烯三胺五乙酸,所实现效果的手段不同于原告使用的乙二胺四乙酸盐,一审法院将专利权利要求相关技术特征所使用的手段解释为“金属离子螯合”是错误的,正确的解释应包含三方面:经过螯合的特定金属离子、螯合过程中所形成的键的力量、稳定常量,后者比前者范围更窄。联邦巡回上诉法院则不认同,其认为在案证据显示,涉案两种保护剂作为杀灭细菌的成分,均通过金属离子螯合手段发挥作用。原告在其专利说明书中称乙二胺四乙酸盐为金属离子螯合剂,被告在其向食品药品监管局陈述时称二乙烯三胺五乙酸是有效的杀菌剂,因其能螯合二价金属离子。据此,联邦巡回上诉法院认为二乙烯三胺五乙酸也是通过金属离子螯合来抑制细菌生长,并且这一认定得到了庭审中的专家证言以及被告向食品药品监管局所提交专家报告的验证,最终认定两者发挥作用的手段是实质相同的。[3]
  案例三:哈利·斯赫尔诉瑞格游艇公司案
  [基本案情]发明人斯赫尔的专利是关于一种滑行式船只的船壳,船首和船尾之间有一个阶梯式设计,龙骨基本上是扁平的或凹形的而非V形。这种结构配置,目的是在保持稳定性的同时提高船只机动性能。在船只前进时,船首产生的波浪会导致船尾部分在波浪之上运行,产生类似于冲浪板的效果,从而提升其机动性能和效率。争议权利要求在于关于龙骨的描述“V形首部龙骨”、“大体上扁平的尾部龙骨”,被控产品的尾部则是凹形的、倾斜角度为12°。
  [裁判观点]一审法院将“大体上扁平”解释为“基本上水平”,虽然大体上扁平并非绝对平坦,但被告产品的尾部属于V形,V形并不能被认为是扁平的,从而认定既不构成从字面上落入专利权保护范围、也不构成在等同理论下落入专利权的保护范围。原告上诉认为,一审法院对“大体上扁平”的解释过于狭窄,如果将权利要求、说明书、申请历史综合起来考虑,那么“大体上扁平”不应是完全扁平的意思,而且被告在其产品推广中也称扁平是一个相对而非绝对的概念。联邦巡回上诉法院认为,结合原告专利权利要求、说明书和申请历史,其已将V形龙骨和大体上扁平的龙骨进行了区分,而且在原告早先申请的一个专利中,其将倾斜角度为12-18°的龙骨描述为V形龙骨,这意味着12°倾斜的龙骨并不能称为大体上扁平的龙骨。原告在上诉中还认为,被告产品实现了原告专利技术方案能够的效果,因此可以推定被告的船只特别是其尾部龙骨,以相同的方式实现了相同的功能。联邦巡回上诉法院认为,等同理论并不是专利权人基于其怀疑而获得陪审团审理的法宝,等同理论只是特殊情况下的有限救济,其举证责任在于主张方。本案中原告没有完成举证责任,因此维持一审法院未认定构成在等同理论下落入专利权保护范围的判决。[4]
  二、功能
  功能作为“功能-手段-效果”测试的一项要素,是要求判断从本领域普通技术人员角度看,被控等同物是否发挥着与专利发明中有关具体技术特征实质相同的功能。
  (一)功能的确定
  要进行功能的比较,首先必须确定权利要求技术特征的功能。但功能的确定并非易事,因为权利要求中往往并不会明文写明某技术特征的具体功能,“功能-手段-效果”测试方法毕竟是等同的判断方法之一,如果功能已经明确写在权利要求中成为技术特征的一部分,那就可以进行直接的比较,而无需借助“功能-手段-效果”测试方法这种间接的方法。因此,如何来确定某一技术特征的功能,可能影响到“功能-手段-效果”测试方法的运用,并进而影响是否构成等同的判断效果。从前述欧福海公司诉盛柏林公司案可以看出,联邦巡回上诉法院认为至少就功能而言,涉案产品的电子开关与涉案专利中的机械开关并无实质区别。本案的法律意义在于,在确定某技术特征的功能时,不能将其他因素如手段等读入到功能中去,否则将不当地增加限制,从而缩小权利要求的范围。
  (二)技术特征的固有功能
  实践中可能会出现这种情况:被控产品的某一技术特征实现与权利要求中相应技术特征已记载的相同的功能,但是却不具备权利要求中技术特征的未记载的固有功能,此时如何认定功能相同或等同?也就是说,考虑技术特征所实现的功能时,是否要将其内在的固有功能考虑进去,如果考虑进去,势必将缩小权利要求的保护范围。在希尔公司诉KCI公司案中,一审法院根据字典进行解释,赋予权利要求并未明确提及的功能。联邦巡回上诉法院认为,在判断是否构成等同时,不能仅考虑权利要求中明确写明的功能而忽视术语本身固有的功能性特征。[5]本案中联邦巡回上诉法院的观点很明确,就是必须考虑技术特征的固有功能,如果被控产品的相应技术特征虽然具有权利要求所明文指出的功能,但并不具有技术特征的固有功能,那么仍不能认定为具有相同的功能,因为毕竟被控的等同物缺少了技术特征内在固有功能这一部分,也就不能认定为两者相同或实质相同。这就意味着,考虑技术特征功能时,必须将权利要求中写明的功能和技术特征本身具有的内在功能同时考虑,因为只要是内在的固有功能,该功能总归会存在或发挥作用,而不能机械地只考虑权利要求写明的功能,否则将不适当地扩大专利权的保护范围。另外,通过该案也可以发现,所谓的内在固有功能的确定,也要通过对权利要求用语的解释,并且结合专利说明书,才能确定其固有功能的具体内容。
  (三)额外的功能
  实践中还可能会遇到这种情况:进行功能比对时,被控产品的功能多于专利权利要求相应技术特征的功能,此种情况是否属于功能实质相同呢?联邦巡回上诉法院的观点是仍属实质相同的功能。梅尔斯公司诉沙顿公司案中,联邦巡回上诉法院认为,等同理论用于防止对权利人发明的掠夺行为,并用于防范因拘泥于文字而可能导致的非正义。专利发明的技术特征和功能,而非被控产品的技术特征和功能,才是等同理论的判断基点。在等同理论下落入专利权的保护范围,并不因被控产品比专利发明实现更多功能而不成立。[6]
  三、手段
  在判断是否构成在等同理论下落入专利权的保护范围时,手段的实质相同具有重要的意义。[7]如果被控的技术方案与专利发明之间,其相应技术特征具有实质相同的功能、获得实质相同的效果,但其实现手段却不相同或实质相同,那么两技术特征仍不能认定为等同。在功能、手段、效果这三个判断要素之中,恰恰手段是最能体现一个技术方案的技术特点的,手段最能体现技术方案如何达到发明效果、最能展现专利发明的工作原理。
  (一)不同的手段
  珀金埃尔默公司诉西屋电气公司案中,联邦巡回上诉法院认为,判断等同的关键在于专利发明与被控产品是否以实质相同的手段运行,如果答案是否定的,那么就不能认定为在等同理论下落入专利权的保护范围。对于两个相关上诉理由:1.被控产品与专利发明基于相同的概念;2.涉案两种手段对于本领域普通技术人员而言是可相互替换的,联邦巡回上诉法院认为,专利中的技术手段能够实现的功能多于被告产品,但被告产品借助于其他技术手段实现同意功能,两者是实质不同的。而对于可相互替换性,原告并没有提交相应证据。[8]可见,认定手段之相同与否,关键还是技术问题,如果被控产品或

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